Вопрос
Между двумя организациями были заключены договоры на выполнение опытно-конструкторских работ. По одному договору результатом испытаний стал опытный образец, признанный не патентоспособным, по второму договору на опытный образец подана заявка на патент, но результат будет известен через год или больше. В настоящее время планируется запустить указанные опытные образцы в производство силами Исполнителя.
По условиям договора, если не буден создан патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, то все права на результаты работ принадлежат Заказчику, а в случае, если будет создан объект патентных прав, но соглашение еще не подписано, то до его подписания Заказчик вправе использовать результат интеллектуальной деятельности, а Исполнителю принадлежат все права, включая право на использования и получения дохода от такого использования.
Вопрос: возможно ли на данном этапе заключить между обоими организациями соглашение о распределении доходов от совместного использования результата интеллектуальной деятельности при отсутствии совместного патента на промышленные образцы?
Ответ
Заключение соглашения о распределении доходов от совместного использования результата интеллектуальной деятельности, при отсутствии совместного патента на промышленные образцы, в силу принципа свободы договора (п. 1 ст. 420 ГК РФ) возможно.
По общему правилу заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд (п. 2 ст. 772 ГК РФ). Последнее означает, что исполнитель не имеет права (если в договоре не предусмотрено иного), к примеру, передать исключительное право на результат работы третьему лицу.
При этом первоначально право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит их автору (п. 1 ст. 1357 ГК РФ), то есть исполнителю. Чтобы патент смог получить заказчик, нужно предусмотреть обязанность исполнителя передать такое право: в договоре НИР или ОКиТР или в отдельном договоре об отчуждении права на получение патента.
В настоящее время патент на промышленные образцы отсутствует. Однако, стороны не лишены возможности заключить соглашение о распределении доходов от совместного использования результата интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 420 ГК РФ).
Дополнительно Вы можете ознакомиться:
Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист»
«Закон предоставляет возможность сторонам договора НИР или ОКиТР самостоятельно определить в нем пределы и условия использования полученного результата работы (п. 1 ст. 772 ГК РФ).
Результат работы в договорах НИР и ОКиТР – это результат творческой (интеллектуальной) деятельности автора(например, научное исследование в договоре НИР или образец нового изделия в договоре ОКР), который при соблюдении определенных условий находится под соответствующей правовой охраной действующего законодательства. Однако чтобы права заказчика на результат работы были защищены наиболее полно, в договоре НИР или ОКиТР важно закрепить пределы и условия использования полученного результата.
На какие нормы закона нужно сослаться в случае спора
В первую очередь нужно обратиться к нормам главы 38 Гражданского кодекса РФ. По общему правилу заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд (п. 2 ст. 772 ГК РФ). Последнее означает, что исполнитель не имеет права (если в договоре не предусмотрено иного), к примеру, передать исключительное право на результат работы третьему лицу. Договор о передаче такого исключительного права, заключенный между исполнителем и третьим лицом, суд признает недействительным.
Кроме того, стороны договора НИР или ОКиТР получат дополнительные права, если в результате выполнения договора созданы объекты, которым действующее законодательство предоставляет правовую охрану как результатам интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1225 ГК РФ). Ими могут быть:
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- программы для ЭВМ;
- базы данных;
- селекционные достижения;
- топологии интегральных микросхем;
- секреты производства (ноу-хау).
В таком случае заказчик сможет пользоваться правами, закрепленными в разделе VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» Гражданского кодекса РФ (п. 3 ст. 772 ГК РФ).
167.621 (11,17)
Внимание! Чтобы заказчик смог воспользоваться правами, закрепленными в разделе VII Гражданского кодекса РФ, полученные результаты работы должны соответствовать установленным критериям. Только при их наличии результаты подлежат правовой охране.*
Так, чтобы изобретение подлежало правовой охране, оно должно отвечать критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости (п. 1 ст. 1350 ГК РФ), полезная модель – новизны и промышленной применимости (п. 1 ст. 1351 ГК РФ), промышленный образец – новизны и оригинальности (п. 1 ст. 1352 ГК РФ). Кроме того, для промышленного образца установлены Рекомендации по проверке его новизны и оригинальности, утвержденные приказом Роспатента от 31 марта 2009 г. № 48.
При этом необходимо помнить о том, что охраняемым результатом интеллектуальной деятельности может быть не сам результат работы, на который был направлен договор НИР или ОКиТР, а его составная часть. Например, вместе с образцом нового изделия может быть создана программа для ЭВМ, предназначенная для работы с изделием. Причем такая (самостоятельно охраняемая) часть результата работы может получиться и незапланированно.
167.622 (11,17)
Внимание! Если результатом работы стали изобретение, полезная модель или промышленный образец, то заказчику необходимо получить соответствующий патент. Иначе заказчик не будет иметь исключительных прав на них.
Это связано с тем, что первоначально право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит их автору (п. 1 ст. 1357 ГК РФ), то есть исполнителю. Чтобы патент смог получить заказчик, нужно предусмотреть обязанность исполнителя передать такое право:
- в договоре НИР или ОКиТР;
- в отдельном договоре об отчуждении права на получение патента.
В таком случае будет соблюдена письменная форма договора (п. 3 ст. 1357 ГК РФ).
Если заказчик не получит патент (не станет патентообладателем), то он не будет иметь исключительного права использования полученного результата и не сможет распорядиться таким правом.
131.3301 (11,17)
В итоге исполнения договора ОКиТР была получена полезная модель, создание которой не было предусмотрено договором. Исполнитель отказывается заключить договор об отчуждении права на получение патента. Можно ли обязать исполнителя передать исключительные права на полученную полезную модель?
Если иное не предусмотрено договором, то обязать исполнителя не получится в силу принципа свободы договора (п. 1 ст. 420 ГК РФ).
Заказчик будет вправе использовать полезную модель (изобретение, промышленный образец) лишь в целях, для достижения которых был заключен договор ОКиТР, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента (см., например, постановление ФАС Московского округа от 4 марта 2009 г. № КГ-А41/13379-08 по делу № А41-9868/08, определением ВАС РФ от 17 июня 2009 г. № ВАС-7671/09 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора). При этом за такое использование не нужно будет уплачивать дополнительное вознаграждение. Даже если исполнитель передаст право на получение патента третьему лицу или заключит с последним договор об отчуждении патента, то заказчик сохранит право использования полезной модели (изобретения, промышленного образца) на указанных условиях (п. 1 ст. 1371 ГК РФ).
Такое же правило установлено и в отношении программ для ЭВМ, баз данных (п. 1 ст. 1297 ГК РФ), топологии интегральной микросхемы (п. 1 ст. 1462 ГК РФ) и секрета производства (ст. 1471 ГК РФ).