Работник, потенциально создаст в будущем служебное изобретение

19

Вопрос

Для правовой охраны служебного изобретения, полезной модели и/или промышленного образца просим оказать консультацию по следующим вопросам: 1) работник, потенциально создаст в будущем служебное изобретение, полезную модель и/или промышленный образец. В этой связи с работником требуется перезаключить, либо внесении дополнения в трудовой договор (бессрочный). Просим предоставить проект такого трудового договора, а также сопутствующих документов, закрепляющих правовое положение сторон. Также просим, в качестве консультации, предоставить информацию о наиболее значимых положениях трудового и гражданского законодательства, которые следует закрепить в трудовом договоре. 2) просим проконсультировать по вопросу целесообразности определения отдельного порядка по выплате вознаграждения работнику в связи с созданием им служебного изобретения, полезной модели и/или промышленного образца, либо достаточным будет указание в трудовом договоре о том, что такое вознаграждение входит в заработную плату, предусмотренную трудовым договором.

Ответ

Лучше подписать с работником приложение к трудовому договору, по которому Работник соглашается, что выплачиваемая ему в соответствии с трудовым договором в период работы у Работодателя заработная плата включает все вознаграждение за использование Работодателем или любыми другими лицами с согласия Работодателя любых служебный произведений, в том числе после прекращения действия Трудового договора с ним. Работник не вправе требовать каких-либо дополнительных выплат за использование служебных произведений или передачу прав на них.

В письме Минобрнауки РФ от 09.02.2011 № АП-105/07 имеются Методические рекомендации по закреплению за высшими учебными заведениями прав на использование произведений и иных объектов интеллектуальной собственности. В данных рекомендациях находится образец приложения к трудовому договору о служебных произведениях, в котором как раз используется аналогичная фраза.

Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом (п. 4 ст. 1370 ГК РФ).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Статья: Работник создал служебное изобретение. Какой способ расчета авторского вознаграждения удобнее для компании

«Многие производственные компании немало внимания уделяют развитию собственных научно-технических разработок, которыми занимаются специальные отделы или отдельные сотрудники. Как правило, за выполнение исследовательских функций компания выплачивает им обычную зарплату по трудовому договору. Если же работник (или группа работников, например, инженерный отдел) создает служебное изобретение (п. 1 ст. 1370 ГК РФ), возникает вопрос о выплате авторского вознаграждения. Значимость решения этого вопроса для компании обусловлена не только необходимостью мотивации работников. Работодателю желательно заранее, еще до момента фактического создания изобретения, понимать, на что вправе рассчитывать автор-работник по закону, какие расходы может понести компания, как заранее спланировать размер выплат и можно ли их минимизировать. К тому же, если система выплат будет прозрачна и понятна работникам, это позволит избежать конфликтов с ними. Несмотря на то что вопрос во многом носит экономический характер, участие юриста в принятии решения о выборе системы выплат поможет выбрать наиболее эффективный и удобный для компании способ расчета авторских вознаграждений.

Nota bene!

Вознаграждение, рассчитанное по закону № 2213‑1, компания должна выплатить автору до 1 апреля года, следующего за годом, в котором использовалось изобретение (п. 3 ст. 32 закона № 2213‑1). При нарушении сроков автор может взыскать с патентообладателя пени в размере 0,04 процента от причитающейся суммы за каждый день просрочки (ст. 33 закона № 2213-1,определение Свердловского областного суда от 01.09.11 по делу № 33-12521/2011, апелляционное определение Красноярского краевого суда от 28.11.12 по делу № 33-8830/2012).

Расчет вознаграждения на основе закона СССР невыгоден для большинства компаний

По закону, если размер, условия и порядок выплаты авторского вознаграждения не определены договором, эти вопросы решает суд (п. 5 ст. 1370 ГК РФ).

При недостижении согласия между компанией и работником суды обычно применяют положения закона СССР от 31.05.91 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР», далее – закон № 2213-1 (см., например, решение Советского районного суда города Челябинска от 20.01.12 № 2-173/2012, опубликовано на www.gcourts.ru). Но расчет вознаграждений по закону СССР имеет множество недостатков.

Выплаты могут получиться неоправданно высокими. Законом № 2213-1 предусмотрены следующие размеры вознаграждений за создание и использование служебного изобретения. Во-первых, поощрительное вознаграждение за создание служебного изобретения в размере не менее одного среднемесячного заработка работника данного предприятия (п. 5 ст. 32 закона № 2213-1). Во-вторых, вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента в размере 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования. Если же полезный эффект от изобретения невозможно определить через прибыль или доход, то вознаграждение выплачивается в размере не менее 2 процентов от доли себестоимости продукции (работ, услуг), приходящихся на данное изобретение (п. 1 ст. 32 закона № 2213-1). В-третьих, вознаграждение за использование изобретения может быть рассчитано от выручки от продажи лицензии на его использование: размер его составляет не менее 20 процентов такой выручки (п. 1 ст. 32 закона № 2213-1).

Выплаты, рассчитанные таким образом, могут оказаться значительными (кстати, как раз поэтому в случае возникновения споров авторы обычно пытаются взыскать вознаграждения именно на основании данных норм), так что указанный способ расчета часто невыгоден, особенно для крупных компаний. Но это не единственный недостаток вышеназванного варианта.

Методика расчета является недостаточно определенной. На практике при применении положений закона № 2213-1 появляется немало вопросов. Например, как в контексте закона рассчитывать прибыль (доход)? В целях налогообложения прибыль понимается как доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, к которым относятся в том числе суммы налогов и сборов (ст. 247264 НК РФ). Если исходить из налогового понятия прибыли, то взаконе № 2213-1 имеются в виду не просто доходы, которые получила компания от использования изобретения, а доходы, уменьшенные на величину расходов.

Не самые сложные вопросы, которые здесь возникают, заключаются, например, в том, как учитывать общепроизводственные и общехозяйственные расходы предприятия (если вообще их учитывать) и принимать ли в расчет стоимость давальческого сырья, если такое используется. Задача усложняется, если изобретение не является новой продукцией, а только улучшает характеристики отдельной детали уже производимого товара. Тогда расчет прибыли нужно производить лишь в отношении этой усовершенствованной детали, а не целой единицы продукции. Например, если изобретение касается геометрии крыла летательного аппарата, то и расчет экономического эффекта должен производиться в отношении крыла, а не всего летательного аппарата в целом. При этом совершенно не ясно, как рассчитать прибыль от использования конкретного объекта и вычленить из нее часть доходов, приходящихся на одну из частей объекта (изобретение), а также рассчитать затраты на создание конкретно этой части. Специальных методик не существует.

Закон предусматривает возможность расчета вознаграждения не только от прибыли (например, если суд не может ее установить), но и от доли себестоимости продукции, приходящейся на изобретение (п. 1 ст. 32 закона № 2213-1, кассационное определение Ярославского областного суда от 19.12.11 по делу № 33-7792). Но и в этой ситуации может быть не ясно, как рассчитать себестоимость усовершенствованной детали конструкции (того же летательного аппарата). Брать за основу расчета всю конструкцию нельзя, поскольку при ее изготовлении могли использоваться сотни изобретений. Тем самым при расчете вознаграждения по закону СССР компании сложно заранее оценить расходы на выплату вознаграждения, так как система расчета подобных выплат недостаточно прозрачна.

Nota bene!

В судебной практике встречается мнение, что прибыль в целях исчисления размера вознаграждения должна определяться не так, как указано в налоговом законодательстве. Так, в одном из дел суд решил, что при определении размера экономического эффекта из прибыли компании не нужно вычитать налог на прибыль, так как налог исчисляется из доходов, уменьшенных на сумму расходов, в перечень которых входит в том числе выплата авторского вознаграждения (определение Свердловского областного суда от 01.09.11 по делу № 33-12521/2011).

Заключение соглашения с работником поможет компании спланировать расходы

Кроме применения положений закона № 2213-1 у компании есть другой вариант действий. Лучше не ждать, пока работник потребует расчета выплаты по закону, а заключить с ним договор, в котором будут определены размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты (абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ).

Плюсы такого варианта очевидны: в договоре можно указать любой размер вознаграждения, который будет устраивать и компанию, и работника. Закон не обязывает как-то обосновывать сумму этой выплаты. При этом установленные законом СССР минимальные размеры применяться в таком случае не будут в силу действия принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ). Другими словами, работник после подписания соглашения уже не сможет потребовать выплаты дополнительных сумм, ссылаясь на положения закона № 2213-1 . Аргумент о том, что соглашения недействительны как заключенные под влиянием заблуждения (в частности, по причине отсутствия информации о величине процента от прибыли, исходя из которого рассчитывается вознаграждение по закону № 2213-1), также вряд ли переубедит суд (кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 27.09.10 № 33-8410/2010, решение Норильского городского суда Красноярского края от 23.07.10 № 2-1179/2010, опубликовано на www.gcourts.ru).

Кроме того, даже при определении в соглашении с работником порядка выплаты авторского вознаграждения по аналогии с положениями закона – в процентах от прибыли, в нем можно конкретизировать, как будет рассчитываться эта прибыль (кассационное определение Кировского областного суда от 10.03.11 по делу № 33-806).*

Nota bene!

Выплачивать вознаграждение автору должен именно работодатель – компания, в которой он работал на момент создания служебного произведения. Даже если права на патент уже переданы другому лицу по договору. Но эта обязанность может перейти к другой компании в порядке универсального правопреемства (апелляционные определения Московского городского суда от 10.10.12 по делу № 11-20971Свердловского областного суда от 01.09.11 по делу № 33-12521/2011,определение Пермского краевого суда от 24.09.12 по делу № 33-8255/2012).

До заключения соглашения нужно учитывать, что оснований для возникновения у работника права на авторское вознаграждение всего четыре. Это получение работодателем патента на служебное изобретение, принятие работодателем решения о сохранении информации об изобретении в тайне, передача работодателем права на получение патента третьему лицу и неполучение работодателем патента по поданной заявке по зависящим от работодателя причинам, например при пропуске срока на уплату пошлины (п. 4 ст. 1370 ГК РФ). Если же, например, ФИПС отказал работодателю в получении патента, у работника не возникает право на вознаграждение, поскольку нет самого объекта-изобретения. Поэтому, если работодатель собирается получать патент, решать вопрос о подписании договора и выплате вознаграждения можно уже после его оформления, чтобы исключить ситуацию, при которой в выдаче патента будет отказано, но при этом компания будет обязана платить работнику вознаграждение на основании подписанного с ним договора. Но возможен и еще один вариант – заблаговременно заключать с работниками договоры на любые создаваемые объекты интеллектуальной собственности, в которых указывать условия выплат.

В разработке собственной методики компании помогут другие действующие акты СССР

Работник, потенциально создаст в будущем служебное изобретение
Михаил Аландаренко, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Версия»

На практике мне доводилось разрабатывать систему вознаграждений за создание служебных изобретений и полезных моделей для одного из ведущих машиностроительных заводов. К концу 2000-х годов у завода имелось более 100 патентов на изобретения, при этом средний объем получаемых патентов составлял 10–12 в год. При получении каждого патента на служебное изобретение вставал вопрос о размере выплаты вознаграждения авторам – работникам завода.

Для создания системы выплат авторского вознаграждения было принято решение использовать не закон № 2213-1, а другой нормативный акт СССР – Инструкцию по определению размера вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, не создающие экономии (утверждена 15.01.74 Госкомизобретений СССР). Официально она не отменена и не имеет противоречий с Гражданским кодексом, а значит, может применяться. Согласно этой инструкции, размер авторского вознаграждения определяется в зависимости от значений четырех ключевых показателей: достигнутого положительного эффекта, объема использования, сложности решенной технической задачи, объема существенных отличий. В итоге была разработана система выплат с применением трех из указанных показателей (исключен показатель объема использования). Отправной точкой стал минимальный размер выплачиваемого вознаграждения, который умножается на определенный коэффициент по каждому из показателей. При этом коэффициент определяется коллегиально (лицами, установленными в положении) на основе оценки изобретения. Такая система внедрена и успешно работает на нескольких предприятиях. При этом компании не обязательно пользоваться именно указанной инструкцией: это лишь один из вариантов, который можно взять за основу.

Альтернативный способ расчета вознаграждения – разработка собственной методики

В некоторых случаях, например при большом количестве создаваемых служебных изобретений и достаточно высоких показателях прибыли, компания может принять решение самостоятельно разработать систему мотивации и выплаты авторского вознаграждения.

С этой целью компания вполне может разработать свою собственную методику расчета авторских вознаграждений за служебные изобретения. Главное, закрепить такую систему и порядок выплат в локальном нормативном акте (например, в специальном положении о порядке выплаты авторских вознаграждений за изобретения). Этот метод пока не получил широкого распространения. Но в практике уже есть примеры, когда суд признает правомерность использования компанией собственных методик расчета и порядка выплаты вознаграждений.*

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ.

Согласно положению по расчету и выплате авторских вознаграждений <_26_hellip3b_> (далее – положение), которое действовало в компании, вознаграждение выплачивается на основании соглашения с автором. По положению компания предлагает проект соглашения, а автор вправе с ним не согласиться и обратиться в специальную комиссию или в суд. Между автором и компанией был заключен договор, в котором отражен порядок расчета вознаграждения. Компания предложила автору к выплате вознаграждение, рассчитанное на основании этого соглашения. Но автор попытался оспорить положение в суде, мотивируя тем, что этот локальный акт препятствует ему выражать несогласие с принципами расчета вознаграждения и лишает свободы усмотрения в определении его размера. Однако суд счел, что положение не противоречит закону: в положении заложен принцип выплаты на основе соглашения, регламентирован порядок заключения этого соглашения и закреплено право автора не согласиться с порядком расчета и обратиться в комиссию или в суд. При этом работник не представил доказательств того, что он не был согласен с расчетом, предлагал свой вариант или обращался за разрешением спора. В иске было отказано (апелляционное определение Самарского областного суда от 27.03.13 по делу № 33-2851/2013).

Преимущества наличия в компании утвержденной методики расчета очевидны. Во-первых, она предоставляет компании возможность не использовать невыгодные расчеты по закону № 2213-1, во-вторых, минимизировать риск взыскания работником сумм, рассчитанных по ним, в случае недостижения согласия с работником при заключении договора. Но даже при наличии локального нормативного акта, который определяет методику расчета и порядок выплаты авторского вознаграждения в компании, для полного исключения рисков лучше заключать с работниками-авторами соглашения со ссылками на этот акт. При возникновении спора это будет дополнительным аргументом в пользу того, что работник согласился на выплату, рассчитанную в порядке, установленном внутренним актом компании. Кстати, при разработке системы выплат вознаграждений за создание служебных изобретений можно учитывать мировой опыт. Так, в большинстве стран Евросоюза вознаграждение выплачивается однократно (а не в виде роялти за каждый год использования) и его размер составляет сумму в пределах 10 тыс. евро. В Германии размер вознаграждения зависит и от занимаемой сотрудником должности: чем выше должность и больше вовлеченность специалиста в научно-технические разработки предприятия, тем ниже размер вознаграждения. Эта парадоксальная, на первый взгляд, система объясняется вполне логично: работник, имеющий прямые должностные обязанности по созданию наукоемких решений, уже получает за это компенсацию в виде оклада».

18.07.2016



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.