Владелец товарного знака безвозмездно передал в пользование другому юр лицу свой товарный знак

149

Вопрос

Владелец товарного знака безвозмездно передал в пользование другому юр лицу свой товарный знак. Кто кроме владельца ТЗ вправе предъявлять претензии к обоим юр лицам в сложившейся ситуации? Сам владелец ТЗ молчит, контрагент не возражает против того, что ему бесплатно предоставили материальные права. В настоящее время владелец ТЗ просто старается сделать ТЗ узнаваемым и хочет расширить сеть сбыта своей продукции. Чем владельцу ТЗ и его партнерам грозит такая ситуация? кто и насколько может их оштрафовать?

Ответ

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак любым не противоречащим закону способом, в том числе путем уступки товарного знака другому лицу по договору уступки товарного знака (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования товарного знака в установленных договором пределах (лицензионный договор).

 

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Договоры об отчуждении исключительного права и лицензионные договоры Роспатент регистрирует в соответствии с Правилами государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных (утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1020).

Таким образом, несоблюдение государственной регистрации договора на отчуждения прав на товарный знак, влечет его недействительность.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

На основе анализа действующего законодательства и судебной практике следует, что право защиты товарного знака принадлежит только правообладателю, т.к. он сам вправе распоряжаться своим товарным знаком, что отражено в частности в Постановлении от 11.09.2012 №№ 5939/12 Президиум ВАС РФ А41-8764/10, Постановлении ФАС СКО от 28.03.2012 №№ А53-8436/2011, Ф08-1300/2012 Дело А53-8436/2011, Постановлении Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 № 3602/11, Постановление ФАС МО от 20.05.2013 №№ А40-62198/2012, Дело А40-62198/2012.

Необходимо учитывать, что законом предусмотрено, что отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, что подтверждает ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МО от 26.05.2011 № А41-27786/2010 Дело А41-27786/2010.

Кроме того, в Постановлении Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 разъяснено, что за нарушение, заключающееся в реализации товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, может быть привлечено любое лицо, занимающееся этой реализацией, а не только первый продавец соответствующего товара. Однако учитывая, что в рассматриваемом вопросе пользование товарным знаком третьими лицами происходит с согласия правообладателя, вопрос о привлечении к административной ответственности может не рассматриваться.

Дополнительно Вы можете ознакомиться со статьями:

Нарушения права на товарный знак, размещенный на упаковке;

Нарушены права на товарный знак. Как взыскать с нарушителя компенсацию;

Роспатент может помочь доказать вину нарушителя прав на товарный знак;

Право компании на товарный знак нарушено. Как получить максимальную компенсацию;

 

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах ЮСС «Система Юрист»

1. Нарушены права на товарный знак. Как взыскать с нарушителя компенсацию

<…>

«Исходя из системного толкования п. 3 ст. 1252 и п. 4 ст. 1515 ГК РФ, закон позволяет правообладателю (истцу) вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации, определив ее по своему выбору из двух вариантов, предложенных законодателем:

  • либо в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. (за каждый факт нарушения или за правонарушение в целом),

  • либо в двукратном размере стоимости контрафактных товаров или в двукратном размере стоимости права пользования соответствующим товарным знаком (также за каждый факт нарушения либо за правонарушение в целом).

При этом принципиально, что выбор размера компенсации – является исключительным правом истца. Именно истец, который считает, что его право нарушено, по своему усмотрению определяет предмет, основание и размер исковых требований (ст. 4, ч. 1 ст. 49 АПК РФ).

Поэтому именно истец вправе определить размер компенсации за нарушение прав на товарный знак. В ситуации, когда истец просит взыскать с нарушителя компенсацию в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., он также вправе, в силу прямого указания п. 3 ст. 1252 ГК РФ, потребовать взыскания компенсации либо за каждый случай нарушения, либо – за нарушение в целом.

При определении количества нарушений необходимо учитывать правило п. 2ст. 1484 ГК РФ, в силу которого исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака:

  • на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;

  • при выполнении работ, оказании услуг;

  • на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

  • в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

  • в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Необходимо отметить, что ни закон, ни ВАС РФ не устанавливают четких критериев, какое именно использование товарного знака (в какой части, в каком виде, форме, в виде каких действий) образует отдельный самостоятельный случай «нарушения прав на товарный знак», на количество которых правообладатель может умножать компенсацию.

Поэтому, формально, любое из указанных в п. 2 ст. 1484 ГК РФ действий является способом использования товарного знака, соответственно, любое из указанных действий должно признаваться отдельным случаем нарушения права на товарный знак.

Следовательно, размещение чужого товарного знака (или обозначения, сходного с ним) на товаре, в рекламе, в доменном имени и в накладной о передаче товара – это формально четыре случая нарушения прав на товарный знак, даже если нарушаются права на один товарный знак.

Поэтому в подобной ситуации правообладатель вправе потребовать взыскания компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. за каждый из четырех случаев нарушения. Поскольку суд не может взыскать компенсацию в размере менее 10 тыс. руб. за одно нарушение, в данном случае не может быть взыскана компенсация в размере менее 40 тыс. руб.

Так, по одному из дел Президиум Высшего арбитражного суда РФ признал бесспорным право истца требовать взыскания компенсации за каждый случай нарушения – поскольку ответчиком нарушаются права одновременно на несколько товарных знаков истца.

Интересно, что менее чем за полгода до этого Президиум ВАС РФ в сходной ситуации сформулировал иную позицию, признав нарушение прав на два товарных знака единым нарушением (постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 по делу № А40-146649/10-19-1260). Предметом спора были два товарных знака «CHANTAL» и «Chantale Шанталь». Перво-начально суды взыскали компенсацию за два нарушения – по количеству товарных знаков. Однако ВАС РФ отменил судебные акты по делу и указал, что защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента. Кроме того, они имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.

Очевидно, что товарные знаки компании «Smeshariki» GmbH, хоть они и являются персонажами одного мультсериала и принадлежат одному правообладателю, по существу – самостоятельны: в них нет сходных доминирующих элементов, эти знаки фонетически и графически не сходны между собой. Каждый товарный знак представляет собой персонаж, выполненный в оригинальном графическом исполнении, который имеет оригинальное наименование: «Бараш», «Ежик», «Кар-Карыч» и т. д.

То есть, в отличие от ситуации с товарными знаками «CHANTAL» и «Chantale Шанталь», используя один товарный знак (изображение или название конкретного персонажа), нарушитель не использует одновременно и остальные знаки.

А поскольку в деле № А13-8185/2011 речь шла о нарушении прав на девять отдельных, не сходных между собой до степени смешения товарных знаков, принадлежащих компании «Smeshariki» GmbH, то представители истца обоснованно просили взыскать компенсацию отдельно за каждый случай нарушения прав на товарный знак.

Позиция судов апелляционной и кассационной инстанций, которые взыскали за такое нарушение 10 тыс.руб., явно не основана на законе. Вывод же коллегии из трех судей ВАС РФ представляется более верным. Они указали, что в результате неправильного исчисления компенсации за незаконное использование принадлежащих истцу товарных знаков, суды взыскали компенсацию в размере ниже низшего предела, установленного п. 1 ст. 1515 ГК РФ (определение ВАС РФ от 17.09.2012 по делу № А13-8185/2011).

Поэтому позиция Президиума ВАС РФ, который отменил судебные акты по данному делу и направил его на новое рассмотрение для корректного определения размера компенсации, представляется абсолютно разумной и обоснованной*».

<…>



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.