Использование ноу-хау

103

Вопрос

Ситуация: общество (заказчик) и завод (подрядчик) имеют намерение заключить договор подряда, по условиям которого завод по техническому заданию общества будет изготавливать продукцию. Техническое задание общества имеет признаки ноу-хау, обладателем исключительных прав на которое является общество. Общество опасается, что завод может доработать его ноу-хау и стать обладателем исключительных прав уже на новое ноу-хау. Вопросы: 1. Какое соглашение должны заключить общество и завод, чтобы завод не смог этого сделать; 2. Какие условия должны быть включены в это соглашение.Ссылка на судебную практику обязательна.

Ответ

1. Общество и завод должны заключить лицензионный договор на использование секрета производства. В договор обязательно включить соизмеримую ответственность завода за нарушение обязательств не копировать и не дорабатывать ноу-хау в соответствии с гл. 25 ГК РФ.

Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (п. 1 ст. 393 ГК РФ).

Если предоставляемая информация действительно обладает всеми признаками секрета производства, необходимо удостовериться в том, что организации принадлежит исключительное право на ноу-хау.

2. Подробнее о том, как предоставить право использования секрета производства (ноу-хау) по лицензионному договору читайте в рекомендации «Системы Юрист».

Завод как лицензиат должен сохранять конфиденциальность секрета производства до того момента, как прекратится действие исключительного права на ноу-хау (абз. 2 п. 3 ст. 1469 ГК РФ). Таким моментом считается момент, с которого сведения, составляющие секрет производства, утрачивают свою конфиденциальность, то есть становятся доступными для третьих лиц (ст. 1467 ГК РФ).

Конкретизировать в договоре обязанность по сохранению конфиденциальности ноу-хау стоит следующим образом:

прямо предусмотреть обязанность лицензиата ввести режим коммерческой тайны в отношении передаваемой информации;

установить право лицензиара проводить проверки в отношении того, действительно ли лицензиат соблюдает режим коммерческой тайны. В свою очередь за лицензиатом целесообразно закрепить обязанность оказывать содействие при проведении лицензиаром таких проверок. В частности, можно предусмотреть, что во время проверок лицензиат должен беспрепятственно предоставлять доступ к документам и материальным носителям, содержащим переданные сведения (например, для того чтобы лицензиар мог убедиться в наличии грифа «Коммерческая тайна»).

Судебная практика по незаконной доработке и копированию ноу-хау не сформировалась. Имеется Постановление ФАС ПО от 10.07.2012 № А57-11021/2011 о взыскании упущенной выгоды с ИП, в соответствии с которым истцу было отказано, т.к. последним не было принято надлежащих мер по охране конфиденциальности информации.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация: При каких условиях наступает ответственность в предпринимательских отношениях

«В ходе гражданского оборота у организации могут возникнуть финансовые потери из-за действий других лиц. Например, контрагент не вовремя перечислил оплату по договору, перевозчик повредил перевозимый груз, автомобиль организации пострадал в ДТП по вине другого водителя и т. п. Гражданское право содержит инструменты, при помощи которых можно взыскать с другой организации или предпринимателя (нарушителя) те финансовые потери, которые понесла компания из-за таких нарушений. При этом система этих инструментов достаточно сложная.

Поэтому перед юристом стоят две задачи:

1. Предотвратить возможные нарушения в будущем. Профилактика состоит в том, чтобы за счет тщательной работы над условиями о санкциях при разработке договоров как можно надежнее защитить организацию на случай возможных нарушений со стороны ее контрагентов.

2. Отреагировать на уже случившееся нарушение права. Выбрать именно тот способ защиты нарушенного права (из нескольких возможных), который позволит возместить потери максимально полно, быстро и гарантированно.

Общие положения о гражданско-правовой ответственности

По основанию возникновения различают следующие виды гражданско-правовой ответственности: договорную, внедоговорную и преддоговорную.

Виды гражданско-правовой ответственности по основаниям возникновения
Договорная:
  • устанавливается законом и условиями договора;
  • регламентируется главой 25 Гражданского кодекса РФ и законодательством об отдельных видах договоров;
  • применяется за нарушения обязательств по договору*
Внедоговорная:
  • устанавливается только законом;
  • регламентируется главами 59–60 Гражданского кодекса РФ;
  • применяется к правонарушителю, не состоящему в договорных отношениях с другой стороной
Преддоговорная:
  • устанавливается законом;
  • применяется независимо от того, заключат ли стороны договор по результатам переговоров;
  • не исключает применения к отношениям, возникшим при установлении договорных обязательств, правил главы 59 Гражданского кодекса РФ

Основания договорной ответственности могут быть установлены в законе либо предусмотрены сторонами в договоре за нарушение взятых на себя обязательств.

Внедоговорная (деликтная) ответственность имеет императивный характер (т. е. стороны не могут менять правила об ответственности, установленные в законе). Бывает два вида внедоговорных обязательств: обязательства вследствие причинения вреда (гл. 59 ГК РФ) и обязательства вследствие неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ).

С 1 июня 2015 года в Гражданский кодекс РФ введена новая статья 434.1 «Переговоры о заключении договора». Законодатель ввел так называемую преддоговорную ответственность: сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки (п. 3 ст. 434.1 ГК РФ).

Способы возмещения вреда при гражданско-правовой ответственности

Существуют два способа возмещения вреда:

1. Возмещение причиненных убытков (п. 2 ст. 15 ГК РФ)

Универсальный способ возместить вред в рамках как договорной, так и деликтной ответственности – возместить причиненные убытки. Этот способ применяют в случае:

  • уничтожения или повреждения имущества (реальный ущерб);
  • компенсации упущенной выгоды.

Возмещение допускается как в виде денежной выплаты, так и в виде возмещения вреда в натуре. Последнее возможно только при уничтожении или повреждении имущества (ст. 1082 ГК РФ).

Как изменился порядок возмещения убытков с 1 июня 2015 года

В редакции статьи 393 Гражданского кодекса РФ можно выделить четыре новых положения (п. 51 ст. 1 Федерального закона от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ», далее – Федеральный закон № 42).

1. Использование иных способов защиты не лишает права на возмещение убытков.

2. Появилось понятие возмещения убытков в полном размере.

3. Недоказанность точного размера убытков больше не является основанием для отказа в удовлетворении иска.

4. Кредитор вправе требовать пресечения нарушения негативного обязательства.

Кроме того, появилась отдельная статья о возмещении убытков при прекращении договора.

2. Исполнение обязательства в натуре (ст. 396 ГК РФ)

Исполнение обязательства в натуре применяется только в рамках договорной ответственности. При этом закон устанавливает следующие диспозитивные нормы, которые можно изменить в самом договоре:

  • должник, исполнивший обязательство ненадлежащим образом (частично или с просрочкой), не освобождается от обязанности исполнить это обязательство в натуре, даже если уплатил неустойку и (или) возместил убытки (п. 1 ст. 396 ГК РФ);
  • должник, совсем не исполнивший обязательство, освобождается от обязанности исполнить его в натуре, но должен возместить причиненные убытки (п. 2 ст. 396 ГК РФ);
  • должник освобождается от исполнения обязательства в натуре, когда кредитор сам отказался от принятия исполнения, так как утратил интерес к исполнению в связи с допущенной просрочкой должника (п. 3 ст. 396, п. 2 ст. 405 ГК РФ). Данная норма императивна – закон не предусматривает возможности изменить это правило путем внесения альтернативных положений в договор.

Таким образом, возмещение убытков в случае полного неисполнения обязательства и (или) уплата неустойки за его неисполнение освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 2 ст. 396 ГК РФ).

Пример из практики: Покупатель потребовал от продавца, который не поставил товар, вернуть предоплату. Суд расценил это как возмещение убытков, которое освобождает должника от исполнения обязательства в натуре

Между индивидуальным предпринимателем Х. (продавец) и ЗАО «Ф.» (покупатель) заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым продавец принял на себя обязательство передать в собственность покупателю автокран. Покупатель обязался принять и оплатить товар по цене 17 100 долл. США.

ЗАО «Ф.» перечислило предоплату в размере 174 202 руб., что на момент осуществления платежа было эквивалентно 6000 долл. США. Индивидуальный предприниматель не исполнил обязательство по поставке товара в установленный договором срок. Договором в качестве меры ответственности за просрочку поставки товара установлен штраф из расчета 0,5 процента от стоимости товара за каждый день просрочки.

ЗАО «Ф.» обратилось с иском о взыскании предоплаты 174 202 руб. и штрафа за неисполнение договорного обязательства 174 202 руб.

Суд взыскал предоплату, но отказал во взыскании штрафа. Поскольку по условиям договора таковой подлежит начислению лишь в случае просрочки поставки товара.

Кассационная инстанция подтвердила выводы апелляционного суда и дополнительно разъяснила: потребовав возврата суммы предоплаты по договору, истец тем самым воспользовался своим правом на возмещение убытков. Возмещение же убытков кредитору вследствие неисполнения обязательства должником в силу пункта 2 статьи 396 Гражданского кодекса РФ освобождает последнего от исполнения обязательства в натуре. В связи с этим обязательство по поставке товара истцу в данном случае следует признать прекращенным (постановление ФАС Северо-Западного округа от 3 февраля 2006 г. по делу № А21-2173/2005-С2).

Какие изменения коснулись порядка исполнения обязательства в натуре с 1 июня 2015 года

Введен новый институт астрэнта (astreinte).

Данный инструмент появился в пункте 1 новой статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ «Защита прав кредитора по обязательству». В нем законодатель закрепил право кредитора:

1) требовать от должника исполнения по суду обязательства в натуре на случай, если должник не исполнит свои обязательства в натуре. Однако отсутствие такого права может быть предусмотрено Гражданским кодексом РФ, иными законами или договором либо вытекать из существа обязательства.

Таким образом, законодатель указал на неверность подхода некоторых теоретиков и практиков о том, что иски об исполнении обязательства в натуре возможны только в отношении индивидуально-определенных вещей (ст. 398 ГК РФ).

Также введены два новых случая, когда суды смогут отказать в удовлетворении иска о присуждении к исполнению обязанности в натуре (абз. 8 ст. 12 ГК РФ):

  • когда право стороны на иск об исполнении обязательства в натуре заблокировано в договоре;
  • когда отсутствие права требовать исполнения обязательства в натуре следует из существа обязательства (например, иски к гражданам о принуждении к оказанию личных услуг);

2) требовать от суда присуждения в его пользу денежной суммы (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на случай, если указанный судебный акт (об исполнении обязательства в натуре) не будет исполнен. Размер этой суммы будет определять суд на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).

Таким образом, законодатель ввел в Гражданский кодекс РФ аналог французского института «астрэнт».

На возможность его использования уже указывал Пленум ВАС РФ в пункте 3 постановлении от 4 апреля 2014 г. № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта». Однако на законодательном уровне такие правила до сих пор не были закреплены.

Цель присуждения астрэнта – «исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение».

Пленум ВАС РФ указал на факторы, которые должен учитывать суд, определяя размер астрэнта:

  • степень затруднительности исполнения судебного акта;
  • возможность ответчика по добровольному исполнению судебного акта;
  • его имущественное положение (в частности, размер его финансового оборота);
  • иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, могут быть определены:

  • в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно;
  • в денежной сумме, начисляемой периодически;
  • в денежной сумме, начисляемой по прогрессивной шкале (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую – сумма в большем размере и т. д.).

Денежные средства могут начисляться:

  • либо с момента, когда решение суда вступит в законную силу;
  • либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (ч. 2 ст. 174 АПК РФ).

При этом законодатель в пункте 2 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ отметил, что даже если кредитор воспользуется перечисленными правами, то это не освободит должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (гл. 25 ГК РФ).

Таким образом, астрэнт взыскивается наряду с убытками и (или) неустойкой и не заменяет их.

Основания наступления и порядок доказывания договорной ответственности

Основаниями гражданско-правовой ответственности служат:

  • правонарушения (предусмотренные законом или договором);
  • обстоятельства, не связанные с правонарушением конкретного лица (например, ответственность за действия третьих лиц (ст. 363 ГК РФ)).

Чтобы возложить ответственность на конкретное лицо, необходимо наличие в совокупности следующих четырех условий:

1. Противоправный характер действия или бездействия должника

Действие (бездействие) противоправно в одном из случаев, если:

  • существует прямой запрет закона на совершение действия;
  • совершенное действие противоречит нормам, которые стороны установили в обязательстве;
  • лицом не совершено конкретное действие, обязанность совершить которое на него возлагалось.

2. Наличие убытков у потерпевшей стороны

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст. 15 ГК РФ). При этом закон исходит из принципа полноты возмещения убытков, причиненных лицу, чье право было нарушено.

Исключением из правила о совокупности всех четырех условий для возложения гражданско-правовой ответственности на организацию является такая мера ответственности, как неустойка. Для взыскания неустойки необходим сам факт просрочки обязательства, а доказывать размер убытков не требуется.

3. Причинно-следственная связь между противоправным поведением должника и наступившими у потерпевшего негативными последствиями

Причинная связь – объективно существующая реальная взаимосвязь явлений (когда причина порождает следствие), а не субъективное представление о ней участников правоотношений, поэтому она не может строиться на предположениях и догадках.

Причинно-следственная связь имеет очень важное значение при взыскании убытков. Основной довод судов при отказе в удовлетворении требований о взыскании убытков – отсутствие доказательств связи между противоправными действиями ответчика и возникшими убытками (определения ВАС РФ от 26 июля 2011 г. № ВАС-9737/11, от 25 июля 2011 г. № ВАС-7409/11, от 22 июля 2011 г. № ВАС-9865/11).

4. Вина правонарушителя

Общий принцип гражданского законодательства – презумпция вины. Это значит, что нарушитель должен доказать отсутствие своей вины, а именно доказать, какие меры он принял для надлежащего исполнения обязательства и какую степень заботливости и осмотрительности он проявил (п. 1 ст. 401 ГК РФ). Вместе с тем, не стоит забывать, что общий принцип гражданского судопроизводства – равноправие и состязательность сторон (ст. 8, 9 АПК РФ), поэтому каждая сторона обязана доказать свою позицию и обосновать ее нормами права.

Когда в суде возникает спор о применении гражданско-правовой ответственности, каждая из сторон призвана доказывать то, что ей достоверно известно:

  • ответчик доказывает отсутствие своей вины;
  • истец доказывает наличие права, факт нарушения права, факт причинения убытков ответчиком, причинно-следственную связь между свершившимся фактом нарушения его права и причинением убытков ответчиком.

При этом участники предпринимательских отношений в ряде случаев (т. е. если иное не предусмотрено законом или договором) несут повышенную ответственность, которая наступает независимо от наличия вины. Только при наличии обстоятельств непреодолимой силы закон освобождает предпринимателя от ответственности (п. 3 ст. 401 ГК РФ)».

17.05.2016



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.