Срок исполнения обязательств лицензиара

96

Вопрос

Что является моментом исполнения обязательств Лицензиара по лицензионному договору. Ситуация в следующем: Пользователям предоставляется доступ для подключения к облачному сервису - в этом состоит суть предоставления права пользования. Договор содержит указание, что обязательства Лицензиара по предоставлению простой неисключительной лицензии считаются исполненными с момента передачи пользователям данных для подключения к Платформе. Подключиться или нет - это уже дело самих пользователей. Лицензия имеет срок 1 год, в течение года Лицензиар осуществляет тех поддержку. При этом лицензиат просит исключить из текста договора вышеприведенный пункт. Ссылаясь на то, что "обязательства Лицензиара по предоставлению простой неисключительной лицензии не могут считаться исполненными с момента передачи пользователям данных для подключения к Платформе. Поскольку срок использования Платформы (срок предоставляемой лицензии) равен 1 (одному) году с момента подключения Пользователей, и, соответственно, обязательства Лицензиара по настоящему Договору будут в полном объеме исполнены по окончании срока действия лицензии и срока действия Договора (плюс следует учитывать предоставление Лицензиаром услуг по технической поддержке)"

Ответ

В данном случае моментом исполнения обязательства Лицензиара будет предоставление Пользователям данных для подключения к Платформе.

Закон позволяет предоставить право использования как в момент заключения договора, так и через определенный срок со дня оформления отношений. Причем сторонам разрешено употребить в договоре любую из следующих формулировок: «предоставляет», «обязуется предоставить» (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Однако на практике формулировку стоит выбирать в зависимости от срока исполнения обязанности.

Считается, что само по себе предоставление права использования не требует от лицензиара совершать какие-либо дополнительные действия (в отличие, например, от договора купли-продажи, где продавец чаще всего должен передать конкретную вещь). Другими словами, наступление срока, в который лицензиар должен предоставить право, – это и есть свидетельство того, что лицензиат соответствующее право получил.

Однако иногда факт предоставления права использования предполагает передачу лицензиату каких-либо материальных объектов (документов, оптических дисков и т. д.). В Вашем случае – данные для подключения к Платформе.

Если лицензиар не передаст такие объекты, лицензиат не сможет использовать результат интеллектуальной деятельности должным образом.

Таким образом, обязанность передать лицензиату материальные объекты порой тесно связана с обязанностью предоставить право использования объекта интеллектуальной собственности. Есть связь и с обязанностью лицензиара воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования (п. 2 ст. 1237 ГК РФ).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация: Какие обязанности сторон лицензиару имеет смысл предусмотреть в лицензионном договоре

«Обязанности лицензиара

Основная обязанность лицензиара – предоставить лицензиату право использовать объект интеллектуальной собственности в предусмотренных договором пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Такую обязанность важно конкретизировать в договоре, а именно:

Срок исполнения обязанности

Закон позволяет предоставить право использования как в момент заключения договора, так и через определенный срок со дня оформления отношений. Причем сторонам разрешено употребить в договоре любую из следующих формулировок: «предоставляет», «обязуется предоставить». Однако на практике формулировку стоит выбирать в зависимости от срока исполнения обязанности.

Если лицензиар намерен предоставить право использования непосредственно с момента заключения договора, то формулировка условия может быть любой («предоставляет» или «обязуется предоставить»).*

Примеры формулировок условия об обязанности лицензиара предоставить право использовать объект интеллектуальной собственности с момента заключения лицензионного договора

Вариант 1.

«1.1. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования программы для ЭВМ «Альфа» (далее по тексту – Программа) в предусмотренном договором порядке, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное договором вознаграждение.

...

5.1. Лицензиар предоставляет право использовать Программу с момента заключения настоящего договора».

Вариант 2.

«1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ «Альфа» (далее по тексту – Программа) в предусмотренном договором порядке, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное договором вознаграждение.

...

5.1. Лицензиат получает право использовать Программу с момента заключения настоящего договора».

Если же лицензиар хочет предоставить право использования через определенный промежуток времени с момента заключения договора (через 10 дней, месяц и т. д.), то лучше выбрать только одну формулировку – «обязуется предоставить». В противном случае (т. е. если договор будет содержать фразу «лицензиар предоставляет») между сторонами могут возникнуть недопонимание и споры.

Обоснование

По мнению многих специалистов в области права и некоторых судов, возможность использовать формулировки «предоставляет» и «обязуется предоставить» свидетельствует о том, что лицензионный договор можно заключить по двум разным моделям:

1) при формулировке «обязуется предоставить» договор будет считаться консенсуальным, то есть заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта (п. 1 ст. 433 ГК РФ);

2) при формулировке «предоставляет» договор будет считаться реальным, то есть заключенным с момента предоставления лицензиату права использовать объект интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 433 ГК РФ).

В частности, при рассмотрении одного из споров (касающегося, правда, не лицензионного договора, а договора об отчуждении исключительного права) суд пришел к следующему выводу: «...по своей юридической природе договор об отчуждении исключительного права может быть как реальным, так и консенсуальным, что прямо следует из ч. 1 ст. 1234 ГК РФ, одна сторона, правообладатель, передает (признак реального договора) или обязуется передать (консенсуальный договор)…» (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2011 г. № 09АП-10332/2011-ГК по делу № А40-85179/10-15-714, постановлением ФАС Московского округа от 25 августа 2011 г. № КГ-А40/9435-11оставлено без изменения, определением ВАС РФ от 3 октября 2011 г. № ВАС-12218/11 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора).

Если следовать такой логике, то получится, что стороны не заключат договор, если одновременно:

  • выберут формулировку «предоставляет»;
  • предусмотрят обязанность лицензиара предоставить право использования в будущем, то есть в течение определенного срока с момента заключения договора.

Другими словами, условие о реальном характере договора («лицензиар предоставляет») будет противоречить условию об исполнении обязательства в будущем. Ведь по реальному договору именно момент предоставления права использования считается моментом совершения сделки.

В итоге между сторонами могут возникнуть разногласия. Например, если лицензиат выплатит лицензиару аванс, то фактически это будет означать, что лицензиар получил деньги по несуществующему обязательству, то есть неосновательно обогатился.

Впрочем, на практике суды крайне редко обращают внимание на формулировки «предоставляет» и «обязуется предоставить». Более того, есть мнение, что лицензионный договор вообще не может быть реальным, поскольку предоставление некоего абстрактного права использования нельзя отождествлять с передачей вещи (материального объекта).

Однако, чтобы полностью обезопасить себя от споров, связанных с заключенностью лицензионного договора в зависимости от момента предоставления права использования, нужно прямо указать на консенсуальный характер соглашения, то есть выбрать формулировку «обязуется предоставить».

Пример формулировки условия об обязанности лицензиара предоставить право использовать объект интеллектуальной собственности по истечении срока с момента заключения лицензионного договора

«1.1. По настоящему договору Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования литературного произведения «Альфа» (далее по тексту – Произведение) в предусмотренном договором порядке, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное договором вознаграждение.

...

5.1. Лицензиар должен предоставить право использования Произведения через 10 (десять) дней с момента заключения настоящего договора».

Перечень передаваемых документов (материальных объектов)

В договоре имеет смысл указать, какие именно документы и (или) иные материальные объекты лицензиар должен передать лицензиату.

Обоснование

Считается, что само по себе предоставление права использования не требует от лицензиара совершать какие-либо дополнительные действия (в отличие, например, от договора купли-продажи, где продавец чаще всего должен передать конкретную вещь). Другими словами, наступление срока, в который лицензиар должен предоставить право, – это и есть свидетельство того, что лицензиат соответствующее право получил.

Однако иногда факт предоставления права использования предполагает передачу лицензиату каких-либо материальных объектов (документов, оптических дисков и т. д.). Если лицензиар не передаст такие объекты, лицензиат не сможет использовать результат интеллектуальной деятельности должным образом. Например, если предмет лицензионного договора – секрет производства (ноу-хау), то лицензиару недостаточно сослаться на предоставление права использования ноу-хау в определенный срок; необходимо предоставить конкретные сведения, составляющие секрет производства.

Таким образом, обязанность передать лицензиату материальные объекты порой тесно связана с обязанностью предоставить право использования объекта интеллектуальной собственности. Есть связь и с обязанностью лицензиара воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования (п. 2 ст. 1237 ГК РФ).*

Следовательно, в договоре имеет смысл перечислить передаваемые лицензиату документы (материальные объекты). Это снизит вероятность недопонимания и споров между сторонами.

Пример формулировки условия об обязанности лицензиара передать лицензиату материальные объекты

«Лицензиар обязан передать Лицензиату:

  • документы в бумажном виде на листах формата А4 – копии всей технологической и иной документации, содержащей сведения в области технологии производства компьютерного оборудования на основе процессора "Альфа 717-1", в отношении которых Лицензиаром введен режим коммерческой тайны;
  • оптический диск DVD-R 4.7 GB 1-4x с текстовыми документами в формате ".doc", содержащими перечисленные выше сведения».

Имеет смысл предусмотреть срок передачи материальных объектов. Такой срок может превышать срок предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности. Например, стороны могут установить, что лицензиар предоставляет право использования с момента заключения договора, а необходимые документы передает через три дня после этого.

В то же время нужно понимать, что слишком большой промежуток времени между предоставлением права использования и передачей необходимых материальных объектов (к примеру, один год) может привести к спору между сторонами.

Пример формулировки условия о сроке передачи лицензиату материальных объектов

«В течение 5 (пяти) дней с момента заключения настоящего договора Лицензиар должен передать Лицензиату документы, перечисленные в пункте 2.3 договора».

Нужно ли лицензиару предусматривать в лицензионном договоре обязанность сторон подписать акт приема-передачи права использования объекта интеллектуальной собственности

Это делать необязательно.

Закон не предусматривает обязанности составлять акт приема-передачи права использования. На это не раз указывали суды (см., например, постановление ФАС Московского округа от 25 июня 2010 г. № КА-А40/6610-10 по делу № А40-104444/09-127-696, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2011 г. № 09АП-10332/2011-ГК по делу № А40-85179/10-15-714).

Не требуется оформлять такой акт и для целей налогообложения (письмо Минфина России от 4 мая 2012 г. № 03-03-06/1/226).

В то же время в договоре не запрещено установить, что стороны должны подписать акт приема-передачи права использования объекта интеллектуальной собственности. Такую обязанность можно прописать, например, для того, чтобы в случае судебного спора обеспечить себе наличие еще одного письменного доказательства (в качестве которого будет выступать акт) наряду с доказательством в виде лицензионного договора (см., например, постановления Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2013 г. по делу № А40-20795/2013, ФАС Западно-Сибирского округа от 28 января 2013 г. по делу № А46-19177/2012).

Если стороны решат указать в договоре на необходимость подписания акта приема-передачи, нужно проследить за тем, чтобы такой акт имел именно доказательственное значение, то есть подтверждал факт предоставления права лицензиату.

Пример формулировки условия об обязанности сторон подписать акт приема-передачи права использования объекта интеллектуальной собственности

«Факт предоставления Лицензиату права использования Произведения стороны обязаны подтвердить путем составления и подписания акта приема-передачи».

Вместе с тем, закон не запрещает придать документу правопорождающее значение, то есть установить, что лицензиат получает право использования с момента подписания акта приема-передачи (см., например, постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 14 декабря 2012 г. по делу № А70-3223/2012, от 24 сентября 2012 г. по делу № А46-13924/2011). Однако включать в договор такое условие, как правило, не стоит. Удобнее и проще связать факт предоставления права с наступлением конкретной даты (срока). Даже если в этот день стороны не подпишут акт приема-передачи, обязанность по предоставлению права все равно будет считаться исполненной».

21.04.2016



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.