Использование чужих товарных знаков на сайте

2911

Вопрос

Компания планирует разместить на своём сайте список клиентов, которым она оказывает свои услуги. Данный список будет содержать Товарные обозначения (знаки) данных компаний. Требуется ли в данном случае для размещения товарных знаков на сайте получить соответствующее разрешении у владельцев, которым они принадлежат? Является ли такое размещения знаков на сайте, без согласия их владельцев, незаконным?

Ответ

Да, согласие правообладателей требуется. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1484 ГК РФ).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом (ст. 1229 ГК РФ).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Статья: Использование чужого товарного знака в рекламе компании. Когда согласие правообладателя не требуется

«Хозяйствующие субъекты, которые занимаются оказанием услуг в той или иной сфере, часто размещают в собственной рекламе товарные знаки тех производителей, в отношении товаров которых оказываются конкретные услуги. Кроме того, в практике возникают случаи, когда в рекламе определенных товаров и услуг размещаются товарные знаки производителей, товары которых не относятся к объекту рекламирования, но с которыми рекламируемые товары могут сравниваться. При этом к действиям по осуществлению исключительного права на товарный знак относятся, в том числе, размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (ст. 1494 ГК РФ).* В свою очередь реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица или товара, признается ненадлежащей (п. 7 ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее — Закон № 38-ФЗ)). Поэтому на практике часто возникают вопросы: всякое ли размещение чужого товарного знака в собственной рекламе считается его использованием, если нет, то каковы условия и пределы допустимости такого размещения?

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧУЖОЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК МОЖНО, ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРИВОДИТ К СМЕШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ И ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Вопрос о размещении в рекламе чужих товарных знаков в российском законодательстве не урегулирован. Однако в законодательстве ряда стран предусмотрены нормы, которые напрямую квалифицируют несанкционированное размещение чужого товарного знака в рекламе как правонарушение. Например, соответствующую норму содержит Закон США о товарных знаках 1946 года, Закон Великобритании о товарных знаках 1994 года. В английской судебной практике и доктрине нашел отражение запрет на несанкционированное использование чужого товарного знака, в том числе фонетически сходного словесного обозначения, в рекламе на радио, как способного ввести в заблуждение потребителя.

Однако российские компании часто используют чужие товарные знаки в своей рекламе. Иногда такие ситуации приводят правообладателя в суд. В качестве примера можно привести следующее дело. Автоцентр-продавец автомобилей в наружной рекламе и в рекламе своей деятельности в печатных СМИ использовал товарные знаки крупного автоконцерна. Концерн посчитал действия общества незаконными и обратился в антимонопольный орган с соответствующим заявлением. Однако антимонопольный орган не усмотрел в действиях автоцентра нарушения Закона № 38-ФЗ. Концерн обжаловал данное решение антимонопольного органа в судебном порядке, при этом судебные инстанции выносили противоречивые решения.

После неоднократного рассмотрения дела суды трех инстанций признали незаконным размещение чужих товарных знаков в собственной рекламе, размещенной в печатных СМИ, а размещение аналогичной рекламы с помощью наружной рекламы правомерным. Однако Президиум ВАС РФ отменил принятые по делу судебные акты и вынес новое решение. Решение антимонопольного органа в части отказа признать наружную рекламу с использованием товарных знаков нарушением Закона № 38-ФЗ было признано недействительным. Судебные акты в части отказа признать правомерными действия общества по распространению рекламы в СМИ с использованием товарных знаков оставлены в силе.

При этом Высший арбитражный суд установил, что при размещении наружной рекламы автосервис не указывал в этой рекламе свою сферу деятельности по обслуживанию автомобилей, что могло привести к смешению концерна и автосервиса. Тогда как действия автосервиса по размещению рекламы в печатных СМИ были признаны законными, поскольку в этой рекламе четко обозначена сфера деятельности рекламодателя, и такая реклама не могла привести к смешению концерна и автосервиса (постановление Президиума от 06.04.2004 по делу № А76-9599/02-46-442/33-94).

Таким образом, в рекламе собственной деятельности допускается использование чужих товарных знаков, если при этом данная реклама не приводит к смешению деятельности рекламодателя и правообладателя товарного знака.

Эта позиция позднее была закреплена в постановлении Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона “О рекламе”» (далее — Постановление № 58).

Цитата:«При применении указанных норм судам следует исходить из того, что использование товарного знака, правомерно введенного в гражданский оборот, возможно и другими лицами в рекламе своей торговой деятельности по реализации данного товара. В то же время отсутствие разрешения правообладателя на использование товарного знака, индивидуализирующего товар, само по себе не влечет признания недостоверной рекламы услуг, оказываемых в отношении этого товара, если потребитель воспринимает такую рекламу как рекламу независимого услугодателя» (п. 31 Постановления № 58).

Такой подход вполне соответствует правовому подходу иностранных государств. Например, во французском законодательстве закреплены некоторые пределы осуществления прав владельца товарного знака в отношении сравнительной рекламы, однофамильцев, прав третьих лиц на фирменное наименование, вывеску. Аналогичное исключение из общего правила о недопустимости свободного использования товарного знака третьими лицами делается и для производителей запасных частей к товарам иных производителей, для поставщиков услуг в отношении товаров иных производителей.

ЧУЖОЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ БЕЗ СОГЛАСИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Сравнительная реклама — это один из наиболее распространенных видов рекламы, направленных на утверждение, демонстрацию преимуществ одной марки товара за счет сравнения ее с одной или несколькими марками другого товара данного класса, вида. Этот вид рекламы является одним из наиболее эффективных, поскольку такая реклама говорит не об абстрактных свойствах и достоинствах объекта рекламирования, а о конкретных преимуществах рекламируемого товара по сравнению с аналогичными товарами, находящимися на соответствующем рынке.

При этом в такой рекламе рекламодатель нередко размещает чужой товарный знак, индивидуализирующий товары, с которыми происходит сравнение объекта рекламы. Иногда такое сравнение выглядит некорректным и может являться актом недобросовестной конкуренции.

Однако, как и в предыдущем случае, российское законодательство не регламентирует возможность ограничения прав правообладателей товарных знаков, которые используются иными лицами в собственной рекламе, в частности в сравнительной рекламе.

Отметим, что данный вопрос также возникал и в судебной практике. Так, производитель лекарственного средства «Флюкостат» ОАО «Фармстандарт» предъявил иск к компании «Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. Иск был мотивирован тем, что «Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи», являясь производителем лекарственного средства «Дифлюкан», в своей рекламной листовке разместил таблицу, в которой производимое им лекарственное средство сравнивалось с иными лекарственными средствами, в том числе с лекарственным средством «Флюкостат».

Суд отказал в удовлетворении исковых требований, указав, что товарный знак является средством индивидуализации товаров (услуг), а исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Однако ответчик рекламировал свой товар, а не товар истца, упоминание в рекламной листовке ответчика обозначения «Флюкостат» направлено не на индивидуализацию товара ответчика, а на сравнение товара ответчика с другими лекарственными средствами (определение ВАС РФ от 27.02.2012 по делу № А40-108056/10- 19-956).

При этом в судебной практике встречаются и противоположные подходы. Так, в одном из дел кассационная инстанция сформулировала следующий вывод: осуществление рекламы какого-либо товара (включающее в себя косвенное использование товарного знака в рекламе) должно предполагать наличие правовых оснований для использования соответствующего товарного знака (постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 по делу № КГ-А41/4778-09).

Интересна фабула дела по иску Компании «LOUIS VUITTON MALLETIER» к открытому акционерному обществу «Нидан Соки» об обязании прекратить нарушение исключительных прав истца на изобразительный товарный знак в виде стилизованных цветков. Как указал истец, ответчик в своем рекламном ролике «Встреча» сока «Сокос» использовал товарный знак, принадлежащий истцу. При этом использование заключалось в том, что по ходу рекламного ролика в кадре появились сумки и чемоданы, маркированные изображениями стилизованных цветков, которые сходны до степени смешения с изобразительным товарным знаком, принадлежащим истцу. Суды удовлетворили требования истца.

Такой подход суда представляется необоснованным, поскольку по смыслу ст. 1484ГК РФ не любое размещение товарного знака в рекламе может считаться его использованием. При этом согласно ст. 3 Закона № 38-ФЗ ре клама — это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Также закон раскрывает понятие объекта рекламы, которым является товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

Поскольку одно из основных назначений товарного знака это индивидуализация товара (услуги), то товарный знак, размещенный в рекламе, может считаться использованным, если его размещение направлено на индивидуализацию объекта рекламы. Соответственно, любое косвенное размещение в рекламе чужого товарного знака не требует согласия правообладателя, поскольку данный товарный знак не может считаться использованным.

При квалификации конкретных сведений, содержащихся в рекламе в качестве косвенного объекта рекламы, также важно учитывать разъяснения ВАС РФ, данные вп. 2 Постановления № 58. Так, в качестве рекламы может быть признана и такая информация, которая очевидно вызывает у потребителя ассоциацию с определенным товаром с целью привлечения к нему внимания. Соответственно, если в рекламе помимо основного объекта рекламы также размещается чужой товарный знак, который не формирует у потребителя интереса к товару (услуге), который индивидуализирует товарный знак, то в таком случае размещенный товарный знак не может признаваться косвенным объектом рекламы.

Если в рекламе в качестве реквизита или иного технического и (или) творческого оснащения используются товары, на которых размещены товарные знаки, и данные товары правомерно введены в гражданский оборот непосредственно правообладателем или иными лицами с его согласия, то их использование не может считаться нарушением исключительных прав правообладателя товарного знака в силуст. 1487 ГК РФ.

В настоящее время судебная практика сформировала правовую позицию, согласно которой допускается размещать в собственной рекламе чужие товарные знаки. И такое размещение чужого товарного знака не будет считаться использованием товарного знака при условии, что оно не направлено на индивидуализацию объекта рекламы и его наличие не способно вызвать у потребителя ассоциацию о связанности объекта рекламы с правообладателем размещенного товарного знака.

Использование чужих товарных знаков на сайте

Сергей Петрович Рогожин,
к. ю. н., доцент, судья Суда по интеллектуальным правам

ИЗГОТОВИТЕЛЬ РЕКЛАМЫ ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ ЗАКОННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в частности, об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товара, признается недостоверной (п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона № 38-ФЗ). Ответственным за нарушение указанного требования является рекламодатель (заказчик).

К действиям по осуществлению исключительного права на товарный знак относится, в том числе, размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (ст. 1484 ГК РФ).

Пленум Высшего арбитражного суда РФ указывает на то, что использование товарного знака товара, правомерно введенного в гражданский оборот, возможно и другими лицами в рекламе своей торговой деятельности по реализации данного товара. В то же время отсутствие разрешения правообладателя на использование товарного знака, индивидуализирующего товар, само по себе не влечет признания недостоверной рекламы услуг, оказываемых в отношении этого товара, если потребитель воспринимает такую рекламу как рекламу независимого услугодателя (п. 31 постановления от 08.10.2012 № 58).

При размещении рекламы необходимо учитывать норму п. 3 ст. 1515 ГК РФ. Так, лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение из материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе из документации, рекламы, вывесок.

Лицо, изготавливающее и (или) размещающее рекламу, действуя разумно и добросовестно, должно проверить законность их использования во избежание в будущем каких-либо правовых проблем с другими лицами в случае нарушения их прав распространяемой рекламой, в том числе в случае защиты ими своих исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Это особенно важно потому, что в случаях, предусмотренных ч. 8 ст. 38 Закона № 38-ФЗ, оно будет нести ответственность и за нарушение п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона № 38-ФЗ, если будет доказано, что нарушение произошло по его вине».

11.04.2016

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль