Производство алкогольной продукции

86

Вопрос

Мы как производители алкогольный продукции имеем лицензию на производство, от заказчика поступил заказ на изготовление продукции под товарным знаком третьего лица, не являющегося заказчиком (Частная марка (ЧМ) или Собственная Торговая Марка (СТМ) - есть ли необходимость заключение лицензионного договора между нами и собственником товарного знака (Торговой МАРКИ)?

Ответ

Такой необходимости нет. Заказчик должен предоставить лицензионный договор с собственником товарного знака, по которому первому предоставляются права на производство алкогольной продукции. Также наиболее целесообразно получить письмо от собственника, в котором он подтвердит, что не будет иметь претензий к производителю за использование товарного знака. В противном случае производитель может быть привлечен к ответственности.

Никто не может использовать обозначение, схожее до степени смешения с товарным знаком без согласия правообладателя, причем отсутствие запрета не считается согласием (ст. 1229 ГК РФ). Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (ст. 1515 ГК РФ).

Имеется судебная практика, в соответствии с которой производитель привлекается к ответственности за незаконное использование товарного знака (см. постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.12 № 5939/12).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Статья: Чужой товар выпущен под брендом, сходным с товарным знаком компании. В суде удалось взыскать компенсацию

«Чешская компания «Леош Новотны» (в процессе рассмотрения дела она была заменена на правопреемника ООО «Хаме с.р.о.», далее – компания Hame) является владельцем товарного знака Нame, зарегистрированного на основании Мадридского соглашения о международной регистрации 1891 года. В область охраны этого товарного знака входит в том числе изготовление мясной продукции, паштетов. В 2009 году компания Hame узнала о том, что на территории России в продаже появился паштет под обозначением «Наше», сходным до степени смешения с товарным знаком компании Hame. Причем обозначение «Наше» не было зарегистрировано в качестве товарного знака. Информация об этом поступила от контрагента компании Hame (ООО «Вяземское УПП ВОС»), у которого она неоднократно заказывала банки для паштета. Контрагент сообщил, что он получил заявку от нового заказчика ОАО «Рузком» и даже отгрузил ему заказ, но его смутило то, что представленные макеты были очень похожи на макеты банок, которые заказывала у него компания Hame.

Nota bene!

Сначала компания Hame направила своим контрагентам письма о том, что продукция ОАО «Рузком» с обозначением «Наше», сходным до степени смешения с товарным знаком компании, находится в незаконном обороте. Это помогло добиться того, что многие крупные сети и дистрибьюторы отказывались принимать на реализацию спорный товар, понимая возможный репутационный ущерб и финансовые потери.

В дальнейшем выяснилось, что паштет, который расфасовывался в банки, заказанные ОАО «Рузком», производился другим юридическим лицом, но тоже по заказу ОАО «Рузком». Причем завод-производитель принадлежал самому ОАО «Рузком». Получалось, что завод изготавливал продукцию, которую затем затаривал в контрафактную упаковку, предоставленную ОАО «Рузком». Кроме того, начали поступать сигналы от региональных дистрибьюторов продукции Hame о появлении контрафактных товаров в розничной продаже. Стало понятно, что нужно срочно предпринять меры для защиты исключительного права на товарный знак, поскольку сходство паштетов угрожало смешению у потребителей представления о принадлежности продукции одному и тому же правообладателю и производителю. Это могло привести к огромным убыткам. Компания Hame обратилась в юридическую фирму Lidings. Команду юристов, которые занялись этим делом, возглавил партнер и руководитель практики разрешения споров Андрей Зеленин.

Перед юристами встала задача – доказать незаконное использование товарного знака, в частности убедить суд в схожести до степени смешения обозначения «Наше» и товарного знака «Hame», а также добиться выплаты нарушителем компенсации.

«Первая трудность, с которой сталкиваются представители правообладателей в делах о защите прав на товарные знаки, связана с тем, что нужно совместить выполнение двух плохо совмещаемых задач – обеспечить оперативное возбуждение производства по делу в суде, чтобы пресечь продажу контрафактной продукции, и в то же время собрать доказательства контрафакта. Поэтому в нашем случае процесс сбора доказательств происходил в весьма сжатые сроки», – рассказывает Андрей Зеленин.

Что предприняли юристы

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.*

В том, что исключительное право компании на товарный знак было нарушено, сомнений не возникало. Но нужно было не ошибиться в выборе наиболее эффективного способа защиты нарушенного права. У компании-правообладателя было три варианта: потребовать возмещения убытков либо выплаты компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей (определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения), либо выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно был размещен товарный знак (п. 4 ст. 1515 ГК РФ). Доказывание убытков – процесс трудный и в то же время непредсказуемый в смысле тех выводов, которые сделает суд о достаточности доказательств, а размер компенсации, требуемой правообладателем, как правило, весьма значительно снижается по усмотрению суда. Поэтому было решено взыскать двукратный размер стоимости контрафактных товаров (паштета, на упаковке которого был размещен спорный товарный знак). Стоимость товаров была взята из прайс-листа ОАО «Рузком», а количество товара – из письма ООО «Вяземское УПП ВОС», того самого контрагента, который отгрузил аналогичные банки для паштета нарушителю. В этом письме контрагент сообщил, сколько конкретно банок определенного вида и за какой период он отгрузил в адрес ОАО «Рузком». В итоге стоимость определенного вида паштета (например, из говяжей печени) была умножена на количество банок для этого же вида паштета. Полученная сумма была умножена на два.

В результате был подготовлен иск о прекращении незаконного использования спорного обозначения, об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактных товаров, этикеток, упаковки, на которых размещено обозначение «Наше», а также о взыскании компенсации в размере 8 598 676,8 рубля (п. 2, 4 ст. 1515 ГК РФ).

Возможность проверки сходства между обозначениями на основании социологических опросов подтверждается судебной практикой (постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.06 № 3691/06, п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.07 № 122).

Разработка правовой позиции. Первое, что нужно было доказать, – это факт сходства до степени смешения товарного знака «Hame» и обозначения «Наше». Для этого в десяти городах России фондом «Общественное мнение» был проведен опрос. Были заданы два вопроса: «Как вы считаете, может ли компания, производящая продукт № 1, выпускать продукт № 2?», «Увидев на прилавке товар № 1 и товар № 2, вы приняли бы их за товары одного производителя?» По результатам опроса 48 процентов от числа опрошенных показали, что, увидев на прилавке паштет «Нame» и паштет «Наше», приняли бы их за товары одного производителя. Кроме того, до подачи иска компанией Hame было инициировано проведение экспертизы, по результатам которой патентный поверенный однозначно указал, что товарный знак и спорное обозначение ассоциируются друг с другом.

С незаконным использованием товарного знака можно бороться при помощи ФАС России

Кроме обращения с иском в арбитражный суд компания Hame пожаловалась в антимонопольный орган на недобросовестную конкуренцию со стороны ОАО «Рузком».

После получения заявления ФАС России провела опрос общественного мнения. Опрос показал, что для большинства покупателей паштеты «Hame» и «Наше» обладают значительной степенью сходства. Большая часть респондентов посчитала, что продукцию этих производителей обычный человек в магазине может перепутать (59–70 процентов опрошенных). По мнению двоих из трех опрошенных покупателей, представленные продукты можно воспринять как единую линейку товаров (63–66 процентов). В итоге антимонопольный орган решил, что действия ОАО «Рузком», выразившиеся во введении в гражданский оборот на территории РФ паштетов «Наше», дизайн упаковок которых имитирует дизайн упаковок паштетов «Hame», вводят потребителей в заблуждение в отношении производителя паштетов «Наше». Такие действия были признаны актом недобросовестной конкуренции (п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 26.17.06 № 135ФЗ «О защите конкуренции»). Впоследствии решение антимонопольного органа было учтено судом при рассмотрении дела о защите исключительного права компании Hame на товарный знак и взыскании компенсации.

При подготовке иска возник достаточно спорный вопрос: кто должен быть привлечен к ответственности – завод, который затаривал продукцию в контрафактную упаковку, или ОАО «Рузком», которое заказывало контрафактную упаковку и передавало ее заводу для затаривания? «Похожая практика по привлечению к ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак встречалась. Однако полностью совпадающего случая по затариванию в контрафактную упаковку в судебной практике не было. Мы полагали, что на основании общих норм гражданского законодательства о солидарной ответственности лиц, совместно причинивших вред, в данном случае к ответственности должны быть привлечены обе компании: ОАО “Рузком” и завод», – поясняет Андрей Зеленин.

ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ

Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях <_26_hellip3b_> (ст. 1080 ГК РФ). Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными (п. 2 ст. 1081 ГК РФ).

Nota bene!

В суде нарушитель привел необычный довод. Он сослался на телепрограмму Первого канала «Контрольная закупка», в которой сравнивались мясные паштеты, и паштет «Наше» занял более высокое место по качеству, чем паштет «Hame». На этом основании нарушитель пытался обосновать свою позицию тем, что вероятность смешения паштетов «Наше» с паштетами «Hame» экономически и репутационно невыгодна в первую очередь для ОАО «Рузком». Однако данный довод вряд ли можно было отнести к делу, так как рассматриваемый спор касался использования товарного знака, а не потребительских свойств паштета.

Поскольку в данной ситуации степень вины нарушителей определить было невозможно, было решено заявить требование о взыскании суммы компенсации с обоих ответчиков в равных долях. Подобные примеры можно найти и в более старой судебной практике (например, постановление ФАС Московского округа от 15.05.07 по делу № А40-14073/05-110-83).

Обжалование судебных актов. Однако в первой инстанции компания Hame проиграла. Дело в том, что в процессе рассмотрения дела по инициативе ОАО «Рузком» была назначена патентоведческая экспертиза. По ее результатам патентный поверенный сделал вывод, что товарный знак и спорное обозначение не являются сходными до степени смешения. Такое мнение было основано на стилистических отличиях в оформлении, отличиях в образах (на одной банке изображено животное, а на другой – птица) и использовании разных языков в наименованиях.

Несмотря на то что ни одно доказательство не может иметь заранее установленной силы (п. 6 ст. 71 АПК РФ), суд обратил внимание только на результаты судебной экспертизы. В то же время доказательства схожести обозначений, представленные компанией Hame (результаты опроса, заключение патентного поверенного), не были приняты, так как они были получены не в рамках процесса. В результате суд отказал в иске (решение Арбитражного суда Московской области от 29.07.10).

Апелляционная инстанция не нашла нарушений в решении нижестоящего суда и оставила его без изменения (постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.10). Однако суд кассационной инстанции усомнился в правильности судебных актов. ФАС Московского округа указал, что суды вынесли решение на основании субъективного мнения одного эксперта, не обратив внимание на мнение гораздо большего количества людей, в том числе еще одного патентного поверенного, а также лиц, участвовавших в опросе. При этом доказательств недостоверности проведенного опроса общественного мнения и заключения патентного поверенного представлено не было.

Для решения вопроса о схожести обозначений суд может даже не назначать экспертизу. Без нее нельзя обойтись, только если для сравнения нужны специальные познания (п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.07 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»). На это обстоятельство обратила внимание кассационная инстанция в этом деле.

Но главное – суды не учли, что нужно сопоставлять сходство на основе восприятия не отдельных элементов (что сделал эксперт при проведении судебной экспертизы), а товарных знаков в целом, то есть на основе общего впечатления (п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. приказом Роспатента от 05.03.03 № 32). Причем для признания обозначения сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком не требуется их полная идентичность, а достаточно возникновения угрозы их смешения. О такой угрозе как раз могли свидетельствовать данные социологического опроса. На этом основании кассация вернула дело на новое рассмотрение (постановление ФАС Московского округа от 14.02.11).

Повторное рассмотрение дела. На этот раз суд вынес решение в пользу компании Hame, удовлетворив иск в полном объеме (решение Арбитражного суда Московской области от 24.06.11). Причем нарушителями были признаны оба ответчика: ОАО «Рузком» и завод, который расфасовывал товар в контрафактную упаковку. Компенсация в размере 8 256 455 рублей была взыскана с них в равных долях. Но апелляция не согласилась с тем, что компенсация должна быть взыскана с обоих ответчиков (постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.10.11). Такая позиция была мотивирована тем, что в допсоглашении к договору поставки, заключенному между заводом и ОАО «Рузком», было указано, что упаковка для паштета поставляется ОАО «Рузком», которое своими силами и за свой счет разрабатывает дизайн упаковки и несет ответственность за нарушения прав третьих лиц в связи с использованием обозначений, размещенных на упаковке. Суд кассационной инстанции согласился с тем, что нарушений со стороны завода не было, поскольку он не вводил контрафакт в оборот, а только расфасовывал паштет в упаковку (постановление ФАС Московского округа от 25.01.12).

Обращение в ВАС РФ. Поскольку суды разделились во мнениях по поводу ответственности завода, который упаковывал в контрафактную упаковку производимый им паштет, компания решила обратиться в надзор. «Мы предлагали считать товаром и банку, и паштет в совокупности. Соответственно, завод являлся таким же нарушителем, ведь производство контрафактного товара происходило на его мощностях. Кроме того, обе компании входят в одну группу лиц и даже располагались по одному адресу. На мой взгляд, в этой ситуации никакие условия в договоре с производителем не могли освободить его от ответственности за нарушение прав на товарный знак «Hame». Обратное означало бы, что санкций за изготовление и сбыт контрафакта очень легко избежать, создав промежуточную компанию, которая выступит в качестве заказчика незаконных товаров и при возникновении спора примет исковой удар на себя», – делится мнением Андрей Зеленин.

Точки в этой спорной ситуации расставил Президиум ВАС РФ. Он указал, что нарушение исключительного права на товарный знак возможно в том числе путем размещения обозначений на упаковке товара, который производится, предлагается к продаже и продается или иным образом вводится в гражданский оборот на территории России (п. 2, 3 ст. 1484 ГК РФ). В данном случае завод затаривал собственную продукцию в контрафактную упаковку, на которой незаконно было размещено обозначение, сходное до степени смещения с товарным знаком компании Hame. Если лицо расфасовывает собственный товар в упаковку, на которую другим лицом незаконно нанесен товарный знак, то действия первого лица можно расценивать как создание контрафактного товара, введение его в оборот и нарушение исключительного права на товарный знак.*

Чего удалось добиться

Президиум ВАС РФ оставил в силе решение суда первой инстанции, которым были удовлетворены требования компании в полном объеме (постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.12 № 5939/12). Таким образом, компании удалось добиться изъятия всей продукции с обозначением «Наше», с которой потребители могли перепутать паштеты компании «Hame». При этом была взыскана крупная компенсация в сумме более 8 млн рублей с обоих нарушителей.

Благодаря упорству юристов Lidings, представлявших компанию Hame, появился прецедентный вывод, с помощью которого другие правообладатели в аналогичной ситуации смогут бороться с незаконным использованием их товарного знака. В постановление Президиума ВАС РФ № 5939/12 включена оговорка о возможности пересмотра (п. 5 ч. 1 ст. 305 АПК РФ) дел с аналогичными обстоятельствами, если для этого нет других препятствий.

Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными (п. 2 ст. 1081 ГК РФ)*».

17.02.2016

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль