Получение патента на изобретение

50

Вопрос

1)Необходимо ли заключать договор о передаче авторских прав интеллектуальной собственности между Заявителем (автором изобретения) и Патентообладателем (Институтом)? Договор является обязательным или заключается на усмотрение двух сторон? 2)Необходим ли данный договор, заключенный между двумя сторонами для подачи заявки в Роспатент? 3)Каков порядок оформления подачи заявки авторского изобретения в Роспатент?

Ответ

1. Да, договор об отчуждении права на получение патента является обязательным, если автор не является работником института. В соответствии с п. 2 ст. 1357 ГК РФ право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

2. Наиболее целесообразно приложить договор при подаче заявки в Роспатент, чтобы подтвердить право на получение патента. Подать заявку в Роспатент может лицо, имеющее право на получение патента в отношении изобретения (п. 1 ст. 1374 ГК РФ).

3. Порядок оформления подачи заявки описан ниже в рекомендации «Системы Юрист».

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация: Как получить патент на изобретение

«По закону исключительное право на изобретение признается и охраняется только в случае, если изобретение прошло государственную регистрацию (ст. 1353 ГК РФ). Регистрацию проводит Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), в результате чего выдается патент на изобретение.

Патент удостоверяет (п. 1 ст. 1354 ГК РФ):

  • приоритет изобретения;
  • авторство;
  • исключительное право на изобретение.

Перед тем как обратиться за получением патента, надо проанализировать, есть ли у лица необходимые полномочия для подачи заявки на выдачу патента на изобретение (далее – заявка на изобретение).

Если лицо вправе подать такую заявку, нужно:

Кто может подать заявку на изобретение

Подать заявку в Роспатент может лицо, имеющее право на получение патента в отношении изобретения (п. 1 ст. 1374 ГК РФ).

По общему правилу таким правом обладает автор изобретения – физическое лицо, создавшее изобретение своим творческим трудом (ст. 1347, п. 1 ст. 1357 ГК РФ). Если изобретение создано несколькими лицами (соавторами), каждый из соавторов имеет право на получение патента (ст. 1348 ГК РФ).

Однако в некоторых случаях правом на получение патента может обладать не автор, а одно из следующих лиц (п. 2. ст. 1357 ГК РФ).

Во-первых, юридическое или физическое лицо (приобретатель), которое заключило договор об отчуждении права на получение патента (п. 3 ст. 1357 ГК РФ):

  • с автором изобретения либо
  • с иным лицом, обладающим правом получить патент на изобретение.

Во-вторых, работодатель (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), сотрудник которого создал изобретение. Право на получение патента принадлежит такому работодателю, если одновременно имеют место следующие обстоятельства:

  • сотрудник создал изобретение при выполнении своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п. 1 ст. 1370 ГК РФ);
  • трудовой или гражданско-правовой договор между работодателем и сотрудником не содержит условия о том, что правом получить патент на служебное изобретение обладает сотрудник (п. 3 ст. 1370 ГК РФ);
  • не прошло четыре месяца с момента, когда сотрудник уведомил работодателя о создании изобретения (абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ).*

В-третьих, организация, выполняющая государственный или муниципальный контракт. Эта организация обладает правом на получение патента, если одновременно имеют место следующие обстоятельства (п. 1 ст. 1373 ГК РФ):

  • изобретение создано при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту;
  • такой контракт не предусматривает, что право на получение патента принадлежит только Российской Федерации, субъекту РФ либо муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик.

В-четвертых, заказчик (юридическое или физическое лицо) по договору подряда или договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали создание изобретения. Однако право на получение патента принадлежит такому заказчику лишь в случае, если договор с подрядчиком (исполнителем) содержит условие о том, что правом получить патент на созданное изобретение обладает заказчик (п. 1 ст. 1371 ГК РФ).

В-пятых, физическое или юридическое лицо, к которому право на получение патента перешло по иным основаниям, например, в порядке универсального правопреемства (п. 2. ст. 1357 ГК РФ):

  • при наследовании (в случае смерти автора или иного физического лица, обладающего правом на получение патента);
  • в процессе реорганизации (при реорганизации юридического лица, имеющего право получить патент).

Каким требованиям должна отвечать заявка на изобретение

Перед тем как подать заявку на изобретение, нужно убедиться в том, что соблюдается требование единства изобретения (п. 1 ст. 1375 ГК РФ). В частности, заявка должна относиться:

  • либо к одному изобретению;
  • либо к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.*

Примеры ситуаций, когда единство изобретения считается соблюденным

Ситуация 1

Формула изобретения характеризует только одно изобретение.

Ситуация 2

Формула изобретения характеризует группу изобретений, одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого. Например, устройство и способ его получения.

Ситуация 3

Формула изобретения характеризует группу изобретений, одно из которых предназначено для осуществления другого. К примеру, способ и устройство для его осуществления.

Ситуация 4

Формула изобретения характеризует группу изобретений, одно из которых предназначено для использования другого. Например, способ и вещество, предназначенное для использования в этом способе.

Ситуация 5

Формула изобретения характеризует группу изобретений, которые:

  • относятся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т. д.);
  • имеют одинаковое назначение;
  • обеспечивают получение одного и того же технического результата.

Перечисленные ситуации приведены в пункте 10.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утв.приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 327; далее – Регламент по приему заявок).

Подать одну заявку на несколько разных изобретений закон запрещает. В отношении таких объектов нужно подавать отдельные заявки.

Если единство изобретения соблюдается, необходимо подготовить комплект документов, из которых состоит заявка (п. 2 ст. 1375 ГК РФ).

1. Заявление о выдаче патента. Документ нужно оформить по правилам, приведенным в пункте 10.6 Регламента по приему заявок. В частности, в заявлении необходимо указать (подп. 1 п. 2 ст. 1375 ГК РФ):

  • автора изобретения;
  • заявителя, то есть лицо, обладающее правом на получение патента;
  • место жительства (место нахождения) каждого из них.

Документ подписывает заявитель или его представитель, подающий заявку в Роспатент (п. 3 ст. 1374 ГК РФ). Заявление необходимо составить на русском языке и представить в двух экземплярах (п. 2 ст. 1374 ГК РФ, подп. 1, 2 п. 10.11 Регламента по приему заявок).

2. Описание изобретения. Документ нужно составить по правилам, установленным в пункте 10.7 Регламента по приему заявок. Главное – раскрыть сущность изобретения таким образом, чтобы специалист в этой области техники смог применить изобретение на практике (подп. 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ).

Описание можно представить как на русском, так и на другом языке. В последнем случае необходимо приложить перевод на русский язык (п. 2 ст. 1374 ГК РФ). Описание, составленное на русском языке, нужно подать в двух экземплярах. Если описание составлено на другом языке, требуется представить его оригинал в одном экземпляре, а перевод на русский язык – в двух (подп. 2 п. 10.11 Регламента по приему заявок).

3. Формула изобретения, которая должна (подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ):

  • ясно выражать сущность изобретения;
  • полностью основываться на его описании.

Иные требования к формуле предусмотрены в пункте 10.8 Регламента по приему заявок. Составлению формулы стоит уделить особое внимание, поскольку она определяет объем правовой охраны, предоставляемой патентом.

Формулу можно представить как на русском, так и на другом языке. В последнем случае необходимо приложить перевод на русский язык (п. 2 ст. 1374 ГК РФ). Формулу, составленную на русском языке, нужно подать в двух экземплярах. Если формула составлена на другом языке, требуется представить ее оригинал в одном экземпляре, а перевод на русский язык – в двух (подп. 2 п. 10.11 Регламента по приему заявок).

4. Реферат, то есть основная информация из описания изобретения, в частности (п. 10.10 Регламента по приему заявок):

  • название изобретения;
  • характеристика области техники и (или) области применения, к которой относится изобретение (если это не следует из названия изобретения);
  • характеристика сущности изобретения;
  • достигаемый технический результат.

Рекомендуемый объем реферата – до 1000 печатных знаков.

Реферат можно представить как на русском, так и на другом языке. В последнем случае необходимо приложить перевод на русский язык (п. 2 ст. 1374 ГК РФ). Реферат, составленный на русском языке, нужно подать в двух экземплярах. Если реферат составлен на другом языке, требуется представить его оригинал в одном экземпляре, а перевод на русский язык – в двух (подп. 2 п. 10.11 Регламента по приему заявок).

5. Иные материалы (представляются в случае, если они необходимы для понимания сущности изобретения). К материалам, поясняющим сущность изобретения, относятся (п. 10.9 Регламента по приему заявок):

  • графические изображения (чертежи, схемы, рисунки, графики и т. д.);
  • фотографии;
  • таблицы.

Каждый из таких материалов нужно представить в двух экземплярах (подп. 2 п. 10.11 Регламента по приему заявок).*

Если надписи на чертеже выполнены на иностранном языке, их необходимо перевести на русский язык любым из следующих способов (абз. 3 подп. 1 п. 10.11 Регламента по приему заявок):

  • сделать копию чертежа и наклеить на оригинал надписей их перевод;
  • заново выполнить чертеж, указав надписи на русском языке.

В обоих случаях нужно представить оригинал чертежа в одном экземпляре, а перевод на русский язык – в двух.

Совет

Вместе с заявкой на изобретение стоит представить ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу. Закон это разрешает (п. 1 ст. 1386 ГК РФ).

Такое ходатайство в любом случае потребуется подать в Роспатент на более позднем этапе регистрации изобретения (при условии что формальная экспертиза пройдет успешно). На первоначальном же этапе (т. е. при подаче заявки) делать это необязательно.

Однако, чтобы потом лишний раз не представлять документы в Роспатент, ходатайство имеет смысл приложить к заявке на изобретение.

Как оплатить госпошлину за регистрацию заявки на изобретение

Перед тем как представить заявку на изобретение в Роспатент, необходимо оплатить госпошлину за ее регистрацию и принятие решения по результатам формальной экспертизы.

Это следует из статьи 1249 Гражданского кодекса РФ, подпункта 1.1 пункта 1 приложения к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами (утв. постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941; далее – Положение о патентных пошлинах).

Совет

Вместе с заявкой на изобретение не будет лишним представить документ об уплате госпошлины:

Обоснование

В настоящее время представлять в Роспатент документ об оплате пошлины необязательно (п. 94 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Дело в том, что факт уплаты пошлины можно подтвердить с помощью информации, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (абз. 4 п. 3 ст. 333.18 НК РФ).

Если в этой системе есть сведения о том, что пошлину за регистрацию заявки оплатили, подтверждающий документ в Роспатент подавать не требуется (абз. 5 п. 3 ст. 333.18 НК РФ).

Однако не исключено, что информационная система не будет содержать необходимых сведений (например, в связи с тем, что банк, в котором уплачена пошлина, незарегистрировался в системе либо не направил в нее сведения об оплате). Если в такой ситуации заявитель не подаст документ об уплате пошлины, Роспатент припроведении формальной экспертизы направит в адрес заявителя запрос с предложением представить этот недостающий документ (п. 2 ст. 1384 ГК РФ, подп. 1.2 п. 23.3 Регламента по приему заявок).

Чтобы заранее обезопасить себя от лишних проблем при взаимодействии с Роспатентом, вместе с заявкой на изобретение имеет смысл представить документ об оплате пошлины. К тому же действующее законодательство прямо предусматривает для заявителя такую возможность (п. 5 Положения о патентных пошлинах).

Если вместе с заявкой подано ходатайство о проведении экспертизы по существу, можно сразу оплатить госпошлину за проведение такой экспертизы и принятие решения по ее результатам (подп. 1.8 п. 1 приложения к Положению о патентных пошлинах). Эту госпошлину в любом случае потребуется оплачивать на более позднем этапе регистрации изобретения (при условии что формальная экспертиза пройдет успешно). На первоначальном же этапе (т. е. при подаче заявки) делать это необязательно. Однако, чтобы потом лишний раз не тратить время на оплату госпошлины и представление в Роспатент подтверждающих документов, совершить такие действия имеет смысл заранее.

Как подать заявку на изобретение

Заявку на изобретение можно представить в Роспатент любым из следующих способов (п. 7.3, 10.12 Регламента по приему заявок):

  • непосредственно (путем явки в Роспатент);
  • по почте;
  • по факсу (с последующим представлением оригинала заявки);
  • в электронном виде на машиночитаемом носителе (с одновременным представлением заявки на бумажном носителе);
  • в электронном виде с использованием электронной подписи (без подачи документов в бумажном виде).

При этом заявитель может подать заявку как самостоятельно, так и через патентного поверенного или иного представителя по доверенности (п. 3 ст. 1374 ГК РФ, п. 6.2 Регламента по приему заявок).*

Датой подачи заявки считается (п. 3 ст. 1375 ГК РФ):

Из каких этапов складывается процедура регистрации изобретения

После получения заявки на изобретение Роспатент должен совершить следующие действия (при условии что заявка отвечает всем требованиям закона и в процессе ее рассмотрения не возникает дополнительных вопросов к заявителю):

Первое, что должен сделать Роспатент, – зарегистрировать факт подачи заявки на изобретение. В течение двух недель с момента поступления заявки Роспатент сообщает заявителю ее регистрационный номер и дату получения (п. 13.1 Регламента по приему заявок).

После этого Роспатент обязан провести формальную экспертизу заявки, то есть проверить, соответствуют ли представленные документы требованиям закона (п. 1 ст. 1384 ГК РФ). Если все требования соблюдены, Роспатент уведомляет заявителя о положительном результате формальной экспертизы заявки и о дате подачи заявки. Такое уведомление направляют незамедлительно после завершения формальной экспертизы, но в любом случае не позднее двух месяцев с даты поступления заявки (п. 2 ст. 1384 ГК РФ, п. 23.7 Регламента по приему заявок).

Следующий этап – экспертиза заявки по существу, которая включает в себя, в частности, информационный поиск в отношении заявленного изобретения и проверку его соответствия установленным требованиям (ст. 1386 ГК РФ, п. 24 Регламента по приему заявок). Однако такую экспертизу Роспатент проводит лишь в случае, если заявитель представил соответствующее ходатайство и оплатил госпошлину. Если ходатайство не было приложено к заявке на изобретение, заявителю нужно представить его в течение трех лет со дня подачи заявки и оплатить госпошлину. В противном случае заявку признают отозванной (п. 1 ст. 1386 ГК РФ).

Если Роспатент удовлетворил ходатайство на проведение экспертизы по существу, он должен уведомить об этом заявителя. Не позднее 12 месяцев с момента такого уведомления заявителю сообщают о результатах проведенной экспертизы (абз. 3 п. 24 Регламента по приему заявок).

Если по итогам этой экспертизы заявителю прислали решение о выдаче патента, необходимо оплатить госпошлину за регистрацию изобретения (подп. 1.14 п. 1 приложения к Положению о патентных пошлинах).

Это нужно сделать в течение четырех месяцев со дня, когда Роспатент направил решение о выдаче патента. Впрочем, пошлину можно оплатить и позднее – в течение шести месяцев с момента, когда истечет первоначальный срок. Однако в таком случае размер пошлины увеличится на 50 процентов (п. 8 Положения о патентных пошлинах).

Внимание! Если заявитель не оплатит госпошлину за регистрацию изобретения, он не сможет получить патент на него

Если заявитель пропустит десятимесячный срок для оплаты пошлины, Роспатент:

  • не зарегистрирует изобретение;
  • не выдаст патент на него;
  • признает заявку на изобретение отозванной (в случае если решение о выдаче патента не будет оспариваться).

Такие правила установлены в пункте 2 статьи 1393 Гражданского кодекса РФ и в пункте 13.1.2 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности (далее – Регламент по ведению реестров), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2007 г. № 346.

При своевременной оплате госпошлины Роспатент (п. 1 ст. 1393 ГК РФ):

После этого Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента (п. 1 ст. 1394 ГК РФ):

  • имя автора (при условии что автор не отказался быть упомянутым в качестве такового);
  • имя или наименование патентообладателя;
  • название и формулу изобретения;
  • иные сведения, перечисленные в пункте 24.2 Регламента по ведению реестров.

В течение двух недель с момента такой публикации заявителю направляют патент на изобретение (п. 28.4 Регламента по приему заявок)».

25.03.2016

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль