Нарушение прав на фирменное наименование

151

Вопрос

ООО зарегистрировано в 1999 г. осуществляет деятельность по 9 класс МКТУ. В 2013 г. Имеет фирменное наименование, в отношении данного 09 класса иное ООО имеющее такое же фирменное и наименование в ЕГРЮЛ, как наше, но с приставкой СПБ (ОКВЭД разные). Подает заявку и в 2014 г. регистрирует товарный знак на ХХХ без СПБ. Т.е их товарный знак соответствует нашему фирменному наименованию. Знак зарегистрирован в отношении 09 класса. Можем ли мы предъявить претензию по фирменному наименованию? Или целесообразнее оспаривать регистрацию товарного знака?

Ответ

Целесообразнее оспаривать регистрацию товарного знака. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-58 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (п. 8 ст. 1483 ГК РФ).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Статья: Атака на бренд компании. Как помешать конкуренту обрушить успешный товарный знак

«Не секрет, что в борьбе за потребителя решающую роль играет бренд. Именно поэтому успешный бренд может подвергаться нападкам со стороны различных «интеллектуальных диверсантов» – конкурентов, так называемых бренд-троллей и иных лиц. Как правило, у каждой из этих групп свои интересы: тролли хотят обогатиться за счет компании, конкуренты – снизить ее продажи и, возможно, даже удалить компанию с рынка. Несмотря на разницу в целях, конкуренты и тролли, атакуя успешный бренд, могут прибегать к одним и тем же мерам с некоторыми особенностями (см. таблицу на стр. 27). Основная разница между схемами действий бренд-троллей и конкурентов – в масштабе атаки и в результатах ее воздействия на бизнес компании. Действия троллей не способны нанести компании такой экономический ущерб и так серьезно воспрепятствовать ее работе, как действия конкурентов. Но не всегда есть возможность при первых же сигналах о том, что бренду компании грозит опасность, разобраться, кто стоит за претензиями – тролль или серьезный конкурент. Это связано с тем, что непосредственные действия, связанные с атакой на бренды, обычно осуществляются через подставных лиц, фирмы-пустышки, и, чтобы разобраться в истинной картине, требуется какое-то время. Поэтому к любым поступающим в адрес компании претензиям, касающимся ее товарных знаков, лучше относиться очень внимательно, даже если на первый взгляд эти претензии кажутся абсурдными и бесперспективными. Очень часто конкуренты и не рассчитывают на юридический выигрыш спора, а преследуют совершенно иные цели. Эта статья о том, как отличить атаки конкурентов от малоопасных претензий бренд-троллей и как защититься от тех и других.

Атака бренд-троллей: оснований для серьезных опасений нет

Цель троллей: вынудить компанию заплатить за использование ее же бренда

Особенности: тролли не настроены на серьезную дорогостоящую борьбу и рассчитывают в основном на внесудебный порядок урегулирования спора. Компанию пытаются просто «взять на испуг»

Бренд-троллями (или бренд-сквоттерами) называют мелкие компании и частных лиц, которые тем или иным способом получают в собственность множество товарных знаков и знаков обслуживания. Цель не в дальнейшем их самостоятельном использовании для производства товаров и услуг, а в продаже заинтересованным компаниям по завышенной цене или в получении компенсации от правообладателя похожего обозначения. Как правило, сейчас атаки бренд-троллей направлены на малый и средний бизнес, не имеющий серьезной юридической поддержки, но иногда их жертвами становятся и более крупные компании.

Схема действий, характерная для троллей. Вариант, распространенный несколько лет тому назад: бренд-тролли регистрировали на территории России права на товарные знаки, которые уже использовались в других странах, но еще не были введены в оборот в России, и, когда иностранный правообладатель пытался выйти со своим товаром на наш рынок, он сталкивался с тем, что на этой территории права на его товарный знак принадлежат другому лицу. Другой вариант: товарный знак зарегистрирован за правообладателем в России, но долгое время не использовался здесь. Воспользовавшись этим, бренд-тролли добивались прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (в действующем законодательстве такая возможность предусмотрена в статье 1486 ГК РФ), после чего регистрировали его на себя. Соответственно, первоначальному правообладателю тоже приходилось выкупать права на свой же знак.

Инициатору атаки на зарегистрированный товарный знак необходим статус заинтересованного лица

Подавать заявления о досрочном прекращении правовой охраны, а также оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку могут только заинтересованные лица (п. 1 ст. 1486,п. 2 ст. 1513 ГК РФ).

Заинтересованным может признаваться лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака (постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.11 № 14503/10). Вопрос о наличии заинтересованности решается арбитражным судом при рассмотрении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Заинтересованными лицами признаются, в частности, производители однородных товаров, которые имеют реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности (эти намерения и подготовительные мероприятия еще нужно доказать). Это могут быть компании, которые обладают исключительным правом на фирменное наименование или на использование коммерческих обозначений, если такое наименование (обозначение) тождественно (сходно до степени смешения) с зарегистрированным товарным знаком. Поэтому для атак на бренд компании, как правило, специально создаются юридические лица с наименованиями, сходными с атакуемым брендом. Кроме того, это могут быть правообладатели исключительных прав на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, зарегистрированные в другой стране в отношении однородных товаров или услуг (см. определение ВАС РФ от 22.12.11 № ВАС-15990/11). Опровергнув заинтересованность компании-истца, ответчик тем самым добьется отказа в иске о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (определение ВАС РФ от 17.10.11 № ВАС-13329/11).*

Не обошло это явление и российских производителей товаров и услуг. Тролли регистрируют (или приобретают у других лиц) целый ряд удачных с коммерческой точки зрения обозначений, которые могут представлять интерес в качестве бренда в той или иной сфере. Это своего рода «заготовка про запас». После этого остается дождаться, когда потенциальная жертва приступит к разработке и выпуску на рынок продукции, содержащей похожее обозначение. Затем, угрожая иском или сразу обращаясь в суд, бренд-тролли требуют возмещения убытков за несанкционированное использование своей интеллектуальной собственности и выплаты отступных либо угрожают оспариванием регистрации товарного знака компании-жертвы (если она зарегистрировала свои права), ссылаясь на свой приоритет и схожесть товарных знаков до степени смешения. Обычно бренд-тролли активизируются не на начальном этапе выпуска продукции, содержащей зарегистрированные элементы, а когда этот выпуск наберет обороты и сворачивание проекта чревато убытками. Они пытаются сыграть как раз на том, что в глазах производителя на этом этапе выплата отступных троллю может показаться лучшим выходом, чем риск необходимости отзывать весь товар и менять товарный знак.

Суд учел, что обозначение «STARBUCKS» приобрело устойчивую связь у потребителя с американской компанией. Пунктом 3 статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 предусмотрена возможность признания недействительной регистрации товарных знаков, если они могут ввести в заблуждение. Старый Закон РФ «О товарных знаках <…>», как и статья 1483 ГК РФ, запрещают регистрацию обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение о товаре или его изготовителе.

Примеры троллинга. Один из самых известных случаев бренд-троллинга произошел в России в начале 2000-х годов с брендом STARBUCKS (сеть кофеен). Одноименная американская компания еще в 1990-х годах зарегистрировала свой товарный знак в России, но на наш рынок тогда так и не вышла. Это позволило некой российской компании через несколько лет добиться в Роспатенте аннулирования товарного знака в связи с его неиспользованием. После этого третья компания (ООО «Старбакс») формально на законных основаниях в 2004 году зарегистрировала свои права на товарный знак со словесным элементом «STARBUCKS» и изобразительным элементом, похожим на тот, под которым американская компания STARBUCKS работала во всем мире с 1971 года. Правда, в результате американской компании удалось вернуть свой бренд, добившись решения Палаты по патентным спорам о признании недействительной регистрации данного товарного знака за российской компанией, и отстоять это решение в арбитражном суде (дело № А40-11022/06-26-113), потом снова зарегистрировать товарный знак на себя. Однако наличие регистрации за другим лицом (ООО «Старбакс») около трех лет сдерживало выход американской компании на российский рынок.

В последние годы бренд-троллинг в отношении известных во всем мире иностранных брендов почти исчез. Но в то же время стали появляться новые формы этого явления. Например, в начале 2013 года целому ряду российских производителей молочных продуктов поступили письма от одной и той же фирмы, которая сообщала о том, что она подала заявки в Роспатент о регистрации прав на товарные знаки по 29 классу Международной классификации товаров и услуг, предназначенной для регистрации товарных знаков (далее – МКТУ), в позициях «сгущенное молоко», «сметана», «ряженка» и «простокваша». Заявки были поданы в отношении реальных известных брендов, уже используемых производителями молочных продуктов. Позиция фирмы базировалась на изменениях МКТУ, вступивших в силу с 01.01.13. Дело в том, что в прежней редакции МКТУ не было самостоятельных базовых номеров, идентифицирующих в качестве отдельных товаров сгущенное молоко, сметану, ряженку и простоквашу. В отношении этих продуктов правообладатели регистрировали свои товарные знаки по 29 классу МКТУ просто как на «молочные продукты». По мнению фирмы, разославшей письма правообладателям, после появления вышеуказанных товарных позиций в 29 классе МКТУ под самостоятельными номерами прежние регистрации товарных знаков по этому классу под общим наименованием «молочные продукты» уже не распространяются на сгущенное молоко, сметану, ряженку и простоквашу – в отношении них требуется самостоятельная регистрация. Подав заявки от своего имени в первый рабочий день 2013 года (то есть, по ее мнению, получив приоритет), фирма предложила правообладателям переуступить права на эти заявки (разумеется, за вознаграждение). Вряд ли компании-производители действительно рискуют потерять свои бренды (см. комментарий на стр. 20), но этот пример показывает, что такое явление, как бренд-троллинг, по-прежнему существует.

Елена Прозоровская, патентный поверенный, генеральный директор ООО «Патентное бюро “БИЗНЕСПАТЕНТ”»

У нашего клиента две регистрации на обозначение «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» (словесный товарный знак и комбинированный товарный знак). Оба товарных знака зарегистрированы на ряд классов МКТУ, в том числе и на 29 класс – «молочные продукты». Одна регистрация действует до 2020 года, вторая – до 2021 года. В начале 2013 года наш клиент, как и ряд других компаний, получил письмо от ООО «Интеллектуальная Собственность – БесПроблем» (далее – фирма). В письме сообщалось, что в действующую редакцию МКТУ внесены изменения, в связи с которыми эта фирма подала заявку на товарный знак на бренд «Летнее время» для товаров «сгущенное молоко», «сметана», «ряженка» и «простокваша». В связи с этим наш клиент якобы утратил право на указание на соответствующей продукции товарного знака «Летнее время». Нашему клиенту предлагалось приобрести права на заявку фирмы по бренду «Летнее время», а также воспользоваться ее «профессиональными услугами по сопровождению делопроизводства по поданной заявке на товарный знак в Роспатенте». Наш клиент обратился к нам за помощью. Однако у него не было повода для волнений, поскольку он является правообладателем товарного знака «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» со значительно более ранним приоритетом, чем была подана заявка фирмы на тот же товарный знак и на однородные товары. С января 2013 года МКТУ действительно действует с некоторыми уточнениями. А именно: некоторые понятия товаров были разбиты на более мелкие позиции, которые не меняют предыдущие редакции МКТУ по существу. В предыдущих редакциях МКТУ присутствовало конкретное наименование товара 29 класса – «молочные продукты», а теперь лишь добавились уточнения того же однородного вида товаров, а именно: «сгущенное молоко», «сметана», «ряженка», «простокваша». Но все это по-прежнему является «молочными продуктами», поэтому данные уточнения в МКТУ не отменяют права нашего клиента на товарный знак «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» в отношении товаров «сгущенное молоко», «сметана», «ряженка», «простокваша». В настоящее время по заявке фирмы сделано два запроса формальной экспертизы, и по второму запросу нет ответа со стороны заявителя. Как следует из практики Роспатента, в регистрации ей будет отказано из-за того, что обозначение, в отношении которого подана заявка, тождественна с товарным знаком нашего клиента (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Клиент планирует подать возражение против регистрации по данной заявке до начала ее рассмотрения по существу.

Атака конкурентов: возможны серьезные убытки, вплоть до полной потери бренда

Цель конкурентов: захватить бренд компании или вытеснить с рынка ее товары под соответствующим брендом

Особенности: конкуренты готовы к длительной и дорогостоящей борьбе с привлечением возможностей не только Роспатента и судов, но и ФАС, а также правоохранительных органов

Если бренд компании атакует конкурент, то его цель – заполучить права на этот бренд для дальнейшего использования в своем бизнесе или просто обрушить его. Конкуренты стараются совсем вытеснить компанию с рынка, не дав ей возможность реализовывать производимые товары или услуги, либо просто выиграть время (обеспечить отсутствие товаров компании на рынке хотя бы в течение какого-то периода). С этой целью конкуренты могут предпринять даже действия, заранее проигрышные. То есть компания-жертва имеет хорошие шансы защитить свои права в суде, найти поддержку в антимонопольных органах и т. д. Но все это потребует времени, поэтому, несмотря на формальный проигрыш, основная задача конкурента будет выполнена, а компания-жертва за то время, пока ее товары были вытеснены с рынка, может понести серьезные убытки.

Схема действий, характерная для конкурентов. Конкуренты не ограничиваются обращением только в Роспатент и суд, они могут использовать также иные возможности – заявления в антимонопольные и правоохранительные органы. Как правило, перед тем, как вступить в борьбу, конкуренты регистрируют сходное или тождественное обозначение (или приобретают права на уже существующее обозначение), с помощью которого впоследствии инициируют разбирательства против компании.

Сейчас аналогичный запрет на использование в товарном знаке обозначений, тождественных произведению искусства или его фрагменту без согласия правообладателей, закреплен в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Пример бренд-войны с конкурентом. В 2005 году масштабной атаке подвергся очень успешный на тот момент водочный бренд «Гжелка». Торгово-промышленной группе «Кристалл» (далее – ТПГ «Кристалл») принадлежало несколько товарных знаков со словесным обозначением «Гжелка», зарегистрированных в отношении алкогольных и безалкогольных напитков. Два из этих товарных знаков были комбинированными, так как помимо словесных обозначений они содержали также изображение птицы, выполненное в стиле гжельской росписи. Исходное изображение – рисунок «Птица Гжели» – было создано еще в 1984 году в порядке выполнения служебного задания одним из художников производственного объединения «Гжель». В 1991 году это объединение по договору уступило имущественные права на использование данного произведения ТОО «Гжелка», правопреемником которого стало ООО «Гжелка». Впоследствии контроль над ООО «Гжелка» (очевидно, именно в целях атаки на одноименный бренд) приобрел другой производитель водки – конкурент ТПГ «Кристалл». В результате ООО «Гжелка» предприняла целый ряд активных действий по лишению ТПГ «Кристалл» прав на все товарные знаки со словесным обозначением «Гжелка», как содержащие изобразительный элемент, так и без него. В первом случае основанием решения Палаты по патентным спорам стало использование в товарных знаках фрагментов произведений искусства без согласия обладателя авторского права – ООО «Гжелка», что противоречило требованиям абзаца 4 пункта 2 статьи 7 действовавшего тогда Закона РФ «О товарных знаках <…>». ТПГ «Кристалл» не удалось оспорить эти решения в суде (постановления ФАС Московского округа от 17.02.06 по делу № А40-2189/05-83-203от 20.04.06 по делу № А40-43414/05-110-337). Также не удалось оспорить подозрительный договор о передаче прав на использование рисунка, на который ссылалось ООО «Гжелка». Хотя имелись основания считать этот договор противоречащим закону, выиграть дело компании помешали формальные причины (постановление ФАС Московского округа от 09.08.05 по делу № А41-К1-878/05). При этом в спорах с Роспатентом компания не смогла доказать легальность использования данного изобразительного элемента в собственных товарных знаках: ранее у нее был заключен договор с ТОО «Гжелка», но его срок истек еще в 1993 году. Кроме того, в этих спорах большое значение имели вопросы о применении срока давности для подачи ООО «Гжелка» возражений против регистрации товарного знака, а также о том, какую редакцию Закона РФ «О товарных знаках <…>» следовало применить. Но в этих вопросах позиция судов оказалась не в пользу ТПГ «Кристалл».

Регистрация пиратского бренда может признаваться злоупотреблением правом

Попытки конкурентов заполучить успешный бренд для собственного использования можно остановить аргументом о недобросовестной конкуренции. Это наглядно показал известный спор о бренде AKAI.

Японская техника AKAI была известна в нашей стране еще в период существования СССР. Однако в начале 2000-х годов Роспатент аннулировал регистрацию торгового знака AKAI по причине его неиспользования в течение пяти лет (заявителем выступила российская компания). Затем этот торговый знак зарегистрировала на себя компания, в названии которой фигурировало слово «Акай». Она была инкорпорирована в Гонконге и создана незадолго до обращения в Роспатент. Новый правообладатель предоставил лицензию на использование данного товарного знака российскому производителю техники. Причем продвижение бренда AKAI проходило в России под рекламным слоганом «Возвращение легенды», что создавало впечатление о возвращении на российский рынок именно японского производителя. Узнав об этом, японская компания «Акаи Электрик Ко, Лтд» попыталась оспорить в Роспатенте регистрацию своего утраченного товарного знака на другое лицо, но получила отказ. Роспатент счел недоказанным тот факт, что бренд AKAI вызывает у российских потребителей устойчивую ассоциацию именно с японской компанией. Японской компании удалось добиться аннулирования регистрации за гонконгской компанией только в ВАС РФ: тот согласился, что регистрация данного товарного знака вводит потребителей в заблуждение. Кроме того, ВАС РФ указал: лицо, зарегистрировавшее товарный знак AKAI, знало или должно было знать о том, что это обозначение ранее использовалось в РФ истцом не только как часть фирменного наименования, но и как товарный знак, который и в настоящее время зарегистрирован в других странах. Данное лицо выдает себя за бывшего правообладателя тождественного товарного знака с целью приобретения конкурентных преимуществ за счет известности обозначения последнего, следовательно, его действия по приобретению исключительного права на товарный знак AKAI являлись актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом (постановление Президиума ВАС РФ от 01.07.08 № 3565/08). Позднее в информационном письме от 25.11.08 № 127 Президиум ВАС РФ указал, что суд вправе по собственной инициативе признать действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом (в рамках дел об оспаривании решения Роспатента об отказе признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку). В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию товарного знака.

Действующее законодательство тоже не допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, характеризующие товары (в том числе указывающих на место производства), а также являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (подп. 3 п. 1,подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

Для отмены регистрации тех товарных знаков, которые содержали лишь словесные обозначения «Гжелка», были выдвинуты другие причины: спорное обозначение может вводить потребителей в заблуждение относительно местонахождения изготовителя и производства товаров (п. 3 ст. 6 Закона РФ «О товарных знаках <…>»), так как это обозначение совпадает с географическим наименованием реки Гжелка в Раменском районе Московской области. В отличие от ситуации с комбинированными знаками эти решения Палаты по патентным спорам удалось оспорить в суде, причем в одном деле ТПГ «Кристалл» для этого пришлось дойти до надзорной инстанции (постановления Президиума ВАС РФ от 09.10.07 № 15006/06ФАС Московского округа от 12.04.06 по делу № А40-26356/05-27-93). Компания доказала, что оспариваемое обозначение приобрело вторичное значение (опрос показал, что у большинства респондентов оно ассоциируется с водкой, а не с названием реки), поэтому его использование не может восприниматься как указание на реальное место производства товара и нахождения изготовителя.

Параллельно с упомянутыми выше разбирательствами ООО «Гжелка» добилось судебного запрета ТПГ «Кристалл» использовать спорное изображение, а также его элементы на этикетках, размещаемых на алкогольных напитках (дело № А40-33387/05-67-244), зарегистрировало на себя товарные знаки «Гжелка» и «Птица Гжель» и добилось конфискации у дистрибьюторов ТПГ «Кристалл» продукции, маркированной данными обозначениями. Это стало возможным в результате обращения в ГУВД и привлечения дистрибьюторов к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ за незаконное использование товарного знака (постановление ФАС Московского округа от 05.05.06 по делу № А40-69248/05-84-570).

В итоге ТПГ «Кристалл» удалось частично защитить права на свою торговую марку, хотя в отношении нее пришлось провести ребрендинг. Но главное, за период этой «войны» водка «Гжелка» потеряла принадлежавшее ей ранее первое место в сегменте дешевой водки».

02.02.2016

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль