Территория использования изобретения

195

Вопрос

Изобретение, его авторами являются 2 гражданина России. Это изобретение запатентовано в Роспатенте (получен российский патент). Ни в США, ни Евросоюзе, ни в какой другой стране мира это изобретение не запатентовано. В США и ЕС поданы только заявки. Авторы имеют намерение предоставить лицензиату (российскому ООО) по лицензионному договору права использования данного изобретения (исключительную лицензию). Договор будет содержать условие: "Территория использования - на весь мир." Вопрос: Насколько корректно такое условие в описанной ситуации. 

Ответ

Можно предположить, что такая формулировка корректна. Если лицензиар хочет, чтобы лицензиат использовал объект интеллектуальной собственности только на конкретной территории (в пределах конкретного государства или нескольких государств, на территории субъекта РФ, города, муниципального образования и т. д.), такую территорию можно указать в тексте договора.

В соответствии с п. 3 ст. 1235 ГК РФ в лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

Законодательство не ограничивает территорию использования патента на изобретение только Россией, т.к. правообладатель впоследствии сможет получить патент на то же изобретение на территории других стран.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Проверка обычных и случайных условий лицензионного договора: выгоды и риски для лицензиара

«При заключении лицензионного договора лицензиару прежде всего необходимо проверить, содержит ли договор все существенные его условия. Если окажется, что стороны не сформулировали хотя бы одно из них, договор будет считаться незаключенным.

Если стороны не согласуют обычные или случайные условия, то риска признания договора незаключенным не возникнет. Однако, чтобы защитить свои интересы наилучшим образом, лицензиару стоит детально урегулировать отношения с контрагентом (лицензиатом). Для этого в договоре надо сформулировать условия:

Кроме того, лицензиару важно конкретизировать обязанности сторон. Подробнее об этом см. отдельную рекомендацию Какие обязанности сторон лицензиару имеет смысл предусмотреть в лицензионном договоре.

Условие о территории

Если лицензиар хочет, чтобы лицензиат использовал объект интеллектуальной собственности только на конкретной территории (в пределах конкретного государства или нескольких государств, на территории субъекта РФ, города, муниципального образования и т. д.), такую территорию необходимо указать в тексте договора.

Примеры формулировок условия о территории, на которой допускается использовать объект интеллектуальной собственности

1. «Лицензиат вправе использовать Произведение на территории Московской области, Орловской области, Краснодарского края».

2. «Использование Программы допускается только на территории города Москвы».

Если этого не сделать, будет считаться, что лицензиат вправе использовать объект интеллектуальной собственности на всей территории России (п. 3 ст. 1235 ГК РФ). Такое же право возникнет у лицензиата, если стороны прямо предусмотрят, что использование объекта допускается на территории России.*

Условие о сроке действия договора

Срок, на который стороны заключают лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на объект интеллектуальной собственности (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

Если стороны укажут временной промежуток, превышающий срок действия исключительного права, будет считаться, что договор заключен на срок, равный сроку действия исключительного права (п. 13.5 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; далее – постановление № 5/29).

Если стороны не согласуют условие о сроке, будет считаться, что договор заключен на пять лет (абз. 2 п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Особые правила будут применяться, если стороны не укажут срок в договоре, заключенном в отношении секрета производства (ноу-хау) (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). Такой договор будет действовать до тех пор, пока будет сохраняться конфиденциальность сведений, составляющих содержание секрета производства. Причем во время действия договора каждая из сторон сможет в одностороннем порядке отказаться от его исполнения.

Оптимальный вариант при согласовании условия о сроке – указать конкретную дату, при наступлении которой договор прекратит действие.

Пример формулировки условия о сроке действия лицензионного договора. Стороны указали конкретную дату

«Настоящий договор действует до 25 февраля 2017 года».

Можно воспользоваться и другим вариантом – указать промежуток времени начиная с момента заключения (подписания) договора. Однако при этом нужно учитывать, что иногда между сторонами может возникнуть неопределенность в отношении того, с какого дня договор начинает действовать (например, если стороны заключают договор путем обмена письмами). Если между сторонами будут такие разногласия, то возникнет и спор о том, в какой момент договор прекращает действие.»

17.09.2015

 

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль