Права на товарный знак

123

Вопрос

Скажите, если не исключительные права на товарный знак переданы на основании сублицензинного договора, может ли лицензиар передать этот товарный знак в комплексе не исключительных прав третьему лицу???

Ответ

Лицензиар (правообладатель) может передать права на товарный знак третьему лицу, если иное не предусмотрено договором. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 1236 ГК РФ лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия). В этом случае лицензиар (правообладатель) может выдавать лицензии третьим лицам.

В соответствии с п. 1 ст. 1033 ГК РФ договором коммерческой концессии может быть предусмотрено обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Как предотвратить или уменьшить риски пользователя при исполнении договора франчайзинга

«Правообладатель и пользователь, заключая договор франчайзинга, как правило, хотят создать длительные и стабильные партнерские отношения. Однако исполнение любого обязательства связано с определенными правовыми рисками как для кредитора, так и для должника. В свою очередь, значительные правовые риски могут обернуться рисками финансовыми и повлечь для сторон значительные убытки, а в некоторых случаях и привести к полному краху проекта.

Чтобы обеспечить наибольшую надежность выбранной правовой конструкции для ведения бизнеса, пользователю нужно учитывать и знать пути минимизации следующих рисков:

Внимания заслуживают и риски, связанные с заключением договора субконцессии.

Риск 1. Правообладатель не исполнит обязанности по предоставлению права

Гражданский кодекс РФ в пункте 1 статьи 1027 указывает на обязанность правообладателя по договору коммерческой концессии предоставить пользователю право использовать в его предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав. Причем для этого недостаточно просто подписать договор франчайзинга и акт о предоставлении прав.

Когда считается, что правообладатель не исполнил обязанности по предоставлению права

1. Не соблюдены требования о государственной регистрации предоставления прав.

В силу пункта 2 статьи 1028 Гражданского кодекса РФ предоставление права использования комплекса исключительных прав подлежит государственной регистрации. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Обоснование

До 1 октября 2014 года Гражданский кодекс РФ предписывал сторонам осуществлять государственную регистрацию самого договора коммерческой концессии. Неосуществление государственной регистрации влекло ничтожность договора.

В рамках реформы Гражданского кодекса РФ текст пункта 1 статьи 1028 Гражданского кодекса РФ был изложен в новой редакции. Законодатель указал, что нужно регистрировать именно «предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ). Таким образом, отсутствие регистрации более не влечет ничтожность договора, а только свидетельствует о неисполнении правообладателем своей обязанности.

Согласно пункту 1 статьи 4 Гражданского кодекса РФ о действии гражданского законодательства во времени, новая редакция действует для договоров, заключенных с 1 октября 2014 года. При этом действующий порядок регистрации, предусмотренный разделом 3.4 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утвержденных приказом Роспатента от 29 декабря 2009 г. № 186 (далее – Рекомендации), пока остался неизменным. Если договор подписан до 1 октября 2014 года, то отсутствие его регистрации по-прежнему влечет ничтожность договора (см., например, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16 февраля 2015 г. № Ф04-15637/2015 по делу № А45-13334/2014).

Обязанность по государственной регистрации несет правообладатель (абз. 2 п. 2 ст. 1031 ГК РФ). На пользователя она может быть возложена только договором.

2. Правообладатель не предоставил пользователю необходимую информацию и (или) не проинструктировал по вопросам, связанным с осуществлением прав.

Наряду с государственной регистрацией предоставления прав правообладатель в силу пункта 1 статьи 1031 Гражданского кодекса РФ также обязан:

  • передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии;
  • проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.

До того момента, пока правообладатель не предоставит соответствующую документацию (если она необходима пользователю для работы), он не может считаться исполнившим обязанность по предоставлению пользователю комплекса прав надлежащим образом.

Какие последствия влечет непередача прав по договору франчайзинга

1. До момента, пока предоставление прав не пройдет государственную регистрацию, пользователь будет не вправе применять предоставленные по договору права. В противном случае он рискует получить претензию правообладателя о незаконном использовании прав.

2. Может возникнуть спор с налоговыми органами.

Обоснование

На протяжении длительного времени налоговые органы в своих разъяснениях указывали на условие, необходимое для учета в составе расходов суммы вознаграждения, уплаченной за пользование предоставленными правами, – государственная регистрация договора коммерческой концессии (см., например, письма Минфина России от 7 ноября 2006 г. № 03-03-04/1/727 и от 6 мая 2013 г. № 03-03-06/1/15655).

Вместе с тем, судебная практика занимала обратную позицию, указывая, что нарушение порядка заключения договора имеет значение только для сторон договора и не влияет на налоговые последствия. См., например, постановления:

Аналогичная практика сложилась в отношении принятия к вычету входного НДС по договору коммерческой концессии, не прошедшего государственную регистрацию (см., например,постановление ФАС Северо-Западного округа от 12 июля 2007 г. по делу № А56-19610/2006).

На данный момент неясно, каким образом сложится соответствующая практика теперь, когда государственной регистрации подлежит не сам договор коммерческой концессии, а предоставление прав по нему.

Сейчас незарегистрированный договор коммерческой концессии остается действительным и заключенным. Поэтому логично предположить, что даже если правообладатель не исполнит обязанность по предоставлению прав, то это не должно влечь для пользователя невозможности учесть в составе расходов суммы платежей за предоставление соответствующих прав.

Тем не менее пользователю нужно учитывать соответствующий риск.

Что нужно сделать пользователю, чтобы избежать этого риска, если договор еще не заключен

В первую очередь необходимо запросить у правообладателя документы, подтверждающие принадлежность ему всего комплекса исключительных прав.

В самом договоре (или в дополнительном соглашении к нему) нужно попробовать предусмотреть:

  • условие о том, что пользователь осуществляет оплату предоставления прав только после того, как правообладатель осуществит государственную регистрацию предоставления прав;
  • срок, в течение которого правообладатель должен осуществить государственную регистрацию;
  • ответственность правообладателя за несвоевременную регистрацию договора или право пользователя отказаться от договора в одностороннем порядке в случае неосуществления регистрации в определенный срок.

Пример формулировки условий договора коммерческой концессии, направленных на защиту прав пользователя при государственной регистрации предоставления прав

«1. Правообладатель обязуется осуществить государственную регистрацию предоставления прав по настоящему Договору своими силами и за свой счет. В случае последующего изменения или расторжения настоящего Договора по любому основанию Правообладатель также обязуется произвести государственную регистрацию соответствующих изменений или расторжения Договора своими силами и за свой счет.

2. Правообладатель обязуется подать полный комплект документов на государственную регистрацию предоставления прав в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора, а изменения или расторжения Договора – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня расторжения Договора или внесения в него изменений.

3. Правообладатель несет ответственность за комплектность и правильность оформления документов, предоставляемых для осуществления государственной регистрации. Факт предоставления документов на государственную регистрацию подтверждается предоставлением Пользователю заверенной копии расписки о принятии документов или иного документа, подтверждающего передачу комплекта документов органу, осуществляющему государственную регистрацию.

4. В случае нарушения Правообладателем предусмотренного Договором срока на предоставление документов на государственную регистрацию или получения отказа федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от регистрации предоставления прав по настоящему Договору Пользователь по своему выбору вправе воспользоваться одним или несколькими из следующих прав:

1) самостоятельно обратиться за государственной регистрацией предоставления прав, изменения или расторжения Договора и потребовать от Правообладателя возмещения любых расходов на государственную регистрацию;

2) потребовать от Правообладателя уплаты неустойки в размере _____________ за каждый день просрочки до дня осуществления государственной регистрации;

3) отказаться от Договора в одностороннем порядке со дня направления Правообладателю уведомления об одностороннем отказе от Договора и потребовать возмещения убытков.

5. Оплата за предоставление и использование прав по Договору осуществляется Пользователем в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, но не ранее получения документов о государственной регистрации предоставления прав по настоящему Договору».

Что нужно сделать пользователю, чтобы избежать этого риска, если договор заключен

Если правообладатель не регистрирует предоставление прав, пользователь может использовать следующие способы защиты своих прав.

1. Приостановить оплату за предоставляемые права.

Если правообладатель не исполняет свою обязанность по предоставлению прав, то пользователь вправе приостановить исполнение встречного обязательства по оплате предоставленных прав. Такое правомочие следует из положений пункта 2 статьи 328 Гражданского кодекса РФ о встречном исполнении обязательств.

2. Предъявить правообладателю претензию о неисполнении обязанности по предоставлению прав по договору.

3. Обратиться за регистрацией предоставления прав самостоятельно.

Роспатент лояльно относится к подобным ситуациям. Согласно действующей практике пользователь может обратиться за государственной регистрацией самостоятельно независимо от наличия такого указания в договоре (п. 3.4.10 Рекомендаций).

См. также Правообладатель не подает документы на регистрацию предоставления права использования комплекса исключительных прав. Может ли пользователь сам подать заявление о регистрации, если договор коммерческой концессии не содержит такой его обязанности.

4. Предъявить иск о понуждении правообладателя осуществить государственную регистрацию.

5. Предъявить иск о расторжении договора и потребовать возмещения убытков.

Такое требование пользователь может обосновать существенным нарушением договора другой стороной (подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ). Именно таковым является неисполнение обязанности по предоставлению прав.

6. Использовать иные способы защиты, если они предусмотрены договором (например, односторонний отказ от договора, взыскание неустойки и т. д.).

166.2595 (11,17)

Совет

Для комплексной защиты своих прав пользователю стоит использовать сразу несколько способов защиты. В частности, он может одновременно:

  • приостановить оплату по договору;
  • самостоятельно обратиться за регистрацией предоставления прав;
  • выставить правообладателю претензию с требованием о возмещении убытков.

166.2596 (11,17)

Совет

В ходе исполнения договора пользователю необходимо надлежащим образом хранить заверенные копии документов, подтверждающих регистрацию предоставления прав. Это нужно на случай проведения административных проверок или получения претензий от третьих лиц.

Риск 2. Пользователь ненадлежащим образом исполнит предусмотренные законом или договором обязанности

У пользователя по договору коммерческой концессии есть ряд обязанностей, действующих независимо от того, указаны ли они в договоре (ст. 1032 ГК РФ). В частности, он обязан:

  • обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, которые производит, выполняет или оказывает непосредственно правообладатель;
  • соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем (в т. ч. указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, которые использует пользователь при осуществлении предоставленных ему по договору прав);
  • оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;
  • не разглашать секреты производства (ноу-хау) правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;
  • информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.

Наряду с перечисленными обязанностями пользователя законодатель также допускает установление в договоре дополнительных ограничений прав пользователя (ст. 1033 ГК РФ). В частности, могут быть предусмотрены:

  • обязательство пользователя не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора коммерческой концессии в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав;
  • отказ пользователя от получения по договорам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя;
  • обязательство пользователя реализовывать, в том числе перепродавать, произведенные и (или) закупленные товары, выполнять работы или оказывать услуги с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав по установленным правообладателем ценам;
  • обязательство пользователя не осуществлять реализацию аналогичных товаров, выполнение аналогичных работ или оказание аналогичных услуг с использованием товарных знаков или коммерческих обозначений других правообладателей;
  • обязательство пользователя продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно в пределах определенной территории;
  • обязательство пользователя согласовывать с правообладателем место расположения коммерческих помещений, используемых при осуществлении предоставленных по договору исключительных прав, а также их внешнее и внутреннее оформление.

Эти ограничения распространяются на пользователя, если только они прямо указаны в заключенном договоре. То есть если иное прямо не определено в договоре, то пользователь не ограничен территорией использования комплекса прав, свободно выбирает место расположения торговых точек и их оформление, может конкурировать с правообладателем, получать аналогичные права от конкурентов правообладателя и иным образом реализовывать свои права по использованию комплекса прав. Такие действия не будут являться нарушением договора. Вместе с тем, и правообладатель будет вправе продолжить свою деятельность на территории пользователя, а также предоставить такой же комплекс прав другим лицам, если договором ограничительные условия не предусмотрены. Так, Президиум ВАС РФ указывал: «Поскольку положения статьи 1033 Гражданского кодекса прямо предусматривают право сторон включить в договор коммерческой концессии определенные ограничения, такие ограничения при отсутствии их установления в договоре не могут предполагаться и, следовательно, применяться к отношениям сторон» (см.постановление Президиума ВАС РФ от 20 сентября 2011 г. № 2549/11).*

При этом условия договора, предусматривающие обязательство пользователя продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно покупателям (заказчикам), имеющим местонахождение, местожительство на определенной договором территории, будут ничтожны (п. 2 ст. 1033 ГК РФ). Любые ограничительные условия, предусмотренные статьей 1033 Гражданского кодекса РФ, могут быть также признаны недействительными по требованию антимонопольного органа или иного заинтересованного лица, если они противоречат антимонопольному законодательству. См. также Если ограничительные условия противоречат антимонопольному законодательству, то они могут быть признаны недействительными.

Какие последствия влечет ненадлежащее исполнение пользователем своих обязанностей

1. Правообладатель сможет направить пользователю претензию с требованием устранить нарушения и возместить убытки.

2. Пользователь не сможет использовать преимущественное право на заключение договора франчайзинга на новый срок (для договоров, заключенных на определенный срок) (п. 1 ст. 1035 ГК РФ).

3. Правообладатель сможет отказаться от исполнения договора коммерческой концессии полностью или частично.

Последнее возможно, если пользователь допустит грубое нарушение инструкций и указаний правообладателя, направленных на обеспечение соответствия условиям договора характера, способов и условий использования предоставленного комплекса исключительных прав.

 



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.