Владение секретом производства

174

Вопрос

В рекомендации "Как передать искл. право на секрет производства" указывается, что Правообладателю целесообразно удостовериться, что отсутствуют иные лица, считающиеся обладателями искл. права на этот же секрет производства, какой существует способ это сделать? Чем грозит пренебрежение данным? В другой литературе прочитали, что допускается параллельное владение секретом производства разными лицами, так как не исключено, что кто-то другой разработал такой же механизм работы как у нас, и не зарегистрировал допустим патент, но мы об этом не знаем. Как быть в той ситуации, если в другой стране могут быть патенты на механизм (принцип) работы устройства, нужно-ли делать патентный поиск?

Ответ

 В данном случае необходимо убедиться в том, что первоначальный Правообладатель имеет все необходимые документы, на основании которых он стал обладателем исключительного права на ноу-хау (договор об отчуждении исключительного права, гражданско-правовой или трудовой договор с автором секрета производства). Можно предположить, что не имеет смысла делать патентный поиск.

Имеется очень маленькая вероятность того, что параллельно кто-то владеет идентичным секретом производства.

Патент и секрет производства – разные вещи. В соответствии со ст. 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

По аналогии, если патент получен в РФ, но не зарегистрирован на территории США, то он и не охраняется в США.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Как передать исключительное право на секрет производства (ноу-хау)

«Проверка наличия исключительного права

Если предоставляемая информация действительно обладает всеми признаками секрета производства, необходимо удостовериться в том, что организации принадлежит исключительное право на ноу-хау. Также целесообразно удостовериться, что отсутствуют иные лица, считающиеся обладателями исключительного права на этот же секрет производства (п. 2 ст. 1229 ГК РФ).

Если этого не сделать, впоследствии могут возникнуть споры как с правообладателями, так и с приобретателем.

Чтобы обезопасить себя от таких споров, нужно убедиться в том, что у организации есть все необходимые правоустанавливающие документы, то есть документы, на основании которых она стала обладателем исключительного права на ноу-хау.

Как правило, в качестве правоустанавливающего документа выступает договор об отчуждении исключительного права, по которому организация приобрела исключительное право у первоначального правообладателя – физического лица, создавшего секрет производства (см., например, постановление ФАС Центрального округа от 16 апреля 2013 г. по делу № А62-5550/2012). Впрочем, в роли правообладателя, передавшего организации исключительное право на ноу-хау, может выступать и юридическое лицо (если до этого оно получило исключительное право на законных основаниях).

При анализе договора об отчуждении исключительного права особое внимание имеет смысл обратить на положения о том, с какого момента такое право переходит к организации.

Обоснование

Во-первых, договор об отчуждении исключительного права может предусматривать, что это право переходит к приобретателю через определенный промежуток времени с момента заключения договора (например, через неделю, месяц и т. д.). Если такой срок еще не наступил, приобретатель не считается обладателем исключительного права на произведение (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

Во-вторых, договор может устанавливать, что исключительное право переходит к приобретателю на основании акта приема-передачи, который имеет правопорождающее (а не правоподтверждающее) значение.

Если стороны договора не составили и не подписали такой акт, формально приобретатель не считается обладателем исключительного права на произведение.

Бывает и так, что организация становится обладателем сведений, составляющих секрет производства, в процессе деятельности ее сотрудников и (или) подрядчиков. В такой ситуации в качестве правоустанавливающего документа вместо договора об отчуждении исключительного права может выступать иной гражданско-правовой договор либо трудовой договор. Задача организации – убедиться, действительно ли по такому договору к ней перешло исключительное право на ноу-хау.

Обоснование

На практике отношения между организацией и непосредственным разработчиком секрета производства оформляют разными способами.

1. Секрет производства создал сотрудник организации при выполнении трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

В такой ситуации ноу-хау считается служебным секретом производства, а исключительное право на него принадлежит работодателю независимо от условий трудового договора (п. 1 ст. 1470 ГК РФ).

2. Секрет производства создал сотрудник организации, но это не связано с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Бывают случаи, когда при нахождении на рабочем месте сотрудник создает ноу-хау, не относящееся ни к трудовой функции, ни к заданиям руководства. Например, не исключена ситуация, когда авиаконструктор, работая на компьютере организации-работодателя, разрабатывает неизвестную ранее технологию производства домашней бытовой техники. В таком случае работодатель, не дававший соответствующего поручения сотруднику, никаких прав в отношении технологии не получает. Это следует из анализа статьи 1470 Гражданского кодекса РФ.

В сложившейся ситуации организации, намеренной передать исключительное право другому лицу, нужно:

  • сначала заключить с сотрудником (правообладателем) договор об отчуждении исключительного права, выступив в роли приобретателя, а уже затем
  • заключить договор об отчуждении исключительного права с лицом, которому планировалось передать это право (предполагаемым приобретателем).

3. Секрет производства создало лицо, не являющееся сотрудником организации, при исполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ.

В этом случае исключительное право на секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), кроме ситуации, когда договор предусматривает иное (ст. 1471 ГК РФ). Другими словами, правообладателем считается подрядчик, если договор с организацией (заказчиком):

  • либо не содержит положений о переходе исключительного права на ноу-хау;
  • либо прямо предусматривает, что обладателем исключительного права считается подрядчик.*

В каждой из таких двух ситуаций организации, намеренной передать исключительное право другому лицу, нужно:

  • сначала заключить с подрядчиком (правообладателем) договор об отчуждении исключительного права, выступив в роли приобретателя, а уже затем
  • заключить договор об отчуждении исключительного права с лицом, которому планировалось передать это право (предполагаемым приобретателем).

Если же договор прямо устанавливает, что обладатель исключительного права – заказчик, организация может распорядиться этим правом по своему усмотрению, в том числе передать его другому лицу.»

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль