Существенные условия договора

179

Вопрос

Какие условия договора об отчуждении исключительного права на секрет производства являются существенными, может ли такой договор быть безвозмездным? Если допускается безвозмездная передача прав, как это влияет на тот факт что сделка будет между двумя юр.лицами (Российское ООО и американское LLC) в которых присутствуют одни те же участники (доля участия таких физ.лиц в Российском ООО 70%. доля участия в LLC 50%)?

Ответ

Существенными условиями договора являются – предмет и вознаграждение правообладателя (без этих условий договор будет считаться незаключенным). Закон содержит прямой запрет на безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями (п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ).

Предмет договора. В договоре необходимо указать секрет производства, исключительное право на который правообладатель намерен передать приобретателю (п. 1 ст. 1234, п. 1 ст. 1468 ГК РФ).

Следовательно, правообладателю необходимо максимально полно описать содержание ноу-хау, но не раскрывая при этом конфиденциальную информацию.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Как передать исключительное право на секрет производства (ноу-хау)

«Бывают ситуации, когда организация (индивидуальный предприниматель), обладающая исключительным правом на секрет производства (ноу-хау), сталкивается с необходимостью распорядиться таким правом. Причины для этого могут быть самыми разными, начиная от намерения получить вознаграждение от контрагента (приобретателя) и заканчивая задачей распределить функции внутри группы лиц.

Договор об отчуждении исключительного права – один из двух основных способов, которыми можно распорядиться исключительным правом на ноу-хау. В отличие от второго способа (заключение лицензионного договора) правообладатель передает контрагенту исключительное право в полном объеме.

Обоснование

Так, организация передает не только право использовать секрет производства одним или несколькими определенными способами (например, для изготовления компьютерной техники), но и право (п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1466 ГК РФ):

  • использовать ноу-хау любыми другими не противоречащими закону способами;
  • разрешать или запрещать иным лицам использовать ноу-хау;
  • распоряжаться исключительным правом на ноу-хау.

Статус обладателя исключительного права на секрет производства переходит от организации к приобретателю.

При заключении договора об отчуждении исключительного права на секрет производства необходимо:

Проверка наличия признаков ноу-хау

Перед тем как заключить договор об отчуждении исключительного права, стоит проанализировать, на самом ли деле объект, исключительное право на который намерена передать организация, обладает всеми признаками ноу-хау.

В качестве секрета производства могут выступать производственные, технические, экономические, организационные и любые иные сведения о следующих объектах (п. 1 ст. 1465 ГК РФ):

  • о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (в частности, о патентоспособных объектах, т. е. об объектах, на которые можно было бы получить патент, но которые обладатель сведений решил не запатентовывать);
  • о способах ведения профессиональной деятельности.

Однако любые из таких сведений считаются секретом производства только тогда, когда одновременно выполняются следующие условия:

1) информация имеет коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам;

2) у третьих лиц нет свободного доступа к этой информации на законном основании;

3) обладатель информации принимает разумные меры для соблюдения ее конфиденциальности, в том числе вводит в отношении нее режим коммерческой тайны.

166.2162 (11,17)

Совет

В настоящий момент обладателю информации имеет смысл исходить из того, что в роли ноу-хау могут выступать только те сведения, в отношении которых установлен режим коммерческой тайны. Такая позиция в максимальной степени обезопасит правообладателя от споров и недопонимания с приобретателем.

Обоснование

Ранее (до 1 октября 2014 года) режим коммерческой тайны считался обязательным признаком секрета производства.

Новая редакция статьи 1465 Гражданского кодекса РФ смягчила требования к охране конфиденциальности ноу-хау (п. 142 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; далее – Закон № 35-ФЗ).

Теперь обладателю информации достаточно принимать разумные меры, направленные на сохранение сведений в секрете. В качестве одной из таких мер (но не в качестве обязательного признака ноу-хау) закон называет введение режима коммерческой тайны.

Вместе с тем, с практической точки зрения можно предположить, что суды при оценке разумности мер, принятых для сохранения конфиденциальности информации, продолжат ориентироваться на меры по охране коммерческой тайны. Поэтому до того момента, как сложится судебная практика в отношении новой редакции статьи 1465Гражданского кодекса РФ, лучше все же не пренебрегать введением режима коммерческой тайны.

Внимание! Если правообладатель не убедится в том, что предоставляемая приобретателю информация отвечает всем признакам секрета производства, могут возникнуть негативные последствия

После заключения договора об отчуждении исключительного права может выясниться, что правообладатель передал право на объект, не являющийся охраняемым результатом интеллектуальной деятельности. В итоге получится, что закон не позволял сторонам оформить отношения с помощью договора об отчуждении исключительного права.

В свою очередь, это может привести к тому, что приобретатель попытается добиться признания договора незаключенным и (или) потребует возвратить уплаченное вознаграждение.

А если вознаграждение еще не перечислено, может получиться так, что приобретатель откажется его выплачивать. В такой ситуации правообладателю вряд ли удастся взыскать с контрагента задолженность. Вероятнее всего, при рассмотрении спора суд укажет на незаключенность договора и откажет приобретателю в удовлетворении требования.

Проверка наличия исключительного права

Если предоставляемая информация действительно обладает всеми признаками секрета производства, необходимо удостовериться в том, что организации принадлежит исключительное право на ноу-хау. Также целесообразно удостовериться, что отсутствуют иные лица, считающиеся обладателями исключительного права на этот же секрет производства (п. 2 ст. 1229 ГК РФ).

Если этого не сделать, впоследствии могут возникнуть споры как с правообладателями, так и с приобретателем.

Чтобы обезопасить себя от таких споров, нужно убедиться в том, что у организации есть все необходимые правоустанавливающие документы, то есть документы, на основании которых она стала обладателем исключительного права на ноу-хау.

Как правило, в качестве правоустанавливающего документа выступает договор об отчуждении исключительного права, по которому организация приобрела исключительное право у первоначального правообладателя – физического лица, создавшего секрет производства (см., например, постановление ФАС Центрального округа от 16 апреля 2013 г. по делу № А62-5550/2012). Впрочем, в роли правообладателя, передавшего организации исключительное право на ноу-хау, может выступать и юридическое лицо (если до этого оно получило исключительное право на законных основаниях).

При анализе договора об отчуждении исключительного права особое внимание имеет смысл обратить на положения о том, с какого момента такое право переходит к организации.

Обоснование

Во-первых, договор об отчуждении исключительного права может предусматривать, что это право переходит к приобретателю через определенный промежуток времени с момента заключения договора (например, через неделю, месяц и т. д.). Если такой срок еще не наступил, приобретатель не считается обладателем исключительного права на произведение (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

Во-вторых, договор может устанавливать, что исключительное право переходит к приобретателю на основании акта приема-передачи, который имеет правопорождающее (а не правоподтверждающее) значение.

Если стороны договора не составили и не подписали такой акт, формально приобретатель не считается обладателем исключительного права на произведение.

Бывает и так, что организация становится обладателем сведений, составляющих секрет производства, в процессе деятельности ее сотрудников и (или) подрядчиков. В такой ситуации в качестве правоустанавливающего документа вместо договора об отчуждении исключительного права может выступать иной гражданско-правовой договор либо трудовой договор. Задача организации – убедиться, действительно ли по такому договору к ней перешло исключительное право на ноу-хау.

Обоснование

На практике отношения между организацией и непосредственным разработчиком секрета производства оформляют разными способами.

1. Секрет производства создал сотрудник организации при выполнении трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

В такой ситуации ноу-хау считается служебным секретом производства, а исключительное право на него принадлежит работодателю независимо от условий трудового договора (п. 1 ст. 1470 ГК РФ).

2. Секрет производства создал сотрудник организации, но это не связано с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Бывают случаи, когда при нахождении на рабочем месте сотрудник создает ноу-хау, не относящееся ни к трудовой функции, ни к заданиям руководства. Например, не исключена ситуация, когда авиаконструктор, работая на компьютере организации-работодателя, разрабатывает неизвестную ранее технологию производства домашней бытовой техники. В таком случае работодатель, не дававший соответствующего поручения сотруднику, никаких прав в отношении технологии не получает. Это следует из анализа статьи 1470 Гражданского кодекса РФ.

В сложившейся ситуации организации, намеренной передать исключительное право другому лицу, нужно:

  • сначала заключить с сотрудником (правообладателем) договор об отчуждении исключительного права, выступив в роли приобретателя, а уже затем
  • заключить договор об отчуждении исключительного права с лицом, которому планировалось передать это право (предполагаемым приобретателем).

3. Секрет производства создало лицо, не являющееся сотрудником организации, при исполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ.

В этом случае исключительное право на секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), кроме ситуации, когда договор предусматривает иное (ст. 1471 ГК РФ). Другими словами, правообладателем считается подрядчик, если договор с организацией (заказчиком):

  • либо не содержит положений о переходе исключительного права на ноу-хау;
  • либо прямо предусматривает, что обладателем исключительного права считается подрядчик.

В каждой из таких двух ситуаций организации, намеренной передать исключительное право другому лицу, нужно:

  • сначала заключить с подрядчиком (правообладателем) договор об отчуждении исключительного права, выступив в роли приобретателя, а уже затем
  • заключить договор об отчуждении исключительного права с лицом, которому планировалось передать это право (предполагаемым приобретателем).

Если же договор прямо устанавливает, что обладатель исключительного права – заказчик, организация может распорядиться этим правом по своему усмотрению, в том числе передать его другому лицу.

Обоснование эффективности ноу-хау

Приобретая исключительное право на секрет производства, контрагент, как правило, рассчитывает получить конкретный материальный результат, созданный с применением ноу-хау (например, произвести продукцию, построить здание и т. д.). Поэтому правообладателю нужно быть готовым к тому, что, прежде чем заключить договор, приобретатель захочет убедиться в реальной коммерческой ценности ноу-хау.

В частности, приобретателю может потребоваться совершить следующие действия.

1. Удостовериться в том, что сам правообладатель получает конкретный результат от использования ноу-хау.

В этом случае правообладатель может предоставить приобретателю экземпляр единицы продукции, произведенной с применением секрета производства.

Более того, с приобретателем можно заключить отдельный договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау. По этому договору правообладателю потребуется продемонстрировать использование секрета производства на практике и подтвердить его коммерческую ценность. Однако сами сведения, составляющие ноу-хау, правообладатель сохранит в тайне (до тех пор пока стороны не заключат договор об отчуждении исключительного права).

В свою очередь, за приобретателем не будет лишним закрепить обязанность по выплате вознаграждения за ознакомление с результатами секрета производства. Правда, приобретатель может отказаться предусматривать такую обязанность со ссылкой на то, что в демонстрации использования ноу-хау заинтересованы обе стороны договора. Ведь в зависимости от того, заинтересуют ли предполагаемого приобретателя результаты применения секрета производства, будет решаться вопрос о приобретении исключительного права. Следовательно, договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау не должен предусматривать условие о каком-либо вознаграждении.

Если приобретатель приведет эту аргументацию, правообладателю нужно будет самостоятельно решать, заключать безвозмездный договор на демонстрацию использования ноу-хау или нет. Представляется, что, если исполнение такого договора не потребует от правообладателя много времени и усилий, все же стоит согласиться с аргументацией приобретателя и выполнить обязательство на безвозмездной основе (рассчитывая при этом получить в дальнейшем вознаграждение за отчуждение исключительного права). Главное – не раскрыть в процессе исполнения сведения, составляющие секрет производства.

2. Оценить и проверить применимость ноу-хау на предприятии приобретателя. Другими словами, приобретателю может потребоваться проанализировать, располагает ли он всеми необходимыми ресурсами для практического использования ноу-хау.

В этом приобретателю могут помочь специалисты организации-правообладателя. В частности, с приобретателем можно заключить отдельный договор возмездного оказания услуг, по которому правообладатель будет должен:

  • сделать заключение о том, возможно ли использовать ноу-хау на предприятии приобретателя;
  • дать практические советы в отношении того, какое оборудование и (или) какие иные ресурсы понадобятся приобретателю, чтобы получить ожидаемый результат в процессе использования ноу-хау.

Форма договора

Договор об отчуждении исключительного права на ноу-хау необходимо заключить в простой письменной форме (п. 2 ст. 1234 ГК РФ).

Внимание! Если стороны оформят отношения по отчуждению исключительного права на секрет производства в устной форме, это повлечет недействительность договора

Такой вывод следует из пункта 2 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ.

Договор, письменная форма которого не соблюдена, скорее всего, будет считаться оспоримой сделкой. Это значит, что в ряде случаев приобретатель либо третье лицо будет вправе обратиться в суд с требованием о признании договора недействительным (п. 2 ст. 166 ГК РФ).

В то же время стороны вправе предусмотреть, что договор требует нотариального удостоверения (подп. 2 п. 2 ст. 163 ГК РФ). Такое условие может помочь правообладателю защитить свои интересы. Однако при включении этого условия в договор необходимо понимать, что несоблюдение нотариальной формы повлечет негативные последствия.

Обоснование

Последствия того, что нотариус не удостоверил договор об отчуждении исключительного права, могут быть разными. В частности, сложно заранее предугадать, какое именно решение в случае спора примет суд:

  • признает договор незаключенным (абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ);
  • укажет на ничтожность сделки (п. 3 ст. 163 ГК РФ);
  • посчитает договор заключенным и действительным в связи с тем, что одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, а другая сторона уклоняется от ее нотариального удостоверения (п. 1 ст. 165 ГК РФ). При этом «уклоняющаяся» сторона должна будет возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в оформлении договора (п. 3 ст. 165 ГК РФ).

Вместе с тем, каждое из перечисленных последствий можно избежать, если вовремя удостоверить договор у нотариуса.

Нужно ли правообладателю регистрировать договор об отчуждении исключительного права на ноу-хау или переход этого права

Нет, не нужно.

С 1 октября 2014 года сами по себе договоры об отчуждении исключительного права не подлежат государственной регистрации (подп. «а» п. 6 ст. 3, ч. 1 ст. 7 Закона № 35-ФЗ).

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>

Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль