Как правильно документально оформить своё производство

154

Вопрос

Как правильно документально оформить своё производство, свой товарный знак. Возможно даже запетентовать. Весь технологический процесс я разработала сама. Сейчас это производство в домашних условиях, но можно поставить на поток в цехе.

Ответ

Вы можете получить патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец (гл. 72 ГК РФ). Также можно установить режим ноу-хау (секрет производства) (ст. 1465 ГК РФ). Для коммерческого использования производства необходимо зарегистрировать ИП или юридическое лицо.

Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с настоящим Кодексом (заявителем) (п. 1 ст. 1374 ГК РФ).

Чтобы зарегистрировать товарный знак, нужно обратиться в Федеральный институт промышленной собственности. Регистрация товарного знака производится в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32. В приложении № 1 к Правилам размещена унифицированная форма заявки (образец заполнения).

На каждый товарный знак подается своя заявка. Обозначения, отличающиеся одно от другого какими-либо элементами, считаются разными товарными знаками (п. 2.11 Правил). В этом же пункте установлены требования к описанию товарного знака.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Выбор между патентом и режимом ноу-хау. Можно ли совместить преимущества обоих способов

«Если в компании разработано какое-то новаторское техническое решение, компания может оказаться перед непростым выбором: как защитить свои права на это изобретение. Как правило, приходится выбирать между двумя противоположными способами: получением патента или установлением режима ноу-хау. С одной стороны, получение патента дает максимальную защищенность: права на изобретение закрепляются за компанией, и она получает специальные меры защиты против нарушителей ее прав. Но у этого метода есть недостаток – на определенном этапе оформления патента необходимо раскрыть информацию об изобретении, что сделает ее известной конкурентам. Режим ноу-хау (другое его название – секрет производства), напротив, предполагает сохранение изобретения в режиме конфиденциальности, однако не исключает риска того, что патент на аналогичное изобретение зарегистрирует за собой кто-то другой. Казалось бы, альтернативы нет: законом не предусмотрено иных способов защиты прав на изобретения. Но в действительности можно использовать законную и весьма эффективную методику, которая позволит долгое время сохранять конкурентное преимущество, держать довольно длительное время в тайне технологию производства инновационного продукта, при этом не лишаясь возможности получить патент в будущем.

Режим ноу-хау не обеспечивает полной охраны изобретения

Режим ноу-хау в отношении нераскрытой информации о созданном изобретении или полезной модели возникает не автоматически, а лишь при условии введения в отношении нее режима коммерческой тайны. Ноу-хау – это, по сути, одна из разновидностей коммерческой тайны.

ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ).*

Nota bene!

Если получить патент нужно быстро, но есть угроза его оспаривания, можно после подачи заявки на изобретение подать выделенную заявку на полезную модель. У полезных моделей имеются только две уязвимые точки – «новизна» и «промышленная применимость», в то время как у изобретений добавляется еще одна уязвимость – «изобретательский уровень» (экстраординарное техническое преимущество). Если компания после выделения заявки на полезную модель не будет отзывать первую заявку, то ее рассмотрят в общем порядке, что позволит в дальнейшем получить патент и на изобретение.

Такой режим охраны информации можно ввести, только если продукция, при производстве которой использовано ноу-хау, способна приносить прибыль без автоматического разглашения информации о секрете производства.

Что касается организационной стороны, то для введения режима коммерческой тайны нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, определить перечень информации, составляющей коммерческую тайну. Во-вторых, ограничить доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, установив порядок обращения с этой информацией и контроль за соблюдением этого порядка. В-третьих, вести учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана. В-четвертых, регулировать отношения по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров. И в-пятых, на все материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, нужно наносить гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации или включать эти сведения в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию (ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.07.04 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»).

С одной стороны, режим ноу-хау имеет как минимум три достоинства. Первое – он удобен тем, что его введение не требует значительных усилий и временных затрат (как в случае с получением патента), не нужно доказывать соответствие изобретения условиям патентоспособности. Второе важное достоинство – потенциально не ограниченный срок охраны в отличие от патента, срок охраны которого ограничен (п. 123 ст. 1363 ГК РФ). Секрет производства можно сохранять настолько долго, насколько требуется самой компании (например, чтобы окупить инвестиции в разработку), а уже после этого регистрировать патент. Третье достоинство – информация носит закрытый характер, тогда как при оформлении патента эту информацию приходится раскрывать, что делает ее доступной для конкурентов. Правда, этот плюс весьма условный – всегда остается риск того, что информация об изобретении может стать известна конкурентам от недобросовестных сотрудников компании.

С другой стороны, режим ноу-хау имеет и значительные недостатки.

Первый недостаток: защита прав в случае разглашения информации затруднена. Несмотря на то что порядок введения режима ноу-хау проще патентования, сам по себе этот порядок не так прост. Он включает в себя целый ряд формальных мер: нужно разработать и внедрить комплекс локальных нормативных актов, внести соответствующие положения в трудовые договоры, выявлять и паспортизировать конфиденциальную информацию, принимать приказы об отнесении информации к конфиденциальной и введении в ее отношении соответствующего режима, вести книгу учета лиц, допущенных к коммерческой тайне, и т. д. На практике лишь немногие компании соблюдают абсолютно все формальности. Но малейшее упущение может обернуться невозможностью защитить свои права на ноу-хау. Например, часто сложности защиты правообладателей связаны с тем, что предмет охраны (та ценная информация, которую компания желает защитить) не идентифицирован. Поэтому в случае спора трудно доказать, что истец обладал правами именно на те сведения, в отношении которых ответчик совершил действия, рассматриваемые истцом в качестве нарушения его прав.

Лицо, которое использовало секрет производства, нельзя привлечь к ответственности, если оно не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно (п. 2 ст. 1472 ГК РФ).

Еще одна распространенная причина, которая осложняет защиту обладателя ноу-хау, в том, чтокомпания не ведет перечень лиц, допущенных к коммерческой тайне, не уведомляет лиц, получивших доступ к информации, о том, что она отнесена к коммерческой тайне, или не предусматривает в трудовом или ином соглашении адекватную ответственность за нарушение обязательств по сохранению коммерческой тайны.

Второй недостаток: неустранимые патентные риски. Обязанность сохранения в тайне конфиденциальной информации можно возложить лишь на тех лиц, которые получили доступ к ней на основании договора. Другие лица, которым эта информация стала известна в результате их добросовестного поведения (например, если они независимо создали такое же изобретение или получили информацию об изобретении компании от третьего лица любым законным способом), могут поступить с ней по своему усмотрению и в том числе получить патент.

Часто утечка информации происходит в результате действий бывших сотрудников или партнеров по бизнесу, если им удалось избежать обязательств по сохранению режима конфиденциальности, либо если в отношении них не удается доказать, что изобретение или полезная модель созданы в период их работы в компании в рамках их служебных обязанностей или при выполнении конкретного задания работодателя.

Если патент получит кто-то другой, то бывший обладатель ноу-хау сможет в лучшем случае продолжить использование тождественного изобретения или полезной модели без расширения объемов такого использования (ст. 1361 ГК РФ). Кроме того, если кто-то добросовестно и независимо от других обладателей ноу-хау станет обладателем таких сведений, он приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства (п. 2 ст. 1466 ГК РФ).

Оформление патента недостаточно защищает патентообладателя

Если задача компании – иметь монополию на использование того или иного технического решения, то режим секрета производства ей не подходит. Лучше выбрать регистрацию патента на изобретение. В таком случае заявитель получит полную охрану своих разработок. Однако оформление патента тоже нельзя назвать способом, не имеющим недостатков.

Первый недостаток: нельзя внести изменения в выданный патент. Предмет правовой охраны по патенту на изобретение или полезную модель определяется независимыми пунктами формулы, прилагающейся к патенту. Каждый независимый пункт, определяющий предмет охраны, может включать в себя десятки и сотни признаков. При этом не всегда на момент подачи заявки соискатель патента может предвидеть, какие именно признаки с большой вероятностью будут использованы в аналогичной продукции конкурента, и составить комбинацию признаков с учетом всех возможных вариантов реализации изобретения или полезной модели. Внесение в формулу изобретения каких-либо изменений, связанных с изменением объема охраны, возможно только до завершения экспертизы по заявке, то есть до выдачи патента. На практике не исключена ситуация, когда конкуренты, получив информацию об изобретении, начнут выпускать изделия, имеющие сходство с запатентованным изобретением, но формально под него не подпадающими.

Nota bene!

Для сокрытия информации от конкурентов иногда используют абстрактные, невнятные или запутанные формулировки в описании изобретения. Можно прятать существенные детали реализации изобретения в общей массе слов и второстепенных деталей, чтобы скрыть, какой из вариантов является оптимальным. Этот подход реализуется в «зонтичных патентах», когда при описании изобретения используют обобщенные категории, после чего вводят большое количество конкретных вариантов осуществления изобретения, среди которых один-два рабочих. Но у этого метода есть серьезный риск – признание патента недействительным.

Второй недостаток: ограниченность охраны во времени. По окончании определенного периода времени изобретение перейдет в общественное достояние (ст. 1364 ГК РФ). Срок действия патента на полезную модель составляет максимум 13 лет, на изобретение – 20 лет, а для некоторых категорий изобретений может быть продлен до 25 лет (п. 123 ст. 1363 ГК РФ). Казалось бы, это довольно большой срок, вполне достаточный для того, чтобы правообладатель успел извлечь выгоду из своего монопольного положения на рынке, в частности окупил инвестиции в разработку и маркетинг инновационной продукции. Но это не всегда так.

Третий недостаток: раскрытие информации конкурентам. В процессе патентования информация об изобретении и намерении оформить патент может стать известна конкурентам. Причина в том, что один из этапов получения патента предусматривает обязательную публикацию сведений о заявке.

По российскому патентному праву (в отличие, например, от законодательства США) у заявителя есть возможность отказаться от публикации сведений, только если он подаст ходатайство об отзыве заявки в срок не позднее одного года с даты ее подачи. Дело в том, что Роспатент обязан опубликовать заявку в течение 18 месяцев после ее подачи (п. 1 ст. 1385 ГК РФ). Одно из условий публикаций сведений о заявке – чтобы она не была отозвана (или признана отозванной) на дату истечения 12-месячного срока с даты ее подачи (абз. 4 п. 1 ст. 1385 ГК РФ, п. 23.1Административного регламента, утв. приказом Минобрнауки от 12.12.07 № 346). Об обязанности Роспатента останавливать публикацию, если ходатайство поступит по истечении 12 месяцев, в законе ничего не сказано. Поэтому при отсутствии иных препятствий по истечении 12-месячного срока Роспатент опубликует заявку.

Слишком раннее раскрытие информации о патентуемом изобретении может привести к тому, что конкурент пристально изучит опубликованный патент или заявку и сможет запатентовать аналогичный продукт с превосходящими свойствами, не подпадающий под патент компании.

Четвертый недостаток: потенциальная невозможность доработки изобретения. Если Роспатент примет отрицательное решение по заявке (например, из-за отсутствия изобретательского уровня), заявитель не сможет в дальнейшем доработать изобретение, чтобы все-таки получить на него патент, поскольку сведения из поданной ранее и опубликованной заявки могут быть использованы против новой заявки. В отличие от полезных моделей (по которым публикуются только выданные патенты) заявки на изобретения, прошедшие формальную экспертизу с положительным результатом, Роспатент публикует в официальном бюллетене независимо от выдачи патента (ст. 1394п. 1 ст. 1385 ГК РФ). При получении последующих заявок, оценивая уровень технической новизны, Роспатент будет учитывать любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, в том числе любые заявки, сведения о которых опубликованы (ст. 1350 ГК РФ). И на этот случай не существует иммунитета заявителя от его собственных заявок. Есть только одно исключение: так называемая авторская льгота по новизне. Ее суть в следующем: тот факт, что информация об изобретении раскрыта и стала общедоступной, не препятствует признанию патентоспособности изобретения, если автор (заявитель), хотя и раскрыл информацию (например, опубликовал научную статью), но успел подать заявку в течение шести месяцев со дня такого раскрытия (п. 3 ст. 1350 ГК РФ).

Nota bene!

Есть еще один способ отсрочить публикацию. Компания через некоторое время после подачи заявки на получение патента подает идентичную заявку с просьбой установить внутренний приоритет по дате подачи первой заявки (п. 1 ст. 1381 ГК РФ), которая автоматически считается отозванной. Так компания получает преимущество перед заявителями, которые направят заявки в интервале между подачей первой и второй заявок. У этого способа есть недостатки: во-первых, его можно применить только один раз, во-вторых, со времени подачи первой заявки на изобретение должно пройти не более 12 месяцев (п. 3 ст. 1381 ГК РФ), значит, отсрочить публикацию получится не более чем на год.

Тактика «подводных» патентов позволит надолго сохранить тайну и оформить патент

Способы получить конкурентное преимущество, установить за собой приоритет на изобретение и при этом затянуть сроки раскрытия информации все же есть.

Российское законодательство не запрещает заявителям по собственной инициативе подавать так называемые выделенные заявки. Дело в том, что заявка может содержать сведения не об одном изобретении, а о группе изобретений, которые связаны между собой и образуют единый изобретательский замысел (п. 1 ст. 1375 ГК РФ). Поэтому заявитель может подать первую заявку, в которой будут описаны различные связанные между собой изобретения, а в дальнейшем оформить и направить в Роспатент другие выделенные заявки уже на отдельные изобретения, перечисленные в первой заявке. Впрочем, ничто не мешает подать выделенную заявку, которая будет полностью идентична первоначальной, без каких-либо изъятий. Во всех этих случаях дата приоритета для выделенных заявок, включая последнюю, будет устанавливаться по дате первоначальной, то есть общей заявки (п. 4 ст. 1381 ГК РФ).

На практике эта стратегия реализуется следующим образом. Выделенная заявка подается каждый раз до истечения 12 месяцев с даты подачи предшествующей заявки (этот срок нужно выдерживать, чтобы Роспатент не опубликовал информацию о ней). При этом в выделенной заявке испрашивается приоритет самой первой заявки, а предшествующая заявка каждый раз отзывается. В результате приоритет первой заявки можно сохранять длительное время без публикации. В США заявки, которые долгое время скрывают от других лиц, получили название подводных.

Первое преимущество: длительное сохранение информации в тайне. В результате этой стратегии утрата режима конфиденциальности в случае использования изобретения заявителем или третьими лицами не влияет на получение патента. Заявка есть, но она не опубликована, а значит, сведения не раскрыты. Если же конкурент выходит на рынок с аналогичным товаром, заявку можно в любой момент превратить в патент с приоритетом по дате подачи самой первой заявки. Поэтому конкурент не сможет ссылаться на наличие у него права преждепользования: временные границы для совершения правоустанавливающих действий определяются датой приоритета, то есть датой подачи первой заявки, а не выделенной.

В практике автора была такая ситуация. Компания-клиент получила патент на полезную модель. Ее конкурент стал предлагать к продаже продукцию, в которой использовались признаки полезной модели клиента, за исключением одного. Это не позволяло клиенту подать иск. Но клиент подал серию «невидимых» заявок-двойников с приоритетом самой первой заявки на патент, делопроизводство по которым не было окончено к моменту возникновения проблемы. Это позволило исключить «лишний» признак из формулы и получить еще один патент. В результате компании подписали лицензионный договор.

Второе преимущество: формулу изобретения можно менять. Пока по заявке не окончена процедура рассмотрения, компания может менять совокупность признаков по независимым пунктам формулы изобретения. Это важно, потому что предмет правовой охраны по патенту определяется не названием изобретения и даже не тем, что на самом деле изобретено и описано в патенте, – при установлении факта использования изобретения принимаются во внимание только признаки, содержащиеся в независимых пунктах формулы изобретения, прилагающейся к патенту. Например, если в независимом пункте содержатся признаки А, Б и В, а в продукте – только признаки А и Б, то изобретение не считается использованным. Поменять независимый пункт формулы изобретения можно только до выдачи патента. Но имея неопубликованную заявку, компания всегда может преподнести конкуренту неприятный сюрприз путем перегруппировки признаков в заявке. Например, в некоторых случаях можно пресечь использование продукта с признаками А и Б, исключив из независимого пункта формулы признак В.

Третье преимущество: заявку можно дополнять. Использование этой стратегии позволяет компании вносить в каждую выделенную заявку дополнения и уточнения по мере появления предпочтительных форм реализации устройства или способа. В отношении первоначальной концепции изобретения приоритет будет устанавливаться по дате подачи самой первой заявки, а в отношении дополнений – по фактической дате подачи выделенной заявки. Эта стратегия позволяет обеспечивать актуальность заявочных материалов при совершенствовании концепции изобретения. В традиционной схеме патентования заявки на дополнительные изобретения подаются уже после публикации заявки, раскрывающей основное изобретение, и экспертиза использует более ранние публикации заявок против последующих заявок того же заявителя. В отличие от этой схемы применение выделенных заявок позволяет сохранять режим конфиденциальности в отношении всех заявок до заключительной и сводит к минимуму риски непатентоспособности дополнительных изобретений.»

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль