Использование товарного знака в доменном имени

2647

Вопрос

Наша компания является правообладателем товарного знака «REDFORT» (свидетельство RU 257474, продлено до 10 августа 2021 г.). Мы хотели использовать домен redfort.ru или redfort.com, но оказалось, что кто-то держит их для перепродажи. Насколько реально нам заявить о своих притязаниях на эти домены и что нам надо сделать для того, чтобы нынешний держатель доменов передал их нам? Может ли служить основанием совпадение в написании зарегистрированного товарного знака и доменов?

Ответ

Вы можете обратиться к владельцу домена с запросом передать домен Вам или запретить использование обозначения, схожего до степени смешения с вашим товарным знаком и в случае отказа удовлетворить ваши требования обратиться в суд.

Арбитражные суды делают вывод о том, что доменное имя, в котором используется товарный знак в точном его варианте, — единственный способ индивидуализации доменов и в случае совпадения доменного имени и товарного знака передают истцу право администрирования доменов. Так, в Постановлении 9 ААС от 19.10.2010А40−22997/10−15−161 по иску компании Miele & Cie. KG о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками и фирменным наименованием, взыскании компенсации судебные органы подтвердили эту позицию.

В соответствии с п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Доменное имя. Как защитить право на товарный знак

«Правообладатели товарных знаков нередко сталкиваются с нарушениями своих исключительных прав в сети Интернет. Одним из таких нарушений является регистрация третьим лицом доменного имени, сходного или тождественного товарному знаку, без разрешения на то правообладателя. В результате таких действий может пострадать репутация правообладателя, потребители услуг или товаров могут быть введены в заблуждение. Кроме того, утрачивается возможность использовать свое средство индивидуализации в сети Интернет, поскольку оно уже используется третьим лицом. Как правообладателю защитить свои права, к кому подать иск и как доказать факт нарушения — читайте в этой статье.

Надлежащий ответчик — администратор домена

Гражданский кодекс РФ предусматривает определенные способы защиты правообладателей в подобных ситуациях. Так, ГК РФ устанавливает, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в частности, путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п.п. 1, 2 ст. 1484 ГК РФ). Кроме того, никто не вправе без разрешения правообладателя использовать сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарных знак был зарегистрирован, если в результате такого использования возникает вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Итак, правообладатель, выявивший нарушение своего исключительного права на товарный знак, вправе обратиться в суд с требованием о прекращении нарушения его исключительного права. Истцом в данной категории споров может выступать правообладатель или же исключительный лицензиат. В качестве ответчика следует привлекать администратора домена, а в качестве третьего лица — регистратора домена.*

Следует отметить, что вопрос о составе лиц, участвующих в доменном споре, вызывал некоторые дискуссии и на практике решался неоднозначно. Например, часто в качестве ответчиков правообладатели пытались привлечь регистраторов доменов. Однако сейчас суды исходят из того, что надлежащим ответчиком является администратор домена, так как именно он определяет порядок использования доменного имени, несет ответственность за выбор доменного имени, а также за возможные нарушения прав третьих лиц.

Практика. Владелец прав на товарный знак „LONGINES“ обратился в суд с иском к администратору доменного имени „longines.ru“ и регистратору домена о признании администрирования домена нарушением исключительных прав истца на товарный знак и фирменное наименование, а также об обязании регистратора аннулировать регистрацию доменного имени. Решением арбитражного суда первой инстанции исковые требования удовлетворены в полном объеме. Однако суд апелляционной инстанции отменил решение в части удовлетворения требования истца к регистратору. При этом суд апелляционной инстанции исходил из следующего. Регистрация домена представляет собой занесение регистратором в Реестр, на основании заявки заказчика, информации о доменном имени и его администраторе. Регистратор не является администратором (владельцем) доменного имени, следовательно, регистратор не использует товарный знак и фирменное наименование истца. Поскольку администратором домена „longines.ru“ является другое лицо, оснований полагать, что регистратор нарушает права и законные интересы истца, у суда не имеется, учитывая также, что нарушения требований закона при регистрации доменного имени „longines.ru“ со стороны регистратора допущено не было (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2011 № А40−4523/11−19−36).

Поскольку владелец (администратор) домена несет ответственность за выбор доменного имени, следовательно, именно администратор домена является надлежащим ответчиком по делам о нарушении прав на товарный знак или фирменное наименование в доменном имени. Что касается подведомственности данных споров, то они рассматриваются арбитражными судами, при этом вне зависимости от того, кем является администратор домена. Следует отметить, что в подавляющем числе случаев администраторами спорных доменов выступают физические лица, как правило, не имеющее статуса индивидуального предпринимателя. Тем не менее, принимая во внимание, что доменный спор затрагивает право правообладателя на использование своего средства индивидуализации, суды относят рассматриваемые правоотношения сторон к сфере предпринимательской деятельности и признают, что данная категория дел подлежит рассмотрению в арбитражных судах.*

Справка регистратора является весомым доказательством в суде

Для успешного исхода дела правообладателю в суде необходимо доказать ряд обстоятельств. Для начала, правообладатель, чьи права нарушаются использованием его товарного знака в доменном имени, должен подтвердить свои права на товарный знак. Данное обстоятельство доказывается путем предоставления суду правоустанавливающих документов. Для правообладателя — это свидетельство на товарный знак, а для исключительного лицензиата — лицензионный договор, зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).

Следующим обстоятельством, подлежащим доказыванию, является использование соответствующего товарного знака в доменном имени. Для подтверждения обстоятельств, связанных с регистрацией домена, его использованием и того, кто является регистратором и администратором домена, правообладатель вправе получить соответствующую справку от регистратора. Регистратор вправе сообщить информацию о наименовании (имени) и местонахождении (местожительстве) администратора по письменному мотивированному запросу третьих лиц. Такой запрос должен содержать обязательство использовать эту информацию исключительно для целей предъявления иска (п. 9.1.5 Правил регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет № 2011−18/81 от 05.10.2011).

Кроме того, на основании сведений, полученных у регистратора домена, можно определить дату регистрации и историю перехода домена от одного администратора другому. Это важно сделать, так как соотношение даты регистрации домена и даты приоритета товарного знака может повлиять на судебную перспективу дела. Так, ранее действовавшей редакцией ст. 1483 ГК РФ было установлено, что не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Иными словами, если заявка на регистрацию товарного знака подана после того, как был зарегистрирован соответствующий домен, администратор домена мог обратиться в Роспатент и оспорить предоставление правовой охраны такому товарному знаку. При этом правообладатель, обращаясь в суд, как правило, получал отказ, если устанавливалось, что доменное имя было зарегистрировано ранее даты приоритета товарного знака.

Практика. За обществом были зарегистрированы исключительные права на товарные знаки в виде словесных обозначений „ЛАДМ“ и „ЛАДМ“ в отношении товаров класса 07 МКТУ (машины бумагоделательные) с приоритетом от 2006 года. Доменные имена „ladm.ru“ и „lad-m.ru“ существуют с 2004 года. Общество обратилось в суд, посчитав, что его исключительные права нарушены. Суды трех инстанций в удовлетворении требований отказали, установив, что регистрация доменных имен произведена раньше регистрации товарных знаков (пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ). ВАС РФ также указал, что поскольку домены зарегистрированы ранее регистрации прав на товарные знаки „ЛАД-М“ и „ЛАДМ“ и ранее возникновения приоритета на них, в защите прав на товарные знаки отказано правомерно (постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 № 9833/09).

Федеральным законом от 04.10.2010 № 259-ФЗ в ст. 1483 ГК РФ были внесены изменения, которыми доменное имя было исключено из перечня обозначений, права на которые могли быть противопоставлены правам на товарный знак. Ситуация изменилась, но не кардинально. Некоторые споры разрешаются в пользу администраторов доменов (постановление ФАС Московского округа от 26.09.2011 по делу № А40−126951/10−67−216), а в некоторых случаях, наоборот, суды удовлетворяют требования правообладателей (определение ВАС РФ от 27.06.2011 № ВАС-6209/11). Таким образом, можно констатировать, что однозначная судебная практика по данному вопросу еще не сформировалась.

До подачи иска лучше обратиться к нотариусу и составить протокол

Правообладателю необходимо доказать, что товары, предлагаемые на сайте со спорным доменным именем, однородны тем товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Такое обстоятельство, как правило, доказывается на основании протокола ознакомления нотариуса с информацией, находящейся на сайте (ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате). Данный протокол должен быть оформлен до момента обращения в суд, так как нотариус не вправе обеспечивать доказательства по делу, которое в момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу находится в производстве суда или административного органа.*

Кроме того, обстоятельством, подлежащим доказыванию, является тождество или сходство до степени смешения доменного имени и товарного знака. Такой вопрос является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза, в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ, назначается в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания (п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122). На практике эксперты в таких делах привлекаются редко, и суды самостоятельно решают вопрос о наличии и степени сходства обозначений. Например, суды правомерно признали сходными до степени смешения товарный знак со словесным обозначением „Автоэксперт“ и домен, содержащий аналогичное словесное обозначение, выполненное в латинице, — „autoexpert.ru“ (определение ВАС РФ от 27.06.2011 № ВАС-6209/11).

Также сходными до степени смешения признаны такие обозначения, как товарный знак, содержащий словесный элемент „ACTIVISION“, и домен, содержащий элемент „A3VISION“ (определение ВАС РФ от 25.03.2011 № ВАС-3100/11). В качестве примеров обозначений, которые были признаны судами сходными до степени смешения, также можно привести домен „МIELESHOР.RU“ и товарный знак „МИЛЕ“ (постановление ФАС Московского округа от 15.03.2011 по делу № А40−22997/10−15−161), домены „Zarazara.ru“, „Zarazara-fashion.ru“, „Zarazara-brand.ru“ и товарный знак „ZARA“ (определение ВАС РФ от 28.06.2010 № ВАС-7946/10).

Не обязательно, чтобы на спорном сайте предлагались однородные товары

На практике часто возникает вопрос, обязательно ли признание факта нарушения на сайте, размещенной под спорным доменным именем информации, предлагающей товары или услуги, аналогичные товарам или услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак правообладателя. В этой связи следует обратиться к позиции Президиума ВАС РФ, согласно которой тот факт, что администратор домена не размещает на своем сайте информацию о товарах, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, не является препятствием для признания регистрации домена нарушением права правообладателя в случае, если действия ответчика по регистрации и использованию доменного имени подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции. Следует отметить, что ВАС РФ высказывался по вопросу недобросовестности в сфере регистрации доменных имен еще в 2008 году (постановление от 11.11.2008 № 5560/08), однако окончательно все точки над i были расставлены в ходе рассмотрения следующего дела.

Практика. Крупный производитель шампанских вин под маркой „MUMM“ обратился в суд с требованием о прекращении регистрации домена „mumm.ru“. Товарный знак производителя был зарегистрирован в 1986 году. Само предприятие существует с 1920 года. Суд определил, что производитель является лицом, которое обладает законными правами и интересом в отношении домена „mumm.ru“.

Действия администратора по регистрации и использованию домена были признаны судом недобросовестными. При этом суд сослался на ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее — Парижская конвенция), согласно которой под недобросовестной конкуренцией понимается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Кроме того, суд указал, что администратор не имеет отношения к бизнесу компании, не получал согласия на использование ее товарного знака, не является владельцем одноименного товарного знака. Используемый домен не отражает ни фирменного имени администратора, ни его фирменного наименования. Соответственно, администратор не имеет каких-либо законных прав в отношении домена (постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 18012/10).


Таким образом, суд установил критерии, которые позволяют определить факт нарушения Парижской конвенции при регистрации и использовании доменного имени:

  • домен идентичен или сходен до степени смешения с товарным знаком;
  • у владельца домена нет каких-либо законных прав и интересов в отношении домена;
  • домен зарегистрирован и используется недобросовестно. При этом о недобросовестности может, в частности, свидетельствовать тот факт, что администратор зарегистрировал домен, но фактически не намеревается использовать его.

Это позволит правообладателю в судебном порядке получить права на использование соответствующего домена даже в том случае, если администратор домена не размещает на своем сайте информацию о товарах или услугах, в отношении которых зарегистрирован товарный знак правообладателя.

Данная позиция ВАС РФ уже получила достаточно широкое применение в практике арбитражных судов (постановления ФАС Московского округа от 30.05.2011 по делу № А41−22989/10, Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2011 по делу № А40−4523/11−19−36).

В исковых требованиях лучше заявлять о выплате компенсации, чем о возмещении убытков

Руководствуясь п.п. 1, 3 ст. 1252 ГК РФ правообладатель вправе заявить следующие требования, предъявляемые в защиту права на товарный знак:

  • пресечь действия, нарушающие право или создающие угрозу его нарушения;
  • возместить убытки или выплатить компенсацию;
  • опубликовать решение суда о допущенном нарушении.

Следует отметить, что требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак, может быть заявлено в форме запрета ответчику использовать в доменном имени словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца (правообладателя).

Согласно п. 9.2 Правил регистрации доменных имен в домене.RU, утвержденныхрешением Координационного центра национального домена сети Интернет № 2009−08/53 от 17.06.2009, регистратор самостоятельно прекращает право администрирования после получения доказательств о наличии вступившего в законную силу решения суда, запрещающего администратору использовать в доменном имени обозначение, правами на которое обладает истец.

После такого решения арбитражного суда у правообладателя возникает преимущественное право на регистрацию спорного домена. Такое право действует в течение 60 дней после вступления решения суда в силу.

Что касается имущественных требований, то правообладателю следует учитывать, что требование о возмещении убытков в такой категории споров предъявляется крайне редко. Это объясняется тем, что истцу необходимо доказать размер таких убытков, факт нарушения, а также причинно-следственную связь между фактом нарушения и наступившими убытками.

На практике правообладателю доказать все три элемента зачастую бывает крайне сложно.

Поэтому, как правило, в доменных спорах истцы заявляют требования о выплате компенсаций, где доказыванию подлежит лишь факт нарушения права. Однако необходимо учитывать, что требование о выплате компенсации может быть заявлено только при нарушении права на товарный знак. В случае нарушения права на фирменное наименование или коммерческое обозначение, правообладатель может требовать только возмещения убытков.

Размер компенсации, подлежащей выплате, определяется по усмотрению суда (п. 43.3 постановления Пленумов В. С. РФ и ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009). Однако, как показывает практика, получить значительную компенсацию правообладателю достаточно сложно.

Заявление обеспечительных мер облегчит исполнение решения суда

Немаловажным в доменных спорах является получение обеспечительных мер. Их важность обусловлена тем обстоятельством, что после предъявления иска администратор домена может передать домен третьему лицу, что, в свою очередь, может привести к отказу в иске, или же к невозможности исполнить положительное для правообладателя решение суда. Заявляя в суде о принятии обеспечительных мер, следует требовать запретить администратору домена и регистратору совершать действия, направленные:

  • на передачу домена третьим лицам,
  • на аннулирование регистрации доменного имени,
  • на передачу поддержки домена другому регистратору.

Такие обеспечительные меры позволят правообладателю в дальнейшем без труда привести в исполнение решение суда и зарегистрировать домен на свое имя.

ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШИЕ КОМПЕНСАЦИИ

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль