Лицензиат хочет продать доступ к программе для ЭВМ третьему лицу

505

Вопрос

Лицензиат хочет продать доступ к программе для ЭВМ третьему лицу. Можно ли это сделать без уведомления лицензиара. И можно ли это сделать в принципе. Каковы последствия нарушений.

Ответ

Лицензиат может предоставить права использования программы для ЭВМ другому лицу двумя способами: либо путем отчуждения экземпляра программы, либо (при наличии письменного согласия лицензиара) на основании сублицензионного договора (п. 1 ст. 1238 ГК РФ). При отчуждении экземпляра программы новый пользователь должен заключить лицензионный договор с Лицензиаром. В случае незаконной передачи программы для ЭВМ третьему лицу Лицензиат может быть привлечен к ответственности за нарушение авторских прав.

Отчуждение экземпляра программы.

На основании ст. 1272 ГК РФ, если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский оборот на территории РФ путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения.

В соответствии с приведенной нормой Компания 2 имеет право продать экземпляр программы любому третьему лицу. Причем цена определяется в соответствии с договоренностью между сторонами сделки (например, на основании остаточной стоимости по бухгалтерскому учету).

Другими словами, экземпляр программы ЭВМ, приобретенный у правообладателя (лицензиата), может быть продан или иным образом отчужден без разрешения правообладателя.

Как разъяснено в п. 36 постановления Пленума В. С. РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29, в случае продажи или иного отчуждения экземпляра программы для ЭВМ правомерно владевшее им лицо, записавшее программу для ЭВМ в память ЭВМ (пп. 1 п. 1 ст. 1280 ГК РФ), должно удалить соответствующую запись из памяти принадлежащей ему ЭВМ и уничтожить имеющиеся копии программы, предназначенные для архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра (пп. 2 п. 1 ст. 1280 Кодекса). Это связано с тем, что после отчуждения экземпляра программы для ЭВМ владение экземпляром этой программы перестает быть правомерным.

В свою очередь, приобретатель экземпляра программы для ЭВМ сможет использовать эту программу при условии заключения соответствующего лицензионного договора с правообладателем. Данное условие уже выполнено путем заключения Соглашения о замене стороны.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».


Правообладатель намерен распространить компьютерную программу (базу данных) среди конечных пользователей через третье лицо (посредника). С кем нужно заключить лицензионный договор

«Это зависит от способа распространения программы (базы данных).

Как правило, правообладатель привлекает третье лицо (распространителя) для того, чтобы оно совершило действия, направленные на продвижение программы (базы данных) и расширение круга лицензиатов, в частности:

  • либо продало конечным пользователям материальные носители программы (базы данных);

  • либо предоставило конечным пользователям право использования программы (базы данных) по сублицензионному договору;

  • либо создало условия для заключения лицензионного договора напрямую между правообладателем и конечным пользователем (как правило, путем принятия пользователем click-wrap license). Например, обязанность распространителя может сводиться к следующему: предоставлять пользователям электронные ключи (коды доступа к программе или к базе данных), выступающие техническим средством защиты авторских прав.

Оформить отношения с распространителем можно:

1. Распространение программы (базы данных) через торгового посредника (дилера, дистрибьютора, комиссионера, агента, поверенного).

Как правило, в этом случае правообладатель заключает лицензионный договор и с посредником, и с каждым из конечных пользователей (т. е. с лицом, которое приобрело у посредника материальный носитель, содержащий экземпляр программы (базы данных) и (или) электронный ключ, и начало использовать объект интеллектуальной собственности).

Лицензионный договор с посредником обычно направлен на распространение программы (базы данных), импорт ее экземпляров, публичный показ (демонстрацию программы), техническую поддержку и иное использование в целях продвижения программного продукта.

В то же время не требуется заключать лицензионный договор, если посредник распространяет программу (базу данных) без самостоятельного ее использования (п. 38.2 постановления № 5/29). Например, в ситуации, когда посредник реализует экземпляры программы, которая уже введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации с разрешения правообладателя (ст. 1272 ГК РФ).

В любом случае не нужно заключать лицензионный договор с целью последующего заключения сублицензионных договоров с конечными пользователями. Ведь с каждым из них напрямую заключается отдельный лицензионный договор.

Лицензионный договор с конечным пользователем лицензиар заключает одним из особых способов, предусмотренных в пункте 5 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ.

2. Распространение программы (базы данных) через лицензиата.

Возможна следующая схема распространения: правообладатель заключает с распространителем лицензионный договор для того, чтобы впоследствии распространитель (лицензиат) предоставил право использования программы (базы данных) конечным пользователям по сублицензионным договорам. Обычно лицензиар наделяет лицензиата достаточно широким кругом возможностей, включая право изготавливать экземпляры программы (базы данных) и реализовывать их. В свою очередь лицензиат заключает сублицензионные договоры, по которым предоставляет более узкий круг правомочий.

На практике такая схема используется не столь часто (особенно в отношении массовых программных продуктов). Ведь дополнительная лицензия от распространителя, как правило, не нужна, поскольку конечный пользователь обычно заключает лицензионный договор напрямую с правообладателем в упрощенном порядке.

Вместе с тем, данную схему выбирают для того, чтобы избежать уплаты НДС. Так, закон освобождает от налогообложения предоставление права использования компьютерных программ и баз данных по лицензионному договору (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). Это правило также распространяется и на сублицензионные договоры (письма Минфина России от 5 марта 2008 г. № 03−07−08/55, от 19 февраля 2008 г. № 03−07−11/68, от 30 января 2008 г. № 03−07−07/06).

Если правообладатель намерен воспользоваться рассмотренной схемой, при заключении лицензионного договора с распространителем нужно:

  • проверить, чтобы договор предоставлял лицензиату право использования программы (базы данных) как минимум в тех пределах, в каких это будет необходимо конечному пользователю;

Обоснование

Лицензиат может предоставить сублицензиату право использования программы (базы данных) лишь теми способами, которые перечислены в лицензионном договоре (п. 2 ст. 1238 ГК РФ).*

Предположим, правообладатель (лицензиар) намерен наделить конечного пользователя правом использовать программу (базу данных) на территории Российской Федерации. Если в лицензионном договоре стороны установят, что лицензиат вправе использовать программу (базу данных) только на территории Московской области, то в итоге лицензиат не сможет заключить с конечным пользователем сублицензионный договор об использовании объекта интеллектуальной собственности на территории России.

  • сформулировать условие о праве лицензиата заключать сублицензионные договоры;

Обоснование

Даже если договор не будет предусматривать такого права, впоследствии лицензиат все равно сможет заключить сублицензионный договор, если получит письменное согласие лицензиара (п. 1 ст. 1238 ГК РФ). Однако если лицензиар изначально предполагает, что распространение программы (базы данных) будет проводиться с помощью сублицензионных договоров с конечными пользователями, то право лицензиата заключать такие договоры целесообразно установить в самом лицензионном договоре.

Во-первых, особые способы (click-wrap license и shrink-wrap license) рассчитаны на урегулирование отношений между правообладателем и конечным пользователем. Они не позволяют должным образом урегулировать отношения между правообладателем (лицензиаром), распространителем (лицензиатом) и сублицензиатом.

Во-вторых, при использовании особых способов правообладателю может не удастся избежать уплаты НДС. В частности, если правообладатель передаст лицензиату материальные носители программы (базы данных) в товарной упаковке, а тот, не вскрывая упаковки, реализует их конечным пользователям, то получится, что лицензионные отношения между правообладателем и предполагаемым лицензиатом не возникли. Ведь чтобы лицензионный договор как договор присоединения считался заключенным, лицензиат должен вскрыть упаковку и начать пользоваться программой или базой данных (абз. 2 п. 5 ст. 1286 ГК РФ). Если он этого не сделает и если между сторонами будет отсутствовать договор в виде единого документа, то лицензионные отношения не будут считаться возникшими. Следовательно, правообладатель не получит право на налоговую льготу в виде освобождения от уплаты НДС (письма Минфина России от 1 апреля 2008 г. № 03−07−15/44, от 19 февраля 2008 г. № 03−07−11/68).»

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль