О недобросовестной конкуренции

236

Вопрос

У нашей организации есть интернет магазин. зарегистрированный под доменом ХХХ, так вот появился еще один интернет магазин со схожим названием, но уже без дефиса. И все наши клиенты ошибочно заходят на их сайт и заказывают продукцию. Как тут быть? Мы же ведь первые зарегистрировались под этим доменом. Подать на них в суд?

Ответ

Да, можно подать иск в суд со ссылкой на то, что интернет-магазин со схожим названием осуществляет акт недобросовестной конкуренции (ст. 10. bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883). Если baris-onlain (барис онлайн) — ваш зарегистрированный товарный знак или часть вашего фирменного наименования, то велика вероятность удовлетворения требования о запрете конкурирующему интернет-магазину использовать в доменном имени barisonlain ваш товарный знак (фирменное наименование) (см., например, Постановление ФАС СЗО от 18.01.2012А56−12148/2011).

Если же baris-onlain (барис онлайн) — ваше незарегистрированное коммерческое наименование, то необходимо будет доказать, что у вас возникло исключительное право на него, т. е. оно известно на определенной территории, а также обладает достаточными различительными признаками. После этого, можно будет ссылаться на следующие нормы ГК РФ.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (п. 2 ст. 1539 ГК РФ).

Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории (п. 1 ст. 1539 ГК РФ).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».


Доменное имя зарегистрировано раньше, чем товарный знак. Сможет ли правообладатель забрать домен

«Доменные споры давно перестали быть чем-то экзотическим и достаточно часто встречаются в российской судебной практике. Тем не менее спрогнозировать исход процесса как для владельцев средств индивидуализации, так и для администраторов доменов, по-прежнему нелегко. Довольно неоднозначно выглядит ситуация, когда доменное имя зарегистрировано раньше аналогичного товарного знака. Станет ли такой временной приоритет индульгенцией для администратора интернет-ресурса? Или же правообладатель все равно сможет добиться передачи ему прав на такой домен? Как показывает практика, позиция судов в большинстве случаев оказывается не на стороне владельца домена.

ДОМЕННОЕ ИМЯ НЕ ИМЕЕТ ПРИОРИТЕТА ПЕРЕД ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ

Понятие „доменное имя“ пока не получило однозначного закрепления в действующем законодательстве. Неоднократные попытки внести соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ успехом не увенчались, а потому доменное имя не является полноценным средством индивидуализации и объектом исключительных прав.

Любопытно, что в определенный период в подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ было закреплено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, доменному имени, права на которое возникли ранее даты приоритета товарного знака. Однако Федеральным законом от 04.10.2010 № 259- ФЗ упоминание о доменных именах было исключено из данного подпункта.

Сейчас о доменных именах говорится лишь в двух статьях ГК Р. Ф. Так, в подп. 5 п. 2 ст. 1484 закреплено, что исключительное право на товарный знак может реализовываться путем его размещения в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Аналогичное положение, но уже в отношении наименования места происхождения товара, содержится в подп. 4 п. 2 ст. 1519 ГК РФ.

Исходя из такого подхода законодателя, суды делают вывод, что доменное имя не имеет приоритета перед товарным знаком. Поскольку доменное имя является лишь способом использования товарного знака, никто, кроме правообладателя, не вправе использовать товарный знак в доменном имени. В связи с этим не может устанавливаться приоритет регистрации доменного имени перед регистрацией товарного знака (постановление ФАС Поволжского округа от 23.10.2012 № А55−20157/2011). Примечательно, что к подобным выводам суды приходили даже, когда упоминание о доменных именах было включено в положения ст. 1483 ГК РФ (постановление ФАС Московского округа от 19.03.2012 по делу № А41−24310/11).

При вынесении решений суды ссылались на п. 1 ст. 1484 ГК, согласно которому правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 ГК любым не противоречащим закону способом.

Цитата: „Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения“ (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Таким образом, при возникновении спора администратору домена, вероятнее всего, придется расстаться с ним, если: 1) доменное имя тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица и 2) используется в отношении однородных товаров. Временной приоритет в данном случае не станет формальным основанием для защиты интересов владельца интернет-ресурса.*

НЕОБОСНОВАННОЕ УДЕРЖАНИЕ ДОМЕНА ПРИЗНАЕТСЯ НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ

Зачастую доменное имя выбирается владельцем произвольно. То есть оно не связано с фирменным наименованием, маркой товаров или коммерческим обозначением. Более того, домен может просто использоваться физическим лицом в своих личных целях, либо вообще не использоваться. Стоит ли в таких случаях владельцам доменов опасаться притязаний со стороны правообладателей товарных знаков? Позиция судов свидетельствует о том, что стоит. В подобных случаях на помощь правообладателю могут прийти нормы ст. 10 ГК РФ, а также ст. 10 bis Парижской конвенции.

Цитата: „Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах“ (п. 2 ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883).

Обычаем признается не предусмотренное законом правило поведения, которое сложилось и широко применяется в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности (п. 1 ст. 5 ГК РФ). Соответственно обычай может иметь место не только в сфере предпринимательской деятельности. Исходя из этого, суды считают, что в интернете акт недобросовестной конкуренции может быть совершен и лицом, не являющимся непосредственным конкурентом (в том числе, физическим лицом, которое не осуществляет предпринимательской деятельности).*

Давая оценку действиям ответчика, суды зачастую прибегают к положениям Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN. Согласно данной политике о наличии признаков недобросовестной конкуренции свидетельствуют три критерия в совокупности:


  1. спорное доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

  2. у администратора доменного имени нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

  3. спорное доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно (постановления Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 № 5560/08, от 18.05.2011 № 18012/10). Рассмотрим подробнее каждый из этих критериев.


  4.  

Согласно п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 вопрос о сходстве обозначений до степени смешения является вопросом факта. Как правило, он решается судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ назначается лишь когда для сравнения обозначений требуются специальные знания. В соответствии с абз. 2 п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утв. приказом Российского Агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Важно отметить, что для вывода о нарушении прав владельца на принадлежащие ему товарные знаки достаточно самой опасности введения потребителей в заблуждение, а не реальных сведений о таком заблуждении (постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2014 по делу № А40−91787/2012).

В большинстве случаев суды делают вывод о совпадении наименований, когда доменное имя воспроизводит товарный знак полностью или наиболее сильный его элемент (к примеру, товарный знак „Miele“ и домен mieleshop.ru; товарный знак „ЛитРес: один клик до самого интересного!“ и домен литрес. рф). Примечательно, что наименования в русскоязычной и англоязычной транскрипциях так же считаются сходными (например, АЛВИЗ и alviz).

Определив сходство обозначений, суды анализируют вопрос о наличии у администратора домена прав и законных интересов в отношении спорного домена. Права в таком случае могут подтверждаться договором или иным соглашением с правообладателем (но если дело дошло до суда, естественно, таких соглашений, просто нет). Отсутствие законных интересов может обосновываться тем, что доменное имя не связано с хозяйственной деятельностью ответчика, последний не владеет одноименным товарным знаком, доменное имя не отражает его фирменного наименования, не связано с размещаемой на сайте информацией (постановления ФАС Московского округа от 16.05.2012 по делу № А40−75491/11−110−624, Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2014 по делу № А40−101725/2013).

ПРАКТИКА. ООО „СтарЛайн“ обратилось в суд с иском к компании—ответчику о запрете использовать обозначение „starline“ в доменном имени starline.ru. Суды трех инстанций, а также ВАС РФ безоговорочно встали на сторону истца. Суды установили, что истец не давал согласия ответчику на использование своего товарного знака. При этом у ответчика отсутствуют права и законные интересы в отношении доменного имени starline.ru, поскольку он не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании. Действия ответчика по использованию в доменном имени starline.ru обозначения „StarLine“ были расценены судами в качестве акта недобросовестной конкуренции. В результате такого использования были нарушены исключительные права истца, а также созданы препятствия для размещения информации об истце и его товарах в названном домене (определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ от 15.08.2013 № ВАС-9660/13).

В свою очередь о недобросовестности администратора домена могут свидетельствовать самые различные обстоятельства. Ситуация интересна тем, что недобросовестность фактически определяется судами по двум направлениям. В рамках первого исследуются активные действия, направленные на ущемление интересов правообладателя.

Так, о нечестных намерениях владельца сайта будут свидетельствовать доказательства того, что домен был приобретен для продажи правообладателю; ответчик неоднократно регистрировал домены сходные с другими товарными знаками; администратор является конкурентом правообладателя; сайт используется для продажи товаров правообладателя или сходных с ними и т. п. (постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2013 по делу № А45−222/2013, Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2014 по делу № А41−46750/13; решение Суда по интеллектуальным правам о т 11.02.2014 по делу № СИП-267/2013).

Между тем даже при отсутствии подобных действий администратора можно обвинить в недобросовестности. В таком случае суды оценивают сам факт регистрации и использования доменного имени как нарушающих исключительные права обалдателя товарного знака.

Практика. Общество обратилось в суд с иском к компании о запрете использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком „Perfekta“ в доменном имени „Perfekta.ru“. Заметим, что домен был зарегистрирован раньше, чем товарный знак общества. При этом домен использовался для рекламы товаров и услуг, не связанных с деятельностью истца, а позже вообще не использовался. Суд первой инстанции удовлетворил требования общества. Суд апелляционной инстанции также посчитал действия ответчика неправомерными, основываясь на положениях ст. 10 bis Парижской конвенции. По мнению суда, у компании не имелось каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени „PERFEKTA“. При этом компания создала препятствия истцу для размещения информации о нем и его товарах в одноименном домене. Более того, суд посчитал, что регистрация спорного домена создает угрозу нарушения исключительного права общества на товарный знак. Этот вывод был обоснован тем, что раз у ответчика есть право администрирования домена, то он может его использовать для адресации к информации о любых товарах и услугах (в том числе, для однородных с товарами общества). Доводы о том, что домен был зарегистрирован раньше, чем товарный знак, были признаны не соответствующими нормам о защите исключительного права на товарный знак (п. 1 ст. 1229, подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ) (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2014 по делу № А40−101725/2013).

Суды достаточно часто в обоснование своей позиции говорят о том, что регистрация доменного имени препятствует правообладателю размещать информацию о себе с использованием товарного знака в сети Интернет. Даже если домен был зарегистрирован раньше, это не умаляет приоритета защиты товарного знака (ведь домен не является объектом исключительных прав). Соответственно действия владельца домена признаются недобросовестными и характеризуются как необоснованное удержание домена сходного до степени смешения с охраняемым товарным знаком (постановления ФАС Московского округа от 16.05.2012 по делу № А40−75491/11−110−624, от 28.03.2013 по делу № А40−74516/12−19−545).

Интересно отметить, что против владельца домена иногда играет и такой факт, что он не обжаловал регистрацию товарного знака до внесения изменений в ст.1483 ГК РФ (хотя был вправе это сделать, исходя из прежней редакции данной статьи) (постановления ФАС Московского округа от 16.05.2012 по делу № А40−75491/11−110−624, Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2013 по делу № А45−222/2013).

С учетом конкретных обстоятельств даже сам факт регистрации домена может быть квалифицирован как акт недобросовестной конкуренции (например, если доменное имя неминуемо ассоциируется в сознании потребителей с товарным знаком правообладателя). При этом администратор доменного имени может даже фактически не использовать его (апелляционное определение Воронежского областного суда от 4.12.2012 № 33−6407).

ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ДОМЕН


  1. Зарегистрировать аналогичный домену товарный знак. Это позволит избежать в будущем проблем с обратным захватом домена или споров с правообладателями сходных товарных знаков.

  2. Назвать домен так же, как называется компания, ее коммерческое обозначение или логически вытекает из тематики сайта. Это поможет обосновать наличие законных интересов в использовании спорного наименования и избежать обвинений в недобросовестности.

  3. Проверить наличие одноименных товарных знаков в базе зарегистрированных и заявленных на регистрацию товарных знаков (в особенности, общеизвестных). Так хотя бы на момент регистрации можно будет убедиться в отсутствии потенциальных претендентов на регистрируемый домен.

  4. Если домен заведомо схож с наименованием какого-либо товарного знака, можно разместить на сайте так называемый disclaimer — информацию о том, что сайт никаким образом не связан с правообладателем соответствующего товарного знака. Это не станет 100-процентной защитой от возможных претензий правообладателя, но хотя бы косвенно сможет подтвердить добросовестность администратора домена.

  5. Решить, на какое лицо регистрировать домен — юридическое или физическое. Коммерческие проекты логичнее регистрировать на юридическое лицо (тем более, тогда можно будет зарегистрировать и аналогичный товарный знак). Но если регистрация будет признана недобросовестной, с юридического лица могут быть взысканы значительные суммы убытков. С физического же лица взыскиваются, как правило, относительно небольшие компенсации. Но при этом физическому лицу сложнее обосновать наличие законных интересов в использовании домена (в случае спора велика вероятность признания владения доменом его необоснованным удержанием).

Более того, согласно разъяснениям Суда по интеллектуальным правам нарушением исключительных прав владельца общеизвестного товарного знака в любом случае будет являться сам факт регистрации аналогичного или сходного доменного имени (даже если оно используется для предложения неоднородных товаров), если это может ущемить законные интересы правообладателя (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-2114).

Справедливости ради нужно сказать, что существует и иная судебная практика в отношении подобных ситуаций. Так, ранее суды достаточно часто признавали, что если доменное имя не используется в коммерческой деятельности для предложения каких-либо товаров и услуг, то это исключает его сходство до степени смешения с товарным знаком.

Практика. Акционерное общество АЛ-КО КОБЕР (Германия) обратилась в арбитражный суд г. Москвы с иском о признании нарушением исключительных прав на свой товарный знак использование сходного обозначения в домене al-ko.ru. При этом домен был зарегистрирован на имя физического лица. Суды пришли к выводу, что доменное имя al-ko.ru не используется ответчиком в коммерческой деятельности (он не предлагает на сайте с данным доменным именем каких-либо товаров и услуг). Это в свою очередь исключает сходство до степени смешения товарного знака „AL-KO“ с доменным именем al-ko.ru. При этом, по мнению суда, сам факт использования в доменном имени обозначения тождественного товарному знаку не является нарушением исключительных прав правообладателя, так как не соответствует положениям ст. 1484 ГК РФ (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2009 по делу № А40−54066/08−51−529).

Между тем, в последние годы суды отдают явный приоритет в подобных спорах владельцам товарных знаков. Такая практика участилась после исключения из статьи 1483 ГК РФ упоминания о доменных именах. Фактически с этого момента доменное имя исчезло из российского правового поля как некий аналог традиционных средств индивидуализации юридических лиц.

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ СПОРНЫЙ ДОМЕН

Последние тенденции судебной практики свидетельствуют, что владельцам доменных имен достаточно нелегко отстоять свои права в спорах с обладателями товарных знаков.

Но в определенных случаях им все же удается сохранить спорный домен. Как правило, для этого нужно доказать собственную добросовестность или злоупотребление правом со стороны правообладателя.

Владелец домена может представить доказательства, которые опровергают критерии политики ICANN относительно недобросовестности и отсутствия законных интересов в использовании спорного домена. Доказательствами в таком случае может стать использование (или приготовление к использованию) домена для добросовестного предоставления товаров и услуг; получение доменом широкой известности; использование домена для законной некоммерческой или иной добросовестной деятельности.

Так, в одном из дел администратор (физическое лицо) утверждал, что не использует доменное имя в коммерческих целях; не является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность; доменное имя используется им в личных, научных и образовательных целях. При этом доменное имя было зарегистрировано за 6 лет до регистрации прав истца на товарные знаки. Суд подтвердил, что данные обстоятельства исключают недобросовестное поведение ответчика. Более того, ответчик никак не препятствует правообладателю использовать свои товарные знаки в предпринимательских целях по зарегистрированным классам МКТУ (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2014 по делу № А40−92932/2013).

Хотя, как показывает практика, не всегда подобные обстоятельства принимаются судами как убедительные доводы правоты ответчика.

Показательным в этом отношении является спор в отношении игрового проекта kombats.ru. Этот проект стал достаточно популярным в рунете. Однако в дальнейшем некая компания зарегистрировала товарные знаки combats.ru и kombats.ru и подала в суд иск с требованием передать ей домен и выплатить 2 млн руб. компенсации. Следует отметить, что данная компания зарегистрировала и иные товарные знаки, схожие с наименованиями других игровых ресурсов. Тем не менее суд первой инстанции удовлетворил требования правообладателя. Неизвестно, как бы в дальнейшем развивался этот спор, если бы в апелляции стороны не заключили мировое соглашение. В результате товарные знаки компании перешли к владельцу спорного домена, а дело было прекращено.

03.02.2015



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.