Договор об отчуждении исключительного права

1474

Вопрос

Будет действительным по закону предварительный договор о передаче прав на товарный знак по истечении пяти лет?

Ответ

Да, будет действительным при соблюдении существенных условий договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ), предварительного договора (ст. 429 ГК РФ).

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора (п. 4 ст. 429 ГК РФ).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».


Договор об отчуждении исключительных прав. Какие его нарушения суды признают существенными

«Правообладатель может распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности любым законным способом. При этом стороны чаще избирают договор об отчуждении исключительного права, а не лицензионный договор. Это подтверждается данными Роспатента. Несмотря на востребованность договоров об отчуждении исключительного права, стороны такого договора могут столкнуться с некоторыми проблемами. Как показывает практика, передача исключительных прав все чаще происходит по смешанному договору, в котором объекты интеллектуальной собственности передаются наряду с другими объектами. В таком случае правообладателю важно не ошибиться с формулировкой договора о вознаграждении. Проблемы могут возникнуть и при недобросовестном поведении приобретателя, чаще всего — это неуплата правообладателю вознаграждения. Способ защиты в таком случае будет зависеть от того, перешло исключительное право к приобретателю, или еще нет.

ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЛИЦЕНЗИОННЫМ, ЕСЛИ В НЕМ ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ

Сегодня в развитии отечественного регулирования порядка защиты исключительных прав наступает новый этап. 3 июля начал свою работу Суд по интеллектуальным правам (Федеральный конституционный закон от 06.12.2011 № 4-ФКЗ).

В компетенцию Суда по интеллектуальным правам входит разрешение нескольких крупных категорий споров: о фирменных наименованиях; об авторском праве и смежным правах; о коммерческих обозначениях; о секретах производства; о селекционных достижениях; о товарных знаках и знаках обслуживания; о топологиях интегральных микросхем; о наименованиях мест происхождения товаров.

Также в обязательном порядке этот суд будет рассматривать дела о заключении, исполнении, изменении и прекращении договоров о передаче исключительного права на объекты интеллектуальной собственности. Основной задачей деятельности Суда по интеллектуальным правам является обеспечение единообразной судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав, на которую могут ориентироваться органы государственной власти, организации и граждане.

Напомним, что используя понятие «собственность» в термине «интеллектуальная собственность» (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, ст. 1225 ГК РФ), законодатель подразумевает «имущество». Так, совместное постановление Пленума В. С. РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление № 5/29) раскрывает суть этого понятия. Термином «интеллектуальная собственность» охватываются только сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, но не права на них (ст. 1225 ГК РФ).

Интеллектуальной собственностью можно распоряжаться путем заключения лицензионного договора, договора о залоге и договора на отчуждение исключительных прав. В последнем случае происходит передача исключительного права не иначе как в полном объеме.

Цитата: «По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю)» (ч. 1 ст. 1234 ГК РФ).

Таким образом, закон четко отграничивает отчуждение права от предоставления права по лицензионному договору. При отчуждении невозможно передать право частично, в доле, в отношении отдельных правомочий, способов использования и т. п. И, напротив, в лицензионном договоре стороны могут определить границы передаваемого права по своему усмотрению. В связи с этим недопустимо смешение двух форм распоряжения правом. В случае если стороны заключили договор, который содержит указание на какие-либо ограничения передаваемого права (например, по срокам или по виду использования), квалифицировать данное соглашение следует как лицензионный договор, даже если стороны назвали его договором об отчуждении исключительного права. Но если же в тексте прямо оговорено, что такой договор не является лицензионным, то договор должен быть признан недействительным. Такое разъяснение содержится в п. 13.1 Постановления № 5/29 применительно к случаям, когда договор невозможно квалифицировать как лицензионный.

Разграничение двух этих договоров важно и для понимания того, что приобретение исключительного права не гарантирует приобретателю монопольное использование произведения, ведь переход исключительного права к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения ранее заключенных лицензионных договоров (п. 7 ст. 1235 ГК РФ).

По своей юридической природе договор об отчуждении исключительного права может быть как реальными, так и консенсуальным, что прямо следует из ч. 1 ст. 1234 ГК РФ — одна сторона, правообладатель, передает (признак реального договора) или обязуется передать (консенсуальный договор).

Гражданский кодекс РФ установил обязательной письменную форму рассматриваемого договора. Кроме того, в случаях, если объект интеллектуальной собственности подлежит государственной регистрации, то обязательна и госрегистрация перехода такого права. В пункте 13.3 Постановления № 5/29 дается разъяснение относительно момента перехода исключительных прав — это момент заключения не подлежащего регистрации договора об отчуждении исключительного права. Или же, если договор подлежит государственной регистрации, — то момент государственной регистрации этого договора. Любое другое условие о моменте перехода прав для подлежащих регистрации договоров ничтожно.

Вместе с тем имеется категория договоров об отчуждении исключительных прав, которые в зависимости от обстоятельств могут подлежать или не подлежать регистрации. Программы для ЭВМ и базы данных могут регистрироваться по желанию правообладателя, однако, если такая регистрация состоялась, то договор в отношении программ для ЭВМ и баз данных подлежит регистрации. Например, п. 5 ст. 1262 ГК РФ содержит прямое указание о государственной регистрации договоров об отчуждении исключительного права на зарегистрированные программы для ЭВМ. И, наоборот, в случае с незарегистрированными программами для ЭВМ и базами данных, а также топологиями ИМС относящиеся к ним договоры не подлежат регистрации в Роспатенте.

Переход исключительного права без договора на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, подлежащий регистрации, также подлежит государственной регистрации (ч. 2 ст. 1232 ГК РФ). Так, обязательной регистрации подлежат изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, а также товарные знаки.

УСЛОВИЕ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ПРОВЕРЯЕТСЯ РОСПАТЕНТОМ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРА НА ОТЧУЖДЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Перейдем к существенным условиям договора об отчуждении исключительных прав. Это предмет и условие о вознаграждении (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). Стоит отметить, что условие о встречном предоставлении для такого типа договоров не является обязательным. Но если договор возмездный, цена должна быть сформулирована в договоре определенно или же установлен конкретный порядок ее определения. В противном случае договор будет считаться незаключенным.* При этом исключается применение правила определения цены, установленного в п. 3 ст. 424 ГК РФ, согласно которому при отсутствии в договоре соответствующего условия товар должен быть оплачен по цене, при сравнимых обстоятельствах обычно взимаемой за аналогичные товары. Действительно, общие правила определения цены не применимы к столь специфическому товару, как исключительные права, свойства которого строго индивидуализированы.

Цена такого договора устанавливается чаще всего путем определения единовременной паушальной суммы (общей цены без дифференциации ее составляющих). Для оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности во всех случаях применяются Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности (утв. Минимуществом РФ 26.11.2002 № СК-4/21297; далее —Рекомендации) — как в гражданских и административных спорах, так и в случае обращения взыскания на имущество.

Сейчас в юридической литературе широко обсуждается вопрос о заключенности договора об отчуждении сложных объектов, включающих и исключительные права (например, активы хозяйственного общества). На практике зачастую стороны указывают стоимость всего договора, без выделения стоимости объекта интеллектуальной собственности. Четкого ответа на вопрос о заключенности такого договора не дано ни Гражданским кодексом РФ, ни судебной практикой. Полагаем, что в силу положений ч. 3ст. 1234 ГК РФ целесообразно выделить цену объекта интеллектуальной собственности в договоре, дабы избежать признания его незаключенным.

Можно говорить о смешанной природе договора, в котором дополнительно к обычным объектам купли-продажи (или иного договора) содержится условие о передаче исключительного права. Следовательно, в смешанном договоре должны быть согласованы существенные условия для каждого из договоров, которые входят в него (п. 3 ст. 421 ГК РФ). Таким образом, при передаче исключительных прав в составе других объектов, договор должен содержать существенное условие п. 3 ст. 1234 ГК РФ о вознаграждении. В то же время есть судебная практика, которая признает смешанный договор заключенным, даже если в нем отдельно не определена оплата за отчуждение исключительных прав и за иной предмет договора. Например, суд признал сумму вознаграждения оплатой именно за отчуждение исключительных прав, а в остальной части при несогласованности стоимости сослался на возможность определения цены по правилам ст. 424 ГК РФ (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2011 по делу № А40−85179/10−15−714).

При этом существует судебная практика, которая более широко трактует условие о вознаграждении за передачу исключительных прав. В случае, когда по договору передаются исключительные права наряду с выполнением работ или оказанием услуг, наличие условия о вознаграждении в таком договоре свидетельствует о признании заключенным смешанного договора (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2011 по делу № А40−121512/10−116−485). Таким образом, само существование условия о вознаграждении (без распределения суммы на цену исключительных прав и второго предмета договора) говорит о заключенности договора.

При этом стоит помнить, что в соответствии с регламентирующими процесс регистрации договоров в Роспатенте актами (приказ Минобрнауки России от 29.10.2008 № 321, приказ Роспатента от 29.12.2009 № 186) для регистрации может предоставляться только ограниченный перечень договоров, в котором нет указаний на возможность регистрации смешанного договора, содержащего условие о передаче исключительного права (п.п. 2.1.3.6, 2.1.3.7 Рекомендаций). Таким образом, для государственной регистрации договора необходимо будет заключить на его основе отдельный договор о передаче исключительного права для предоставления в Роспатент. В соответствии с подп. «к» п. 2.2.2 Рекомендаций договор, предоставляемый для регистрации, в соответствии с ГК РФ проверяется на наличие условия о возмездности.

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В СУД С ТРЕБОВАНИЕМ О ПЕРЕВОДЕ ПРАВ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ НЕ НУЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАСТОРГАТЬ ДОГОВОР

Вопросы, связанные с последствиями нарушения договора об отчуждении исключительных прав приобретателем регулируются специальной нормой п. 5 ст. 1234 ГК Р. Ф. При этом не стоит забывать о том, что применимы будут и общие положения Гражданского кодекса РФ, регулирующие ответственность за нарушение обязательств и договоров.

Выбор формы защиты обусловлен фактически сложившимися на момент нарушения договора обстоятельствами. Законом предусмотрено две ситуации нарушения приобретателем рассматриваемого договора.

Первая — когда исключительное право уже перешло к приобретателю, после чего тем совершено существенное нарушение обязанности по уплате правообладателю вознаграждения по договору (абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ). Вторая — когда исключительное право еще не перешло к приобретателю, но тем уже совершено нарушение обязанности по оплате вознаграждения по договору (при данных обстоятельствах неважно, является нарушение существенным или нет). Рассмотрим каждый из возможных вариантов.

В первом случае установлен судебный порядок рассмотрения требования о переводе исключительных прав на прежнего правообладателя и возмещении убытков. И в данной ситуации суд должен определить, что является существенным нарушением. Отсылая в диспозиции нормы к подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ, законодатель подчеркивает, что данная ситуация является частным случаем расторжения (изменения) договора в судебном порядке по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения договора другой стороной. При этом ГК РФ в той же ст. 450 под существенным понимает нарушение договора одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Как видим, определение признака существенности, данное в законе, все равно говорит о его оценочном характере.

Между тем на практике существенными нарушениями могут признаваться как стопроцентная неоплата, так и неоплата части вознаграждения. При этом не только просрочка всей оплаты и отдельных платежей, но и совокупность указанных обстоятельств может признаваться существенным нарушением. Таким образом, правовая определенность в вопросе признания тех или иных нарушений договоров существенными отсутствует.

Договор об отчуждении исключительного праваНа отчуждение исключительных прав существуют некоторые ограничения

Важно помнить, что не допускается заключение договора об отчуждении исключительного права на фирменное наименование и на наименование места происхождения товаров (п. 2 ст. 1474, п. 4 ст. 1519, п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Также нельзя заключить договор об отчуждении исключительного права в отношении товарного знака, если в результате такого отчуждения потребитель может быть введен в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК РФ).

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль