Соглашение о расторжении лицензионного договора

884

Вопрос

Подлежит ли в настоящее время государственной регистрации соглашение о расторжении лицензионного договора?

Ответ

Если лицензионный договор был зарегистрирован, то необходимо регистрировать и соглашение о расторжении данного договора. Положения Г К РФ (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона (п. 7 ст. 7 Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».


Что изменилось для сторон лицензионного договора после 1 октября 2014 года

«Если организация (индивидуальный предприниматель) намерена заключить лицензионный договор и выступить в роли лицензиара или лицензиата после 1 октября 2014 года, ей необходимо учесть ряд новых правил.

Дело в том, что с 1 октября вступили в силу изменения, внесенные в Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 35-ФЗ). Эти поправки коснулись, в частности, положений о лицензионном договоре (о других нововведениях см. отдельную рекомендацию).

А именно в отношении лицензионного договора закон:

Кроме того, изменения затронули лицензионные договоры, заключенные в отношении конкретных объектов интеллектуальной собственности:

Если лицензионный договор был заключен до 2 октября 2014 года (например, если стороны совершили эту сделку еще в 2013 году или в сентябре 2014 года), новые правила сторон не касаются (ч. 7 ст. 7 Закона № 35-ФЗ).* Однако ими все же нужно руководствоваться в случае, когда права и обязанности сторон заключенного лицензионного договора возникли после 1 октября 2014 года (например, если стороны заключили дополнительное соглашение, по которому с 2 октября лицензию заменили с простой на исключительную).Особые правила учета новых положений применяются для лицензионных договоров, заключенных в отношении компьютерных программ и баз данных в упрощенном порядке.

Совет

Если стороны заключили лицензионный договор в среду, 1 октября 2014 года, имеет смысл как можно раньше составить и подписать дополнительное соглашение к этому договору с учетом всех нововведений Гражданского кодекса РФ. Это уменьшит вероятность недопонимания и споров между сторонами, а также снизит риск того, что суд (в случае спора) или Роспатент (при регистрации предоставления права использования) примет неожиданное для сторон решение.

Дело в том, что в настоящее время нет официальных разъяснений относительно того, по каким именно правилам нужно было заключать лицензионный договор непосредственно 1 октября 2014 года.

Обоснование

Если стороны заключили договор по правилам, действующим до 1 октября 2014 года, нужно проследить за тем, чтобы дополнительное соглашение привело условия договора в соответствие с новыми требованиями Гражданского кодекса РФ. При составлении такого соглашения можно руководствоваться советами, приведенными в настоящей рекомендации.

Пример содержания дополнительного соглашения к лицензионному договору, заключенному 1 октября 2014 года

Если договор заключен по правилам, действующим после 1 октября 2014 года, в дополнительном соглашении имеет смысл продублировать те условия договора, которые сформулированы с учетом новых правил (в частности, условие об исключительной лицензии и положение об одностороннем отказе лицензиара). При этом стоит проследить, чтобы формулировки таких условий хотя бы немного отличались от формулировок, приведенных в договоре (чтобы не создавалось впечатления, что дополнительное соглашение полностью копирует положения договора). В частности, можно проанализировать советы, содержащиеся в настоящей рекомендации, и прописать в соглашении то или иное условие более подробно, чем это было в договоре (к примеру, детально изложить обстоятельства, при которых лицензиар может заявить об одностороннем отказе).

Вместо договора нужно регистрировать предоставление права использования

Теперь сами по себе лицензионные договоры не подлежат госрегистрации. Зарегистрировать может понадобиться факт предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности (абз. 2 п. 2 ст. 1235 ГК РФ, подп. «а» п. 7 ст. 3 Закона № 35-ФЗ).

Случаи, когда требуется регистрация такого факта, совпадают со случаями, при которых до 1 октября 2014 года было нужно регистрировать лицензионный договор. А именно: регистрация необходима, если государственной регистрации подлежит объект интеллектуальной собственности, в отношении которого заключают лицензионный договор (п. 2 ст. 1232 ГК РФ).

Примеры ситуаций, когда требуется зарегистрировать предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности

Нужно ли после 1 октября 2014 года регистрировать предоставление права использования объекта, государственная регистрация которого проводится по желанию правообладателя

Это зависит от того, зарегистрирован ли объект и к какому именно результату интеллектуальной деятельности он относится.

В настоящее время закон по-прежнему предусматривает добровольную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных, топологий интегральных микросхем (п. 1 ст. 1262, п. 1 ст. 1452 ГК РФ).

Если в отношении любого из таких объектов заключат лицензионный договор и этот объект не будет зарегистрирован до заключения такого договора, то регистрировать предоставление права использования объекта не понадобится (п. 7 ст. 1232 ГК РФ).

Если же на момент заключения лицензионного договора объект будет зарегистрирован, то вопрос о регистрации предоставления права использования будет решаться в зависимости от конкретного вида результата интеллектуальной деятельности:

1) если предмет договора — программа для ЭВМ либо база данных, регистрировать предоставление права использования не нужно;

2) если договор заключают в отношении топологии интегральной микросхемы, предоставление права использования необходимо зарегистрировать.

Обоснование

Предоставление права использования объекта, который правообладатель зарегистрировал по своему желанию, требуется зарегистрировать тогда, когда закон не устанавливает иное (п. 7 ст. 1232 ГК РФ).

Сейчас закон предусматривает следующее специальное правило в отношении программ для ЭВМ и баз данных: госрегистрации подлежит только переход исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ (базу данных) к другому лицу по договору или без договора (п. 5 ст. 1262 ГК РФ, подп. «в» п. 25 ст. 3 Закона № 35-ФЗ). Поскольку специальная норма не указывает на необходимость регистрации предоставления права использования программы или базы данных, факт такого предоставления регистрировать не нужно.

В отношении же зарегистрированных топологий интегральных микросхем закон прямо предусматривает необходимость зарегистрировать предоставление права их использования (п. 2 ст. 1460 ГК РФ, п. 138 ст. 3 Закона № 35-ФЗ).

О том, в каком порядке нужно регистрировать предоставление права использования, см. отдельную рекомендацию.

Если стороны не проведут необходимую регистрацию, предоставление права использования будет считаться несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ, подп. «г» п. 4 ст. 3 Закона № 35-ФЗ). Другими словами, отсутствие регистрации будет означать, что лицензиар не предоставил, а лицензиат не получил право использовать объект интеллектуальной собственности.

Изменились последствия предоставления исключительной лицензии

Лицензионный договор на условиях исключительной лицензии теперь еще больше соответствует интересам лицензиата и еще меньше — интересам лицензиара.

Причина тому — ограничения на самостоятельное использование объекта интеллектуальной собственности лицензиаром. Так, если лицензиар выдает исключительную лицензию, по умолчанию он не вправе использовать объект в пределах, предоставленных лицензиату (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ, п. 8 ст. 3 Закона № 35-ФЗ).

Впрочем, право на самостоятельное использование все же можно сохранить за лицензиаром. Правда, для этого нужно включить в лицензионный договор условие о том, что лицензиар вправе сам использовать объект в пределах, предоставленных лицензиату. Не запрещено предусмотреть и то, что лицензиар вправе самостоятельно использовать объект только некоторыми из способов, указанных в лицензионном договоре.

Пример последствий выдачи исключительной лицензии после 1 октября 2014 года

До 1 октября 2014 года все было наоборот: если лицензионный договор прямо не запрещал лицензиару самостоятельно использовать объект в предоставленных лицензиату пределах, считалось, что лицензиар имеет право на такое использование (п. 14 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; далее — постановление № 5/29).

Что касается простой (неисключительной) лицензии, то последствия ее выдачи не изменились. В частности, лицензиару, предоставившему такую лицензию, по-прежнему нельзя запретить самостоятельно использовать объект интеллектуальной собственности.

Появился запрет заключать безвозмездный лицензионный договор на монопольных условиях

Теперь закон предусматривает случай, когда стороны не могут включить в лицензионный договор положение о безвозмездном характере соглашения.

Сторонам запрещено это делать, если одновременно выполняются следующие условия (п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ,подп. «в» п. 7 ст. 3 Закона № 35-ФЗ):


  • лицензиар и лицензиат — коммерческие организации;

  • вид лицензионного договора — исключительная лицензия;

  • лицензиат получает право использовать объект на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права;

  • Гражданский кодекс РФ не предусматривает иные правила для случая, когда соблюдаются три названных выше условия (впрочем, такие «иные» правила новая редакция кодекса не содержит).





  •  

Если стороны все-таки заключат такой безвозмездный лицензионный договор, он, вероятно, будет считаться ничтожной сделкой, поскольку затронет публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц (п. 2 ст. 168 ГК РФ). В свою очередь это будет означать следующее:


  • сторона сделки, действующая добросовестно (а также иное лицо в случаях, предусмотренных законом), получит право потребовать применить последствия недействительности ничтожной сделки (п. 3, 5 ст. 166 ГК РФ);

  • любое лицо, имеющее охраняемый законом интерес в признании сделки недействительной, будет вправе заявить о ничтожности сделки, не предъявляя при этом требование о применении последствий недействительности сделки (абз. 2 п. 3 ст. 166 ГК РФ);

  • суд сможет по своей инициативе применить последствия недействительности ничтожной сделки, если это будет необходимо для защиты публичных интересов, а также в иных случаях, предусмотренных законом (п. 4 ст. 166 ГК РФ).


  •  




Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.