О полной передаче заказчику исключительных прав

3089

Вопрос

Заключается договор о выполнении работ, в результате которых создается результат интеллектуальной деятельности. Какие условия необходимо предусмотреть в договоре, выгодные исключительно для Заказчика (по поводу имущественных прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, защиты этих прав) каким образом ограничить права Исполнителя по отношению к результатам выполненных работ?

Ответ

В договоре необходимо прописать условие о полной передаче заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (как предусмотренных договором, так и не предусмотренных). Также можно включить условие о том, что исполнитель не вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд (п. 2 ст. 772 ГК РФ).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Как заказчику защитить свои права на результат научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

«Закон предоставляет возможность сторонам договора НИР или ОКиТР самостоятельно определить в нем пределы и условия использования полученного результата работы (п. 1 ст. 772 ГК РФ).

Результат работы в договорах НИР и ОКиТР — это результат творческой (интеллектуальной) деятельности автора (например, научное исследование в договоре НИР или образец нового изделия в договоре ОКР), который при соблюдении определенных условий находится под соответствующей правовой охраной действующего законодательства. Однако чтобы права заказчика на результат работы были защищены наиболее полно, в договоре НИР или ОКиТР важно закрепить пределы и условия использования полученного результата.

На какие нормы закона нужно сослаться в случае спора

В первую очередь нужно обратиться к нормам главы 38 Гражданского кодекса РФ. По общему правилу заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд (п. 2 ст. 772 ГК РФ). Последнее означает, что исполнитель не имеет права (если в договоре не предусмотрено иного), к примеру, передать исключительное право на результат работы третьему лицу. Договор о передаче такого исключительного права, заключенный между исполнителем и третьим лицом, суд признает недействительным.*

Кроме того, стороны договора НИР или ОКиТР получат дополнительные права, если в результате выполнения договора созданы объекты, которым действующее законодательство предоставляет правовую охрану как результатам интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1225 ГК РФ). Ими могут быть:

  • изобретения;
  • полезные модели;
  • промышленные образцы;
  • программы для ЭВМ;
  • базы данных;
  • селекционные достижения;
  • топологии интегральных микросхем;
  • секреты производства (ноу-хау).

В таком случае заказчик сможет пользоваться правами, закрепленными в разделе VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» Гражданского кодекса РФ (п. 3 ст. 772 ГК РФ).

Внимание! Чтобы заказчик смог воспользоваться правами, закрепленными в разделе VII Гражданского кодекса РФ, полученные результаты работы должны соответствовать установленным критериям. Только при их наличии результаты подлежат правовой охране.

При этом необходимо помнить о том, что охраняемым результатом интеллектуальной деятельности может быть не сам результат работы, на который был направлен договор НИР или ОКиТР, а его составная часть. Например, вместе с образцом нового изделия может быть создана программа для ЭВМ, предназначенная для работы с изделием. Причем такая (самостоятельно охраняемая) часть результата работы может получиться и незапланированно.

Внимание! Если результатом работы стали изобретение, полезная модель или промышленный образец, то заказчику необходимо получить соответствующий патент. Иначе заказчик не будет иметь исключительных прав на них.

В итоге исполнения договора ОКиТР была получена полезная модель, создание которой не было предусмотрено договором. Исполнитель отказывается заключить договор об отчуждении права на получение патента. Можно ли обязать исполнителя передать исключительные права на полученную полезную модель?

Какие дополнительные права предоставлены заказчику разделом VII Гражданского кодекса РФ?

Это зависит от того, какой именно объект интеллектуальной собственности был получен по итогам работы. Например, при нарушении патентных прав (глава 72 ГК РФ) заказчик может воспользоваться административным и судебным порядком (ст. 1406 ГК РФ). Административный порядок заключается в подаче возражений в Палату по патентным спорам против решения Роспатента о выдаче патента, об отказе в выдаче патента, о признании заявки на выдачу патента отозванной и в других случаях, когда податель жалобы считает соответствующее решение Роспатента неправомерным.

Споры, которые рассматриваются судом, перечислены в пункте 1 статьи 1406 Гражданского кодекса РФ.

Если нарушение патентных прав привело к крупному ущербу, то спор будет рассматриваться в уголовном порядке по статье 147 Уголовного кодекса РФ («Нарушение изобретательских и патентных прав»). В частности, незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (при наличии крупного ущерба) наказывается:

  • штрафом в размере до 200 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев,
  • либо обязательными работами на срок до 480 часов,
  • либо принудительными работами на срок до двух лет,
  • либо лишением свободы на тот же срок.

После получения результата работ заказчику стало известно, что исполнитель при их выполнении использовал охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, которые принадлежат третьему лицу. Права на указанное использование приобретены не были. Как это повлияет на права заказчика в отношении полученных результатов.

Какие условия стоит включить в договор НИР или ОКиТР

Чтобы защитить свои права на результат НИР или ОКиТР наиболее полно, заказчику стоит включить в договор следующие условия.

Условия, которые касаются получения защиты, предусмотренной в действующем законодательстве

Заказчик сможет воспользоваться правами, предоставленными разделом VII Гражданского кодекса РФ, только после того, как получит исключительные права на созданные объекты интеллектуальной собственности. Для этого в договор НИР или ОКиТР необходимо включить следующие условия.

1. Обязанность исполнителя согласовывать с заказчиком необходимость и условия использования в ходе выполнения НИР или ОКиТР объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат третьим лицам. Это условие поможет избежать возможных неблагоприятных последствий.

Пример формулировки обязанности исполнителя согласовывать с заказчиком использование принадлежащих третьим лицам объектов интеллектуальной собственности

2. Обязанность исполнителя сообщить заказчику обо всех результатах интеллектуальной деятельности, полученных при исполнении договора НИР или ОКиТР. Это условие очень полезно на тот случай, если будут получены незапланированные объекты интеллектуальной собственности.

Пример формулировки условия об обязанности исполнителя сообщить заказчику обо всех результатах интеллектуальной деятельности, полученных при исполнении договора НИР или ОКиТР

3. Условие о полной передаче заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (как предусмотренных договором, так и не предусмотренных), в отношении которых:

  • необходимо получать патент (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения);
  • патент не требуется (программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы, секрет производства).

Здесь же нужно прописать условие о том, что стоимость исключительных прав включена в стоимость договора и дополнительно не оплачивается.

Пример формулировки условия договора о полной передаче исключительных прав заказчику

«Все исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполнения работ, в полном объеме передаются Заказчику. Стоимость исключительных прав входит в цену настоящего договора и дополнительно не оплачивается».*

Совет

Если в договоре НИР или ОКиТР стороны предусмотрели создание программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы или даже селекционного достижения, то нет необходимости специально указывать, что заказчик получает исключительные права на них. По общему правилу исключительное право на указанные объекты принадлежат заказчику (п. 1 ст. 1296, п. 1 ст. 1431, п. 1 ст. 1463 ГК РФ).

В отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, как уже было указано выше, стоит отдельно прописать право заказчика на получение патента. Право включить такое условие в договор подтверждено в пункте 8постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ».

Пример формулировки условия договора о праве заказчика на получение патента на изобретение, создание которого не было прямо предусмотрено договором НИР или ОКиТР

Пример формулировки условия о праве заказчика на подачу заявки и получение патента на результат работы

4. Обязанность исполнителя проводить исследования на предмет возникновения объектов интеллектуальной собственности и возникновения опасности нарушения прав третьих лиц на них. Это позволит избежать описанной выше ситуации.

Пример формулировки условия об обязанности исполнителя проводить исследования на предмет возникновения объектов интеллектуальной собственности

Условия о договорной ответственности исполнителя за нарушение прав заказчика на результаты НИР и ОКиТР

Заказчику имеет смысл включить в договор условия о дополнительных мерах ответственности исполнителя за нарушение договора НИР или ОКиТР. Причем эти условия могут быть поставлены как третьим лицам, так и непосредственно заказчику. Среди требований третьим лицам можно выделить:

  • обязанность исполнителя за свой счет заключить соглашение с соответствующим правообладателем или изменить результаты работ таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц. Данную меру ответственности необходимо предусмотреть на тот случай, если из-за нарушения их прав будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по договору;

Пример формулировки условия договора НИР или ОКиТР о действиях исполнителя при нарушении исключительных прав третьих лиц

  • обязанность исполнителя возместить третьему лицу убытки. Это условие нужно предусмотреть на случай, если исполнитель их причинит правообладателю из-за неправомерного использования его интеллектуальной собственности при выполнении работ.

Пример формулировки ответственности исполнителя за убытки, причиненные третьему лицу в связи с неправомерным использованием при выполнении работ его интеллектуальной собственности

Перед заказчиком исполнитель будет нести ответственность по тем способам обеспечения обязательства, которые установлены договором НИР или ОКиТР. См. подробнее Какие требования можно предъявить к исполнителю относительно качества выполненных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ."

10.06.2014



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.