О заключении лицензионного договора

703

Вопрос

"Предприятие 1" является одним из патентообладателей на полезную модель и единственным производителем этого изделия. Поступило предложение от "предприятия Х" на передачу права (не исключительного) на производство данного изделия. Вопрос: Варианты оформления такого договора (лицензии?), на что обратить внимание, учитывая факт того что отказаться от этого предложения по политическим мотивам "Предприятие 1" не может, но и рынок потерять с передачей права производства "Предприятию Х" не хочет.

Ответ

Предприятие 1 может заключить лицензионный договор с предприятием Х.

Статья 1367 ГК РФ закрепляет, что по лицензионному договору одна сторона — патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Согласно п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными п. 2 и п. 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

На основании п. 2 ст. 164 ГК РФ законом может быть установлена государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенных видов.

Статья 1369 ГК РФ определяет, что договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Проверка обычных и случайных условий лицензионного договора: выгоды и риски для лицензиара

«При заключении лицензионного договора лицензиару прежде всего необходимо проверить, содержит ли договор все существенные его условия. Если окажется, что стороны не сформулировали хотя бы одно из них, договор будет считаться незаключенным.

Если стороны не согласуют обычные или случайные условия, то риска признания договора незаключенным не возникнет. Однако, чтобы защитить свои интересы наилучшим образом, лицензиару стоит детально урегулировать отношения с контрагентом (лицензиатом). Для этого в договоре надо сформулировать условия:

  • о территории;
  • о сроке действия договора;
  • о возможности заключить сублицензионный договор;
  • об ответственности сторон;
  • о порядке разрешения споров;
  • об одностороннем отказе от исполнения договора.

Кроме того, лицензиару важно конкретизировать обязанности сторон. Подробнее об этом см. отдельную рекомендацию Какие обязанности сторон лицензиару имеет смысл предусмотреть в лицензионном договоре.*

Условие о территории

Если лицензиар хочет, чтобы лицензиат использовал объект интеллектуальной собственности только на конкретной территории (в пределах конкретного государства или нескольких государств, на территории субъекта РФ, города, муниципального образования и т. д.), такую территорию необходимо указать в тексте договора.

Примеры формулировок условия о территории, на которой допускается использовать объект интеллектуальной собственности

Если этого не сделать, будет считаться, что лицензиат вправе использовать объект интеллектуальной собственности на всей территории России (п. 3 ст. 1235 ГК РФ). Такое же право возникнет у лицензиата, если стороны прямо предусмотрят, что использование объекта допускается на территории России.

Условие о сроке действия договора

Срок, на который стороны заключают лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на объект интеллектуальной собственности (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

Если стороны укажут временной промежуток, превышающий срок действия исключительного права, будет считаться, что договор заключен на срок, равный сроку действия исключительного права (п. 13.5 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; далее — постановление № 5/29).

Если стороны не согласуют условие о сроке, будет считаться, что договор заключен на пять лет (абз. 2 п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Особые правила будут применяться, если стороны не укажут срок в договоре, заключенном в отношении секрета производства (ноу-хау) (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). Такой договор будет действовать до тех пор, пока будет сохраняться конфиденциальность сведений, составляющих содержание секрета производства. Причем во время действия договора каждая из сторон сможет в одностороннем порядке отказаться от его исполнения.

Оптимальный вариант при согласовании условия о сроке — указать конкретную дату, при наступлении которой договор прекратит действие.

Пример формулировки условия о сроке действия лицензионного договора. Стороны указали конкретную дату

Можно воспользоваться и другим вариантом — указать промежуток времени начиная с момента заключения (подписания) договора. Однако при этом нужно учитывать, что иногда между сторонами может возникнуть неопределенность в отношении того, с какого дня договор начинает действовать (например, если стороны заключают договор путем обмена письмами). Если между сторонами будут такие разногласия, то возникнет и спор о том, в какой момент договор прекращает действие.

Пример формулировки условия о сроке действия лицензионного договора. Срок исчисляется с момента заключения договора

Условие о возможности заключить сублицензионный договор

По закону лицензиат может заключить сублицензионный договор (т. е. предоставить третьему лицу право использования, полученное по лицензионному договору) только с письменного согласия лицензиара (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).

Такое согласие необязательно закреплять в договоре. Другими словами, лицензиар может разрешить заключить сублицензионный договор уже после того, как будет заключен лицензионный договор. Для этого понадобится лишь дать согласие в письменном виде.

В то же время допускается предусмотреть такое согласие непосредственно в тексте лицензионного договора (абз. 2 п. 17 постановления № 5/29). Это имеет смысл сделать тогда, когда лицензиар изначально подразумевает, что лицензиат будет заключать сублицензионные договоры (например, в случае реализации компьютерных программ через лицензиата).

Согласие можно дать:

  • как в отношении любых сублицензионных договоров (т. е. без указания конкретного сублицензиата), так и относительно конкретного сублицензионного договора;

Пример формулировки согласия лицензиара на заключение лицензиатом любых лицензионных договоров

Пример формулировки согласия лицензиара на заключение лицензиатом конкретного сублицензионного договора

  • как в отношении всех способов использования, изначально предусмотренных для лицензиата, так и относительно только некоторых из них. Те способы, которыми лицензиат не вправе использовать объект по лицензионному договору, предоставить использовать сублицензиату нельзя (п. 2 ст. 1238 ГК РФ).

Пример формулировки согласия лицензиара предоставить сублицензиату право использовать объект интеллектуальной собственности всеми способами, указанными в лицензионном договоре

Пример формулировки согласия лицензиара предоставить сублицензиату право использовать объект интеллектуальной собственности конкретным способом

Можно указать срок действия сублицензионных договоров. Такой срок не должен превышать срок действия лицензионного договора. Если лицензиар разрешит лицензиату заключать сублицензионные договоры на более длительный срок, будет считаться, что они заключаются на срок действия лицензионного договора (п. 3 ст. 1238 ГК РФ).

Пример формулировки условия о сроке действия сублицензионных договоров, которые вправе заключать лицензиат

Если стороны не установят срок, на который лицензиат вправе предоставить полученное право использования сублицензиату, будет считаться, что лицензиат может заключать сублицензионные договоры на любой срок, не превышающий срок действия лицензионного договора.

Совет (166,1391)

Если стороны решили предусмотреть в договоре возможность заключать сублицензионные договоры, лицензиару стоит включить в договор следующее уточнение: «Лицензиат несет перед лицензиаром ответственность за действия сублицензиата».

Это полностью обезопасит лицензиара от риска того, что в случае спора требования понадобится предъявлять не к непосредственному контрагенту (лицензиату), а к третьему лицу (сублицензиату), которое может оказаться неплатежеспособным.

Впрочем, даже если договор не будет содержать такого уточнения, ответственность перед лицензиаром все равно будет нести лицензиат (п. 4 ст. 1238 ГК РФ). Однако в этой ситуации лицензиару нужно учитывать, что закон позволяет предусмотреть в договоре условие, освобождающее лицензиата от ответственности за действия сублицензиата. Лицензиару важно проверить, чтобы договор такого условия не содержал.

Условие об ответственности сторон

Основания ответственности сторон по лицензионному договору, а также соответствующие санкции установлены законом, поэтому стороны могут не конкретизировать их в договоре либо воспользоваться общей формулировкой условия об ответственности.

Пример общей формулировки условия об ответственности сторон по лицензионному договору

Вместе с тем, стороны могут конкретизировать условие об ответственности (например, установить неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение того или иного обязательства). В этом случае, если произойдет нарушение, указанное в договоре, отношения сторон будут регулироваться не только законом, но и конкретным пунктом соглашения.

Лицензиар заинтересован в том, чтобы договор предусматривал неустойку за нарушения со стороны лицензиата, но в то же время не устанавливал ее в отношении лицензиара.

Пример формулировки условия о неустойке за нарушение срока выплаты вознаграждения

Внимание! (167,1875) Лицензионный договор может предусматривать дополнительные обязанности и санкции лицензиара на случай, если третье лицо обвинит лицензиата в незаконном использовании объекта интеллектуальной собственности

Порядок разрешения споров

В лицензионном договоре целесообразно урегулировать отношения на случай, если:

  • между сторонами возникнет спор;
  • одна из сторон решит обратиться в суд с требованием к другой стороне.

Условие о досудебном порядке урегулирования споров

Если стороны предусмотрят обязательный претензионный порядок разрешения споров, ни одна из них не сможет обратиться в суд с требованием к другой стороне до тех пор, пока не направит в ее адрес претензию (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).

Это условие обезопасит лицензиара от «внезапных» и «неожиданных» судебных споров с контрагентом. Фактически лицензиар будет самостоятельно решать, выступать ему в роли ответчика или нет.

Обоснование

В то же время лицензиар должен понимать, что в случае нарушений со стороны лицензиата понадобится сначала соблюсти претензионный порядок, установленный в договоре. Лишь после этого можно будет предъявить иск к контрагенту.

Если стороны решат предусмотреть обязательный претензионный порядок, понадобится согласовать:

  • кто и кому должен направить претензию;
  • в какой срок и в какой форме это необходимо сделать;
  • какие документы надо приложить к претензии;
  • какой срок для ответа должна содержать претензия.

О том, почему целесообразно согласовать именно эти положения, см. Обязательный претензионный порядок.

Пример формулировки условия об обязательном претензионном порядке урегулирования споров по лицензионному договору

Условие о договорной подсудности

Лицензиар заинтересован в том, чтобы все судебные споры между сторонами рассматривались по месту его нахождения (месту жительства). Это поможет сэкономить время и средства на участие в судебных разбирательствах и, возможно, заставит лицензиата отказаться обращаться в суд.

Однако по общему правилу иск необходимо подавать по месту нахождения или месту жительства ответчика (ст. 35 АПК РФ). В частности, если лицензиар будет выступать в роли истца, ему понадобится подавать документы не в «свой» суд, а в суд по месту нахождения лицензиата.

Чтобы изменить это правило, нужно сформулировать условие о договорной подсудности. При этом важно проверить, чтобы условие соответствовало именно интересам лицензиара, а не лицензиата (т. е. чтобы в договоре был указан суд лицензиара, например, Арбитражный суд г. Москвы). В противном случае (если лицензиат будет настаивать на указании своего суда, к примеру, Арбитражного суда Приморского края) лицензиару стоит вообще отказаться включать в договор условие о договорной подсудности.

Пример формулировки условия, изменяющего общее правило о подсудности споров по лицензионному договору

Условие об одностороннем отказе

При заключении лицензионного договора важно проверить, вправе ли стороны расторгнуть соглашение в одностороннем порядке (т. е. без обращения в суд).

Лицензиар заинтересован в том, чтобы он имел право отказаться от исполнения договора в любой момент, а лицензиат таким правом не обладал.

По умолчанию обе стороны правом на односторонний отказ не обладают. Однако для договоров, заключенных в отношении некоторых объектов интеллектуальной собственности, закон предусматривает исключения.

Что нужно учесть лицензиару при заключении лицензионного договора в ситуациях, когда закон прямо предусматривает односторонний отказ от исполнения договора (131,71488)

В то же время закон позволяет сторонам самостоятельно предусмотреть основания для одностороннего отказа в тексте договора (п. 3 ст. 450, п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

Оптимальный вариант — включить в договор условие, по которому лицензиар вправе отказаться от исполнения договора в любой момент и независимо от каких бы то ни было обстоятельств, а лицензиат правом на односторонний отказ не обладает (кроме случаев, когда отказ прямо предусмотрен в законе).

Вместе с тем, нужно понимать, что такое условие не будет соответствовать интересам лицензиата и тот, вероятнее всего, постарается настоять на другой формулировке. В этом случае лицензиару стоит попытаться сохранить за собой право на односторонний отказ, но при этом конкретизировать, при каких ситуациях такой отказ возможен (т. е. заменить безусловное право на отказ условным). Имеет смысл указать как можно больше оснований для одностороннего отказа по инициативе лицензиара (например, в связи с тем, что лицензиат не представил отчет). Если хотя бы одно из таких оснований возникнет в ходе исполнения договора, лицензиар получит возможность самостоятельно выбрать дальнейший алгоритм действий: либо продолжить исполнять договор (несмотря на наступившее негативное обстоятельство), либо отказаться от исполнения без обращения в суд. Причем, если лицензиар выберет второй вариант, лицензиат не сможет обжаловать односторонний отказ в суде.

Пример из практики: стороны лицензионного договора указали основание, по которому лицензиар вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Поскольку такое основание наступило, лицензиат не смог добиться того, чтобы суд признал одностороннее расторжение незаконным

Пример формулировки условия об одностороннем отказе лицензиара от исполнения лицензионного договора

В то же время нужно проследить за тем, чтобы договор предусматривал как можно меньше оснований для отказа по инициативе лицензиата и тем более не содержал положения о безусловном отказе с его стороны. В противном случае могут возникнуть негативные последствия. Например, может получиться так, что лицензиар не только узнает о прекращении договора, но и должен будет возвратить лицензиату полученный от него аванс.

Пример из практики: суд посчитал, что односторонний отказ лицензиата от исполнения лицензионного договора был правомерным, и взыскал с лицензиара сумму полученного аванса

Помимо этого, не будет лишним:

  • установить срок, за который лицензиат должен предупредить лицензиара об одностороннем отказе;
  • согласовать форму такого предупреждения.

Пример формулировки условия о сроке и форме уведомления об одностороннем отказе лицензиата от исполнения лицензионного договора

Если стороны не установят срок для уведомления, возникнет риск того, что лицензиат сообщит о досрочном расторжении договора в самый неподходящий для лицензиара момент. Например, перестанет вносить лицензионные платежи за несколько дней до того, как истечет срок погашения кредита, взятого лицензиаром в банке."

19.09.2014

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль