как лучше поступить в следующей ситуации: есть ли с точки зрения закона у правообладателя зарегистрированной Торговой марки обязанность заключать договор коммерческой концессии или лицензионного договора с Пользователем, учитывая что и Правообладатель и у

111

Вопрос

как лучше поступить в следующей ситуации: есть ли с точки зрения закона у правообладателя зарегистрированной Торговой марки обязанность заключать договор коммерческой концессии или лицензионного договора с Пользователем, учитывая что и Правообладатель и учредитель второго одно лицо. Какие варианты безвозмездных правоотношений? Смущает административная ответственность и ответственность предусмотренная гражданским законодательством, в нашем случае исключена.

Ответ

: У Правообладателя нет обязанности заключать договор коммерческой концессии. При этом для использования товарного знака на законном основании наиболее целесообразно заключить лицензионный договор (ст. 1489 ГК РФ) между Правообладателем и Пользователем. По смыслу ст. 1235 ГК РФ можно передать право на использование товарного знака на безвозмездной основе. Договор коммерческой концессии всегда является возмездным (п. 1 ст. 1027 ГК РФ).

 

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

 

Как согласовать условие о вознаграждении, выгодное лицензиару

«Лицензиару важно правильно согласовать условие о вознаграждении по двум причинам.

Во-первых, такое условие чаще всего является существенным условием лицензионного договора. Если стороны его не согласуют, договор будет считаться незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Во-вторых, цель, с которой лицензиар заключает лицензионный договор, зачастую сводится именно к тому, чтобы получить вознаграждение от лицензиата. Поэтому лицензиар заинтересован максимально подробно урегулировать отношения по выплате награды.

Чтобы условие о вознаграждении отвечало интересам лицензиара, нужно:

  • выбрать оптимальный вариант выплаты награды;
  • определить размер награды, а также порядок и срок ее выплаты.

Когда необходимо сформулировать условие о вознаграждении

По умолчанию любой лицензионный договор должен предусматривать размер вознаграждения или порядок его определения (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Другими словами, условие о награде считается существенным условием наряду с двумя другими условиями — о предмете и о способах использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Исключение составляют два случая:

  • общий, то есть распространяющийся на любой лицензионный договор независимо от его предмета;
  • специальный, то есть характерный только для лицензионных договоров, заключенных в отношении программы для ЭВМ или базы данных.

В каждом из этих двух случаев условие о вознаграждении не считается существенным условием договора.

Общий случай — стороны прямо указывают в договоре на его безвозмездный характер (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Другими словами, стороны заключают безвозмездный лицензионный договор.*

На практике такие договоры встречаются довольно редко. Ведь чаще всего лицензиар предоставляет право использования объекта интеллектуальной собственности как раз для того, чтобы получить вознаграждение.

В то же время лицензиару нужно быть готовым к тому, что лицензиат попытается убедить его сформулировать условие о безвозмездности (например, сославшись на то, что организация, выступающая в роли лицензиата, предоставляет организации-лицензиару имущественную выгоду по другой сделке). Кроме того, бывают ситуации, когда безвозмездный характер лицензионного договора отвечает интересам обеих его сторон (к примеру, когда стороны входят в одну группу лиц).

Лицензиар и лицензиат — коммерческие организации. Лицензиар согласен безвозмездно предоставить лицензиату право использования объекта интеллектуальной собственности. Будет ли лицензионный договор противоречить правилам о запрете дарения (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ) и считаться недействительной сделкой (131,71505)

Единой позиции по этому вопросу нет.

В настоящее время на практике наиболее распространена позиция, согласно которой к отношениям по лицензионному договору не применяются правила о запрете дарения между коммерческими организациями. Другими словами, коммерческие организации вправе заключить любой лицензионный договор — как возмездный, так и безвозмездный.

Это объясняется следующими причинами:

  • закон прямо предусматривает возможность безвозмездно распоряжаться исключительным правом (п. 3 ст. 1234, п. 5 ст. 1235 ГК РФ);
  • к договорам о распоряжении исключительным правом, в том числе к лицензионным договорам, применяются общие положения об обязательствах и о договоре, причем только тогда, когда иное не установлено правилами раздела VII Гражданского кодекса РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ);
  • запрет дарения между коммерческими организациями (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ) — это специальная норма, регулирующая отношения по конкретному виду договора — договору дарения. Следовательно, к отношениям по лицензионному договору она не применяется.

Так, при рассмотрении одного из споров Арбитражный суд Свердловской области пришел к следующему выводу: «...закон не предусматривает возможности применения к договорам, по которым происходит оборот результатов интеллектуальной деятельности, норм, регулирующих поименованные в части второй ГК РФ обязательства (в частности, договор дарения), а позволяет применять в субсидиарном порядке лишь общие положения об обязательствах и договорах. В связи с этим безвозмездность спорной сделки не может являться основанием для вывода о противоречии ее закону, так как фактически сторонами согласована безвозмездность сделки, допускаемая законодательством при обороте объектов авторского права» (решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 ноября 2011 г. по делу № А60-26562/2011). Вышестоящие суды оставили это решение без изменения. В частности, ФАС Уральского округа указал: «...нормы ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации допускают возможность безвозмездного оборота результатов интеллектуальной деятельности» (постановление ФАС Уральского округа от 25 мая 2012 г. № Ф09-3541/12 по делу № А60-26562/2011, определением ВАС РФ от 10 сентября 2012 г. № ВАС-9075/12 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора).

Однако до вступления в силу части 4 Гражданского кодекса РФ преобладала противоположная позиция: на отношения между коммерческими организациями, заключившими безвозмездный лицензионный договор, распространяются правила о запрете дарения. По этой причине суды признавали лицензионный договор недействительным (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21 ноября 2002 г. № Ф08-4340/2002). К выводу о запрете дарения суды приходили и в случае, когда одна коммерческая организация безвозмездноуступала исключительное право другой коммерческой организации (постановления ФАС Московского округа от 9 июня 2004 г. № КГ-А40/3700-04, ФАС Северо-Западного округа от 17 августа 2006 г. по делу № А13-10364/2005-06).

В настоящей момент такой позиции придерживается ряд специалистов в области права. Не исключено, что в случае спора эту позицию займет и суд. В частности, возможно, что суд будет следовать следующей логике: объектом договора дарения может быть имущественное право (п. 1 ст. 572 ГК РФ). В свою очередь, исключительное право считается имущественным правом (ст. 1226 ГК РФ). Значит, фактически между коммерческими организациями возникли отношения по дарению.

Но даже если суд укажет на возможность того, что к отношениям сторон безвозмездного лицензионного договора могут применяться правила о дарении, это не означает, что лицензионный договор автоматически будет считаться недействительным. Вероятнее всего, суд проанализирует, получил ли лицензиар, безвозмездно предоставивший право использования объекта, какую-либо имущественную выгоду (например, по иной сделке с лицом, выступившим в роли лицензиата). Если выяснится, что у лицензиара не было намерения предоставить право использования в качестве дара, суд не применит правила о запрете дарения (п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения обязательств»).

Вывод: если в настоящее время коммерческие организации заключат безвозмездный лицензионный договор, то в случае спора суд, скорее всего, не признает такой договор недействительным со ссылкой на подпункт 4 пункта 1 статьи 575 Гражданского кодекса РФ. Вместе с тем, если заключение договора связано с наличием каких-либо встречных обязательств лицензиата (в т. ч. по другим сделкам), не помешает прямо указать на такие обязательства в тексте лицензионного договора. Это в максимальной степени обезопасит стороны от того, что суд применит к сложившимся отношениям правила о дарении и признает договор недействительным.*

Стоит, однако, отметить, что с 1 октября 2014 года в законе появится прямой запрет заключать безвозмездный лицензионный договор на монопольных условиях (на территории всего мира на весь срок действия исключительного права).

Внимание! Если лицензионный договор не будет прямо предусматривать его безвозмездность и при этом стороны не согласуют размер вознаграждения или порядок его определения, то договор будет считаться незаключенным.

Такое правило приведено в абзаце 2 пункта 5 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ и в абзаце 2 пункта 13.6 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного cуда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — постановление № 5/29).

Причем «обойти» это правило не удастся.

В частности, в случае спора лицензиар не сможет сослаться на пункт 3 статьи 424 Гражданского кодекса РФ (абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Другими словами, лицензиару не получится доказать, что награда по договору — это сумма, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги, а значит, размер вознаграждения согласован и договор заключен.

Если договор будет требовать регистрации, то сторонам не удастся добиться того, чтобы его зарегистрировали и, следовательно, чтобы он начал действовать.

Пример из практики: суд посчитал отказ в регистрации лицензионного договора правомерным, поскольку стороны не согласовали условие о вознаграждении

ООО «К.» и ООО «В.» составили лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака. Затем ООО «К.» представило в Роспатент комплект документов с целью зарегистрировать договор (ст. 1490 ГК РФ).

Однако Роспатент отказал в регистрации. По этой причине ООО «К.» обратилось в суд с заявлением о признании такого отказа недействительным и обязании Роспатента зарегистрировать лицензионный договор.

Суд посчитал, что стороны не согласовали условие о вознаграждении. Так, стороны установили, что «лицензиат обязан уплатить лицензиару лицензионное вознаграждение в соответствии с приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью договора». Однако ООО «К.» не представило такое приложение в Роспатент. Отсутствует приложение и в материалах дела.

По этой причине и ряду иных обстоятельств суд отказал заявителю в удовлетворении требований (постановление ФАС Московского округа от 28 мая 2012 г. по делу № А40-63433/11-12-534,определением ВАС РФ от 9 августа 2012 г. № ВАС-9954/12 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора).

Внимание! С 1 октября 2014 года стороны будут не вправе заключить безвозмездный лицензионный договор на монопольных условиях (на территории всего мира на весь срок действия исключительного права).

1 октября 2014 года вступят в силу изменения, внесенные в статью 1235 Гражданского кодекса РФФедеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В частности, в этой статье появится пункт 5.1, который будет запрещать безвозмездно предоставлять право использования объекта интеллектуальной собственности, если одновременно будут выполняться следующие условия:

  • лицензиар и лицензиат — коммерческие организации;
  • вид лицензионного договора — исключительная лицензия;
  • лицензиат получает право использовать объект на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права;
  • Гражданский кодекс РФ не предусматривает иные правила для случая, когда соблюдаются три названных выше условия.

Если стороны все-таки заключат такой безвозмездный лицензионный договор, он, вероятно, будет считаться ничтожной сделкой, поскольку затронет публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц (п. 2 ст. 168 ГК РФ). В свою очередь это будет означать следующее:

  • сторона сделки, действующая добросовестно (а также иное лицо в случаях, предусмотренных законом), получит право потребовать применить последствия недействительности ничтожной сделки (п. 3, 5 ст. 166 ГК РФ);
  • любое лицо, имеющее охраняемый законом интерес в признании сделки недействительной, будет вправе заявить о ничтожности сделки, не предъявляя при этом требование о применении последствий недействительности сделки (абз. 2 п. 3 ст. 166 ГК РФ);
  • суд сможет по своей инициативе применить последствия недействительности ничтожной сделки, если это будет необходимо для защиты публичных интересов, а также в иных случаях, предусмотренных законом (п. 4 ст. 166 ГК РФ).

Специальный случай — стороны заключают договор одним из особых способов, предусмотренных в пункте 3 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ (абз. 2 п. 38.2 постановления № 5/29)."



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.