меем Товарный знак, зарегистрирован в 2009г., активно используем

148

Вопрос

Имеем Товарный знак, зарегистрирован в 2009г., активно используем. В июле 2014г. Патентная палата по заявлению физического лица, считающего, что ТЗ содержит его фамилию, приняла решение о признании гос.регистрации ТЗ недействительной. Вопросы: 1. Правовые последствия использования нами ТЗ после вступления решения в силу (у физ.лица не зарегистрирован данный ТЗ) ? 2. Существует ли какая-либо судебная практика по данному вопросу (использование известных фамилий в ТЗ) ?

Ответ

: Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак (п. 4 ст. 1514 ГК РФ). Вы можете продолжать использовать товарный знак. Другие организации также смогут использовать данный товарный знак, не опасаясь привлечения к ответственности по ст. 1515 ГК РФ.

 

В соответствии пп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

Имеется судебная практика, в соответствии с которой отказывают в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку обозначение не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без согласия известного лица или его наследников (см., например, Постановление ФАС МО от 22.09.2009 № А40-91702/2008).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

 

Регистрацию товарного знака можно признать недобросовестной и отменить

«На практике довольно часто встречаются случаи, когда малоизвестные компании-производители различных товаров пытаются заработать на популярности всемирно известных товарных знаков. Поскольку закон не запрещает регистрировать тождественные или сходные товарные знаки в отношении формально неоднородных товаров, некоторые недобросовестные компании пользуются этим. Один из таких случаев привел всемирно известного производителя часов — швейцарскую компанию «Vacheron Constantin S.A.» и владеющую ею «Richemont International S.A.» в Высший арбитражный суд РФ за защитой своего бренда.

«Роспатент зарегистрировал всемирно известный товарный знак „VACHERON CONSTANTIN“ в отношении одежды»

Компания «Ричмонт Интернэшнл С.А.» является владельцем товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» по международной регистрации № 436637 с приоритетом от 12.01.1978. Правовая охрана данного товарного знака действует и на территории России в отношении 14 класса МКТУ, в том числе, в отношении часов и ювелирных изделий. История продукции, выпускаемой под товарным знаком «VACHERON CONSTANTIN», насчитывает более 250 лет, а сам товарный знак зарегистрирован на территории 67 стран мира и является одним из знаков, обладающих репутацией во всем мире.

В конце 2004 года Роспатент зарегистрировал всемирно известный товарный знак «VACHERON CONSTANTIN» в отношении одежды на имя компании «Риттер-Джентельмен». Впоследствии права на товарный знак были уступлены оффшорной компании «Тессир Партнерс ЛТД».

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения компании «Ричмонт Интернешнл С.А.» и ее дочерней компании «Вашерон Константин С.А.» в Палату по патентным спорам Роспатента с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «VACHERON CONSTANTIN» (рег. № 278829). Однако решением Роспатента от 18.02.2010 в удовлетворении требований было отказано.

Следующим этапом явилось обжалование решения Роспатента в суд. Однако арбитражные суды трех инстанций не согласились с доводами владельцев всемирно известного часового бренда.

Правовая позиция компаний «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон Константин С.А.» основывалась на нормах п. 3 ст. 6, п. 1 ст. 7 и п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее —Закон о товарных знаках), который действовал на момент регистрации оспариваемого товарного знака, а также на норме ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в нарушение которых, по их мнению, была произведена регистрация оспариваемого товарного знака.

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (ст. 6 Закона о товарных знаках).

Также не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет (ст. 7 Закона о товарных знаках).* При этом согласно ст. 2 Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 принятая классификация товаров и услуг не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

В соответствии со ст. 10-bis Парижской конвенции страны актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Запрету подлежат все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной и торговой деятельности конкурента.

«Суды не усмотрели признаков однородности товаров, а также риска введения потребителя в заблуждение»

Арбитражный суд первой инстанции сделал вывод о том, что оспариваемый товарный знак «VACHERON CONSTANTIN» зарегистрирован в отношении 25 класса МКТУ (одежда), в то время как товарный знак «VACHERON CONSTANTIN», принадлежащий компании «Ричмонт Интернешнл С.А.», зарегистрирован в отношении 14 класса МКТУ (часы, хронометры и другие аналогичные им и предназначенные для них изделия). Таким образом, по мнению суда, потребитель не вводится и не может вводиться в заблуждение оспариваемой регистрацией.

Суды не усмотрели признаков однородности товаров, а также риска введения потребителя в заблуждение. Товар «часы» и товар «одежда» относятся к разным классам МКТУ, имеют разное функциональное назначение, не дополняют друг друга, не имеют общих мест продаж, общего круга потребителей, не конкурентоспособны.

При этом арбитражные суды трех инстанций не применили норму статьи 10-bis Парижской конвенции и не оценили регистрацию спорного товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» с точки зрения добросовестности действий по его регистрации.

В частности, суд кассационной инстанции посчитал, что поскольку товарный знак «VACHERON CONSTANTIN» не признан общеизвестным, регистрация в отношении товаров 25 класса МКТУ не противоречит российскому законодательству. При этом, позиция компаний «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон Константин С.А.» заключалась, в том числе, и в том, что вопрос об общеизвестности товарного знака не имеет отношения к настоящему спору. Речь идет об установлении возможности смешения рассматриваемых товарных знаков, введения потребителей в заблуждение о наличии несуществующей связи между изготовителями часов и одежды «VACHERON CONSTANTIN», а не о признании товарного знака общеизвестным.

С нашей точки зрения, такие выводы судов (и соответственно регистрация спорного товарного знака «VACHERON CONSTANTIN») противоречат как российскому, так и международному законодательству, а также правовой позиции Президиума ВАС РФ, куда обратился истец с надзорной жалобой.

Как было указано выше, закон запрещает регистрацию товарных знаков, способных вводить потребителя в заблуждение. Аналогичное правило содержится в ГК РФ (п. 3 ст. 1483).

Пункт 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее — Правила), конкретизирует эту норму, поясняя, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

«Судебная практика была на нашей стороне»

Параллельно с делом о товарном знаке «VACHERON CONSTANTIN», мы вели аналогичное дело о товарном знаке «JAEGER-LeCOULTRE» (№ А40-126318/10-26-1045), также представляя интересы компании «Ричмонт Интернэшнл С.А.» и «Мануфактур Егер-ЛеКультр С.А.». В судебных актах по данному делу суды справедливо установили, что существование регистрации товарного знака «JAEGER-LeCOULTRE» в отношении одежды и аксессуаров может ввести потребителей в заблуждение.

Суды исходили из «репутационной» характеристики известного бренда «JAEGER-LeCOULTRE», а также из того, что круг потребителей в данном контексте — это не только реальные потребители, имеющие адекватные финансовые возможности для приобретения продукции соответствующих стоимостных категорий, но и потенциальные потребители, стремящиеся к формированию соответствующего образа.

Суды также справедливо указали на то, что для вывода о смешении в сознании потребителя сходных товарных знаков и вследствие этого введения потребителей в заблуждение достаточно наличия опасности такого смешения. Таким образом, судебная практика была на нашей стороне.

Вышеприведенная правовая позиция полностью соответствует мнению Президиума ВАС РФ, изложенному в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06, где, в частности, указано, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

«Президиум ВАС РФ широко трактует понятие однородности товаров»

Рассматривая дело о недобросовестной регистрации товарного знака «VACHERON CONSTANTIN», суды трех инстанций посчитали, что товары, охраняемые указанными товарными знаками, не являются однородными. Часы и хронометры представляют собой сложные технические изделия, к которым не относятся товары 25 класса МКТУ, эти товары имеют разное назначение, изготовлены из разных материалов, продаются в магазинах разной специализации. Компании «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон Константин С.А.», в свою очередь, настаивали на необходимости оценки однородности товаров не только путем формального отнесения тех или иных товаров к классам МКТУ, но и через призму п. 14.4.3 Правил Роспатента. В качестве основополагающего принципа определения однородности товаров указывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Президиум ВАС РФ широко трактует понятие однородности товаров, он указал, что «...согласно статьям 3 и 4 Закона о товарных знаках право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения» (постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06).

«Один из главных аргументов — недобросовестность действий по регистрации товарного знака»

Довод о недобросовестности действий по регистрации оспариваемого товарного знака компанией «Тессир» основан на положениях Парижской конвенции, закрепляющей, что актом недобросовестной конкуренции считается «всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах» (ст. 10-bis). В этой статье также приводится перечень возможных актов недобросовестной конкуренции, к которым, в частности, относятся следующие:

  • все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной и торговой деятельности конкурента;
  • ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную и торговую деятельность конкурента;
  • указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Один из главных аргументов — недобросовестность при регистрации товарного знака суды трех инстанций отклонили, указав, что ст. 10-bis Парижской конвенции в данном случае не применима. Суды посчитали, что компаниями «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон Константин С.А.» не была доказана известность товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» даже в отношении товаров 14 класса МКТУ (часов), а также нет доказательств применения спорного товарного знака к товарам 25 класса МКТУ и доказательств ввоза на территорию РФ.

В свою очередь Роспатент и правообладатель оспариваемого товарного знака утверждали, что ст. 10-bis Парижской конвенции не применима, потому что компании «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон Константин С.А.» и компания «Тессир» не являются прямыми конкурентами в смысле ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции». Видимо, с такой позицией и согласились суды трех инстанций.

«Защита от недобросовестной регистрации товарного знака распространяется и на потребителей»

Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) был подготовлен документ, кодифицирующий международную практику применения ст. 10-bis Парижской конвенции, —Типовые положения о защите от недобросовестной конкуренции (далее — Типовые положения).

Несмотря на то, что Типовые положения не являются международным договором, Международное бюро ВОИС четко и недвусмысленно предоставляет странам-участникам Парижского союза описание подходов к определению и раскрытию понятия недобросовестности в современном мире и обобщают практику государств-членов Парижского союза по применению ст. 10-bis Парижской конвенции.

В частности, общее понятие недобросовестной конкуренции, закрепленное в ст. 10-bis Парижской конвенции, отражено и в Типовых положениях.

Актом недобросовестной конкуренции является «любой акт или обычай при осуществлении промышленной или коммерческой деятельности, противоречащий честным обычаям» (п. 1.01 (а) Типовых положений).

Понятие «противоречащий честным обычаям» не следует ограничивать честными обычаями в той стране, в которой имеет место акт недобросовестной конкуренции, следует также принимать во внимание понятие «честные обычаи», которые установлены в международной торговле (п. 1.02 Типовых положений).

Типовые положения применяются также и в ситуациях, когда отсутствует какая-либо прямая конкуренция между стороной, которая совершает акт, и стороной, интересы которой пострадали в результате данного акта, или же когда этот акт не направлен против конкретного лица, но может повлиять на конкуренцию на рынке в результате усиления конкурентоспособности этого лица по отношению к его конкурентам (п. 1.06 Типовых положений).

В качестве примера подобных актов Типовые положения приводят случаи использования и (или) регистрации хорошо известных товарных знаков лицами, не являющимися их владельцами, для совершенно отличных товаров и услуг. При этом такое лицо получает недобросовестное преимущество перед своими конкурентами, которые не используют хорошо известный товарный знак, что способствует недобросовестным пользователям продавать свои товары. Важно, что защита от недобросовестной регистрации товарного знака распространяется и на потребителей.

Такие подходы к рассмотрению недобросовестности подтверждаются и правоприменительной практикой целого ряда стран, в том числе Европейского Союза. Так вопросы добросовестности при регистрации товарных знаков отдельно находят фиксацию в Европейском законодательстве по товарным знакам и практике Европейского Суда Справедливости (European Court of Justice), основного судебного органа Европейского Союза, рассматривающего, помимо прочего, споры, связанные с регистрацией и действительностью товарных знаков.

Практика ЕС сводится к тому, что отмена или запрет регистрации идентичного или схожего товарного знака возможны, если более ранний товарный знак:

  • активно используется в рамках ЕС,
  • пользуется репутацией в определенных территориальных границах,
  • ассоциируется у потребителя с определенным производителем,
  • использование товарного знака, хотя бы и для иной категории товаров и услуг, способно ввести потребителя в заблуждение.

При извлечении прибыли лицо, использующее товарный знак, зарегистрированный в отношении товаров или услуг, отличных от тех, для которых зарегистрирован более ранний товарный знак, будет извлекать «незаслуженную выгоду». К примеру, использование такого товарного знака позволит сэкономить на рекламе, так как данный товарный знак будет ассоциироваться с деловой репутацией и добрым именем правообладателя более раннего товарного знака и паразитировать на нем.

Более того, такое использование товарного знака может негативно повлиять на репутацию правообладателя более раннего товарного знака.

Резюмируя вышесказанное, недобросовестность, в рассматриваемом случае, можно условно разделить на три группы:

Недобросовестность по отношению к правообладателю. Действия лица по регистрации и использованию всемирно известного товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» в отношении заведомо иных классов МКТУ. Это несет риск ослабления различительной способности и рекламной ценности товарного знака с более ранним приоритетом, зарегистрированного в отношении часов и ювелирных украшений, и может причинить вред деловой репутации правообладателя.

Недобросовестность по отношению к потребителю. Потребитель, несомненно, является «пострадавшей», «обманутой» стороной, полагающей, что производитель одежды «VACHERON CONSTANTIN» как-то связан с производителем часов эталонного качества «VACHERON CONSTANTIN», хотя в действительности никакой связи между ними не существует.

Недобросовестность по отношению к своим конкурентам, извлечение незаслуженной выгоды от использования известного знака. В то время как другие производители вынуждены инвестировать собственные средства на продвижение продукции под собственным брендом, правообладатель спорного товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» был фактически освобожден от затрат на рекламу и продвижение одежды под этим товарным знаком, так как использует знак с более чем вековой историей и высочайшей репутацией, известной во всем мире.

Президиум ВАС РФ, рассматривая данное дело, отменил судебные акты трех нижестоящих инстанций и встал на сторону компаний «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон Константин С.А.». Позиция ВАС РФ в очередной раз подтвердила подход к рассмотрению правовых споров не с точки зрения узко формального применения закона, а с точки зрения «духа» закона, принимая во внимание общепризнанные нормы и принципы международного права, в том числе нормы Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

РЕЗЮМЕ ПО ДЕЛУ

Главные аргументы юриста:

1. Регистрация товарного знака, тождественного или сходного с известным товарным знаком, обладающим репутацией, пусть даже в отношении формально неоднородных товаров (услуг), может вызывать смешение в отношении товаров или его производителей и, соответственно, вводить потребителей в заблуждение.

2. Действия по регистрации товарного знака, тождественного или сходного с известным товарным знаком, являются недобросовестной регистрацией товарного знака на основании ст. 10-bis Парижской конвенции.

3. Принятая классификация товаров и услуг не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг. Однородность товаров признается по факту, если товары по причине их природы или происхождения могут быть ошибочно отнесены потребителями к одному источнику происхождения."



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.