Что не упустить в лицензионном договоре об исключительных правах

1046
При покупке прав на объект интеллектуальной собственности по договору об отчуждении исключительного права лицензиату нужно проверить основание и порядок перехода права к лицензиару от первоначального правообладателя.

Если этого не сделать, за лицензиатом не признают права на соответствующий объект интеллектуальной собственности, а договор об отчуждении исключительного права или лицензионный договор будут недействительными. Основанием служат п. 1 ст. 1229 и п.1 ст. 1233 ГК РФ.

См. также

Лицензионный договор

Необходимо проанализировать всю цепочку переходов исключительного права от автора (для тех объектов, на которое возникает право авторства) или первоначального правообладателя к приобретателю (лицензиату).

Важно установить, какие правоотношения связывали авторов и последующего правообладателя. Допустимы несколько вариантов:

  1. авторы — работники правообладателя; при этом объект интеллектуальной собственности был создан вследствие реализации ими трудовой функции;
  2. авторы — исполнители по договору авторского заказа (для объектов авторского права) или НИОКР (для патентоохраняемых объектов), которым предусмотрен переход исключительного права к заказчику;
  3. авторы передали исключительное право по договору об отчуждении исключительного права либо предоставили лицензию с правом сублицензии.

Если указанные правовые основания отсутствуют, потенциальный правоприобретатель (лицензиат) должен потребовать от правоотчуждателя (лицензиара) заключить с авторами договор об отчуждении исключительного права прежде, чем самому вступать с ним в правоотношение. Сделки по переходу прав на объекты интеллектуальной собственности от предшествующих правообладателей нужно проверять на их действительность.

В договоре об отчуждении исключительного права (лицензионном соглашении) стоит предусмотреть условие об индемнити: обязательство отчуждателя прав на товарный знак возместить потери приобретателя, связанные с оспариванием третьим лицом правовой охраны товарного знака.

Споры о нарушении исключительных прав

На примерах из судебной практики можно рассмотреть, как разрешаются споры о сделках по договорам отчуждения исключительного права на объекты интеллектуальной собственности. Рассмотрим два примера - о приобретении прав на сайт и товарном знаке

Спор о контенте сайта

Общество «А.л.» обратилось с иском к ООО «А.1» о нарушении исключительных прав на составное произведение — контент сайта restoranonline.ru, а также взыскании компенсации. Суды установили, что истец приобрел права на контент сайта по договору исключительной лицензии с обществом «В.». Между тем, в материалах дела отсутствуют доказательства передачи исключительного права от авторов к обществу «В.». В связи с этим истцу не удалось доказать наличие у него исключительных прав на сам сайт и его контент. В удовлетворении иска отказано.

Из судебного акта. «Автором результата интеллектуальной деятельности может являться только гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. У такого лица первоначально возникают исключительные авторские права, которые затем могут быть переданы иному лицу. Однако в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о передаче авторами спорного произведения исключительных авторских прав обществу "В.", в связи с чем не подтвержден факт обладания названным лицом исключительными правами на спорный контент сайта restoranonline.ru. Учитывая данные обстоятельства, суды пришли к выводу о том, что факт возникновения исключительных прав у общества "А. л." не доказан» (постановление СИП от 09.09.14 по делу № А60-33580/2013).

Спор о товарном знаке

Завод, общество «У.», обратился с исковым заявлением к ИП Л. и ООО «Р.» о признании недействительным заключенного между ответчиками лицензионного договора о предоставлении неисключительной лицензии в отношении товарного знака «Устьяночка». Как было установлено судом, между заводом (правообладатель по договору) и ИП Л. заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак «Устьяночка». После этого ИП Л. предоставил лицензию на использование указанного товарного знака ООО «Р.». Спустя определенное время договор об отчуждении исключительного права на товарный знак «Устьяночка», заключенный между ИП Л. и заводом, признали недействительным. Ссылаясь на то, что лицензионный договор заключен ответчиками с нарушением требований закона, завод обратился в суд с указанным исковым заявлением. Суд удовлетворил его требования.

Из судебного акта. «В момент заключения оспариваемого лицензионного договора правообладателем являлся предприниматель, который получил исключительное право на товарный знак "Устьяночка" на основании договора об отчуждении исключительного права. Однако, поскольку <…> договор об отчуждении исключительного права был признан недействительным, он не повлек никаких юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с его недействительностью. Предприниматель не является обладателем исключительного права на товарный знак "Устьяночка", в связи с чем не мог заключать лицензионный договор о предоставлении права на использование данного товарного знака. В связи с вышеизложенным, заключённый между ответчиками лицензионный договор, признается судом недействительным на основании статьи 168 ГК РФ, т.к. он не соответствует требованиям статьи 1299 ГК РФ» (решение АС Архангельской области от 27.06.14 по делу № А05-3356/2014).

Полезная книга

Читайте также

Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль