Договоры в сфере интеллектуальной собственности. Возможности, которые предоставила новая редакция ГК РФ

2345
Основной вопрос: с октября 2014 года действуют новые положения четвертой части Гражданского кодекса, регулирующие договоры в сфере интеллектуальной собственности. Что принципиально поменялось? Решение: теперь регистрировать в Роспатенте нужно не сами договоры, а переход исключительных прав. В связи с этим на регистрацию не обязательно предоставлять сам договор, что позволяет сохранить коммерческие условия в тайне. Также нововведения затронули вопросы совместного распоряжения исключительным правом и предоставления исключительных лицензий, условия договоров о вознаграждении.

Договоры в сфере интеллектуальной собственности. Возможности, которые предоставила новая редакция ГК РФ
Елена Александровна Павлова, к. ю. н., начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева при Президенте РФ

С 1 октября 2014 года вступил в силу блок поправок Гражданского кодекса, касающийся интеллектуальной собственности (Федеральный закон от 12.03.14 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса <…>«). Ряд поправок затронул вопросы распоряжения исключительными правами: в частности, договоры об отчуждении исключительных прав, залоге этих прав, а также лицензионные договоры. Некоторые из этих изменений являются принципиально новыми для российского оборота, другие лишь уточнили отдельные старые положения, закрепленные в четвертой части Гражданского кодекса.

Регистрация перехода исключительных прав

Наиболее существенными являются изменения, связанные с государственной регистрацией перехода исключительных прав. Теперь регистрации подлежит не сам договор (об отчуждении исключительного права, залога исключительного права, лицензионный договор), а переход исключительных прав, залог этих прав или предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 3 ст. 1232 ГК РФ). Причем представлять на регистрацию текст соответствующего договора больше не обязательно.

Причины изменений. Прежде всего изменения были связаны с необходимостью привести законодательство в соответствие с требованиями Сингапурского договора о законах по товарным знакам, к которому Российская Федерация присоединилась в 2009 году (Федеральный закон от 23.05.09 № 98-ФЗ). Пункт 4 статьи 17 Сингапурского договора предусматривает, что при регистрации лицензионного договора от его участников нельзя требовать представления свидетельства о регистрации знака, самого договора или его перевода, а также финансовых условий договора. Однако в России процедура регистрации лицензионных договоров носила проверочный характер, поэтому и представление в Роспатент самого лицензионного договора было обязательным (п. 3 ст. 1232 ГК РФ в прежней редакции). Эта процедура занимала много времени и вызывала серьезные нарекания со стороны участников таких договоров, требовавших полной отмены государственной регистрации лицензионных договоров. В то же время полный отказ от их регистрации нарушил бы существующие общие принципы государственной регистрации перехода прав на имущество, направленные на защиту лиц, заинтересованных в приобретении и использовании таких прав. Поэтому в Концепции развития гражданского законодательства, которая была положена в основу реформы Гражданского кодекса, упоминалось о целесообразности замены проверочного порядка регистрации лицензионных договоров уведомительным.

 С 1 марта 2013 года действует правило о том, что регистрации подлежит переход права на имущество, но не сам договор (ст. 8.1 ГК РФ). Эти поправки были внесены Федеральным законом от 30.12.12 № 302-ФЗ.

Кроме того, в ходе работы над проектом было решено перейти от регистрации договоров к регистрации передаваемых по ним прав, поскольку такой переход был осуществлен в отношении государственной регистрации любых прав на имущество в изменениях к части первой Гражданского кодекса (ст. 8.1 ГК РФ).

Процедура регистрации. В итоге новая редакция пункта 3 статьи 1232 Гражданского кодекса, вступившая в силу с 1 октября 2014 года, упростила государственную регистрацию перехода исключительных прав, залога таких прав и предоставления права использования в отношении подлежащих регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Регистрация стала уведомительной и производится по заявлению сторон или какой-либо одной стороны договора. Если заявление подает только одна из сторон договора, то к нему нужно приложить по выбору заявителя один из перечисленных в Гражданском кодексе документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, нотариально удостоверенную выписку из договора или сам договор. Таким образом, представление договора допускается, но только по желанию заявителя (п. 3 ст. 1232 ГК РФ).

Nota bene!Каждый из правообладателей может самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (абз. 4 п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Раньше такая возможность была предусмотрена только в статье 1258 Гражданского кодекса и касалась исключительно соавторов произведений.

В том же пункте статьи 1232 Гражданского кодекса назван исчерпывающий перечень сведений, которые обязательно должны быть указаны в заявлении сторон или в документах, приложенных к заявлению одной из сторон договора. Перечень этих сведений различается в зависимости от вида договора. Так, для договора об отчуждении исключительного права достаточно сведений о виде договора, его сторонах и предмете договора (с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право, например патента на изобретение). Для лицензионного договора в дополнение к перечисленным сведениям нужно указать, во-первых, срок и территорию действия договора (если они в нем определены). Во-вторых, предусмотренные договором способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации. В-третьих, наличие согласия лицензиара на предоставление лицензиатом права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по сублицензионному договору (если согласие дано). И, в-четвертых, возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

Установление в Гражданском кодексе исчерпывающего перечня сведений о регистрируемых договорах должно служить гарантией того, что в подзаконных актах не появятся никакие дополнительные требования. Уведомительный порядок регистрации должен привести к сокращению ее сроков и гарантировать соблюдение конфиденциальности содержания заключенных договоров. Вместе с тем необходимо принять во внимание, что при отсутствии проверки содержания договоров запись в государственном реестре о переходе исключительного права, залоге такого права или о предоставлении права использования сама по себе не сможет гарантировать законности их оснований.

Последствия отсутствия регистрации. С переходом от регистрации договоров к регистрации перехода исключительных прав, их залога и предоставления прав использования неразрывно связано изменение последствий несоблюдения требования такой регистрации. Раньше несоблюдение этого требования служило основанием для признания договора недействительным (п. 6 ст. 1232 ГК РФ в прежней редакции). По новым правилам в результате несоблюдения требования о регистрации переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считаются несостоявшимися (п. 6 ст. 1232 ГК РФ). Это больше не основание для признания недействительным самого договора. Он может быть признан недействительным в случае несоблюдения требований о его заключении в простой письменной форме (п. 2 ст. 1234 , п. 2 ст. 1235 , ст. 1460 , 1490 ГК РФ).

Интересный вопросМожно ли предусмотреть в соглашении правообладателей, что правом на распоряжение исключительным правом самостоятельно обладает только один из них?Да, правообладатели могут в соглашении управомочить одного из них осуществлять распоряжение исключительным правом от их лица. В этой ситуации он может действовать самостоятельно. В то же время, если в конкретном случае кто-то из числа остальных правообладателей захочет распорядиться исключительным правом, он может это сделать по общим правилам-то есть с согласия всех правообладателей.

Совместное распоряжение исключительным правом

Новый пункт 3 статьи 1227 Гражданского кодекса прямо предусматривает, что к интеллектуальным правам не применяются положения раздела II Гражданского кодекса, посвященного праву собственности и иным вещным правам (раньше это четко не следовало из Гражданского кодекса). Исключение из этого общего правила могут составлять только случаи, когда иной порядок прямо установлен положениями раздела VII Гражданского кодекса (об интеллектуальной собственности). Это означает, что применение по аналогии норм о праве собственности к интеллектуальным правам становится невозможным. В том числе теперь невозможно к интеллектуальным правам применять по аналогии правила об общей собственности (главу 16 ГК РФ). Поэтому так важны поправки, внесенные в пункт 3 статьи 1229 Гражданского кодекса, регулирующий отношения между лицами, совместно обладающими исключительным правом.

Теперь правообладатели могут договориться о порядке совместного распоряжения исключительным правом. В новой редакции Гражданского кодекса закреплено, что распоряжение исключительным правом не обязательно должно быть совместным (как это было предусмотрено ранее). Правообладатели могут предусмотреть в соглашении иной порядок распоряжения правом (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). То есть в случае совместной разработки результата интеллектуальной деятельности или совместного приобретения исключительного права на такой результат несколькими компаниями желательно предусматривать в договоре между ними условия о порядке распоряжения исключительным правом на этот результат. Такие условия могут касаться и решения вопроса о последствиях выхода одной из компаний из состава правообладателей (порядке и условиях уступки доли в исключительном праве другим правообладателям или третьему лицу).

Безвозмездные договоры

Также в новой редакции уточнены положения о безвозмездных договорах в сфере интеллектуальной собственности.

Причины изменений. Прежняя редакция Гражданского кодекса допускала заключение безвозмездных договоров отчуждения исключительного права и лицензионных договоров (п. 3 ст. 1234 , п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Однако природа этих договоров недостаточно изучена, и тот факт, что они регулируются положениями части четвертой, а не части второй Гражданского кодекса, создает дополнительные сложности в их классификации. Например, в отношении договора отчуждения исключительного права существует точка зрения, что он не является самостоятельным видом договора, а является собирательным понятием, охватывающим такие договоры, как купля-продажа, мена и дарение. Так или иначе, но безвозмездный договор отчуждения исключительного права действительно очень похож на договор дарения. Поэтому вполне закономерно возникал вопрос: не следует ли к этому договору применять правила подпункта 4 пункта 1 статьи 575 Гражданского кодекса о запрете дарения в отношениях между коммерческими организациями?

Аналогичный вопрос возникал и в отношении лицензионных договоров между коммерческими организациями. Распространение запрета дарения на этот вид договоров может быть обусловлено следующим: хотя лицензионный договор признается самостоятельным видом гражданско-правового договора, а его содержание не направлено на передачу исключительного права (абз. 2 п. 1 ст. 1233 ГК РФ), этот договор может порождать последствия, сходные с последствиями отчуждения исключительного права. Например, если предоставляется исключительная лицензия на весь срок и на всю территорию действия исключительного права.

 Кстати, формулировка «использование на территории всего мира» неудачна. В действительности подразумевается вся территория действия исключительного права.

Запрет безвозмездных договоров в отношении объектов интеллектуальной собственности. В целях решения этих спорных вопросов в отношениях между коммерческими компаниями новая редакция Гражданского кодекса ввела общий запрет безвозмездного отчуждения исключительного права (п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ). Кроме того, в отношении лицензионных договоров между коммерческими организациями введен запрет предоставления права использования «на территории всего мира» и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии (п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ). Это касается и исключительной лицензии, предоставленной на какой-то один способ использования, поскольку даже в таких пределах при определенных обстоятельствах она может быть использована для того, чтобы обойти запрет на заключение безвозмездных договоров об отчуждении исключительного права.

Таким образом, коммерческие компании могут заключать безвозмездные лицензионные договоры на условиях неисключительной лицензии или на условиях исключительной лицензии, но если ее действие ограничено определенной территорией или сроком.

Существенное нарушение обязанности выплатить вознаграждение по договору

В Гражданском кодексе появилось несколько уточняющих норм, регулирующих ситуации, когда одна сторона существенно нарушает обязанность выплаты вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права или по лицензионному договору (ст. 1234 , 1235 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного права. По общему правилу исключительное право переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права. Это правило не действует только в тех случаях, когда переход права подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1234 ГК РФ). В то же время стороны такого договора могут предусмотреть иной момент перехода права, например момент выплаты вознаграждения.

Пункт 5 статьи 1234 Гражданского кодекса предусматривает последствия существенного нарушения приобретателем обязанности по выплате вознаграждения за отчуждение исключительного права. В тех случаях, когда исключительное право уже перешло к приобретателю, закон предоставляет прежнему правообладателю возможность требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя и возмещения убытков.

Если же исключительное право по условиям договора еще не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить вознаграждение в установленный договором срок правообладатель может в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Данная норма дополнена в новой редакции указанием на то, что одностороннее расторжение договора возможно, если нарушение срока было существенным и если приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение в течение 30 дней с момента получения уведомления правообладателя об отказе от договора (абз. 2 п. 5 ст. 1234 ГК РФ). Таким образом, устранена возможность правообладателя использовать любую незначительную просрочку платежа для того, чтобы отказаться от договора.

Лицензионный договор . Сходная норма предусмотрена в пункте 4 статьи 1237 Гражданского кодекса о последствиях нарушения лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения или объекта смежных прав. В соответствии с новой редакцией действие этого положения распространено на все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В то же время право лицензиара в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возмещения причиненных убытков теперь возникает не при любом, а только при существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить вознаграждение. Лицензионный договор, так же как договор об отчуждении исключительного права, теперь прекращается по истечении 30 дней с момента получения лицензиатом уведомления об отказе лицензиара от договора, если в течение этого срока лицензиат не исполнит обязанность выплатить вознаграждение.

Поскольку на практике могут возникать сложности с определением существенного характера нарушения обязанности по выплате вознаграждения (например, при неоднократных просрочках в выплате периодических платежей), имеет смысл включать в лицензионные договоры дополнительные условия, которые прямо предусматривали бы возможность их одностороннего расторжения в конкретных ситуациях (подп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Исключительная лицензия

Изменились положения Гражданского кодекса относительно объема прав, остающихся у лицензиара, когда он выдает исключительную лицензию. Теперь по общему правилу сам правообладатель не может использовать результат интеллектуальной деятельности, в отношении которого он предоставил исключительную лицензию, если иное не будет предусмотрено в соглашении с лицензиатом (ст. 1236 ГК РФ).

Причины изменения. Раньше при заключении лицензионного договора на условиях исключительной лицензии лицензиар предоставлял лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) без сохранения права выдачи лицензий другим лицам (ст. 1236 ГК РФ). Таким образом, сам лицензиар по умолчанию сохранял право использовать такой результат (средство индивидуализации) в тех же пределах, в которых предоставил право его использования лицензиату. Если стороны договора хотели исключить такую возможность, они должны были специально включить такое условие в лицензионный договор.

Данная норма впервые была сформулирована в таком виде в части четвертой Гражданского кодекса. Пункты 2 и 3 статьи 30 Закона РФ от 09.07.93 № 5351–1 «Об авторском праве и смежных правах», абзац 2 пункта 1 статьи 13 Патентного закона от 23.09.92 № 3517–1 (которые действовали до введения в действие четвертой части Гражданского кодекса), напротив, предусматривали, что при заключении договора исключительной лицензии сам правообладатель теряет возможность использовать результат интеллектуальной деятельности (средство индивидуализации) в тех пределах, в которых он предоставил такое право лицензиату.

Поскольку за этими положениями ранее действовавшего законодательства стояла длительная сложившаяся практика, было решено вернуться к более удобному и привычному для участников подобных договоров варианту.

Ограничение прав правообладателя при выдаче им исключительной лицензии. В новом пункте 1.1 статьи 1236 Гражданского кодекса предусмотрено, что лицензиар сам не вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования этого результата (средства) предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии. В то же время данная норма сформулирована как диспозитивная, поэтому стороны лицензионного договора могут предусмотреть в нем иное решение. Если компания-обладатель прав на результаты интеллектуальной деятельности заинтересована в сохранении права самостоятельно использовать такие результаты в тех же пределах, что и лицензиат, которому она собирается предоставить исключительную лицензию, по новым правилам она должна специально оговорить это право в заключаемом лицензионном договоре.

 

Форма выплаты вознаграждения

В ГК РФ закреплены общие положения о выплате вознаграждения, применяемые к любым лицензионным договорам и договорам об отчуждении исключительных прав.

До 1 октября 2014 года положения о форме выплаты вознаграждения по лицензионному договору содержались только в пункте 4 статьи 1286 Гражданского кодекса. В этом пункте урегулированы вопросы, связанные с договорами о предоставлении права использования произведения. Однако разнообразные формы расчетов между сторонами таких договоров применяются на практике не только в сфере авторского права, но и в патентном праве, и в отношении товарных знаков и т. п. Этот довод послужил основанием для переноса соответствующей нормы в пункт 5 статьи 1235 Гражданского кодекса, в котором предусмотрены общие положения о лицензионном договоре. Аналогичная по содержанию норма включена также в пункт 3 статьи 1234 Гражданского кодекса о договорах об отчуждении исключительного права. Представляется, что это позволит предусматривать более гибкие условия расчетов между сторонами таких договоров, учитывающие различные ситуации, возникающие на практике. Таким образом, выплата вознаграждения как по лицензионному договору, так и по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, а также в виде процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Вы внимательно прочитали статью? Тогда ответьте на вопрос: Могут ли коммерческие компании заключить между собой безвозмездный лицензионный договор (например, на использование товарного знака или компьютерной программы)?Нет, так как дарение между компаниями запрещено.Да, это возможно, но только если действие лицензии будет ограничено определенной территорией или сроком.Запрет на заключение безвозмездных лицензионных договоров распространяется только на случаи, когда лицензия предоставлена для использования на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии (п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ).
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль