Атака на бренд компании. Как помешать конкуренту обрушить успешный товарный знак

1249
Задача: компания получила от незнакомого ей лица претензию о том, что бренд компании нарушает права этого лица. Основания для серьезных опасений нет: бренд компании зарегистрирован в качестве товарного знака. Необходимо оценить правовые риски и решить, какой должна быть реакция компании на претензию. Решение: даже если на первый взгляд оснований для опасений нет, к претензии стоит отнестись максимально серьезно. За ее неизвестным автором могут стоять серьезные конкуренты, а сама претензия может быть только началом продуманной масштабной атаки на бренд, способной нанести компании огромные убытки.

 

Атака на бренд компании.  Как помешать конкуренту обрушить успешный товарный знак
Сергей Зуйков, генеральный директор юридической фирмы «Зуйков и партнеры», патентный поверенный

Не секрет, что в борьбе за потребителя решающую роль играет бренд. Именно поэтому успешный бренд может подвергаться нападкам со стороны различных «интеллектуальных диверсантов» – конкурентов, так называемых бренд-троллей и иных лиц. Как правило, у каждой из этих групп свои интересы: тролли хотят обогатиться за счет компании, конкуренты – снизить ее продажи и, возможно, даже удалить компанию с рынка. Несмотря на разницу в целях, конкуренты и тролли, атакуя успешный бренд, могут прибегать к одним и тем же мерам с некоторыми особенностями (см. таблицу на стр. 27). Основная разница между схемами действий бренд-троллей и конкурентов – в масштабе атаки и в результатах ее воздействия на бизнес компании. Действия троллей не способны нанести компании такой экономический ущерб и так серьезно воспрепятствовать ее работе, как действия конкурентов. Но не всегда есть возможность при первых же сигналах о том, что бренду компании грозит опасность, разобраться, кто стоит за претензиями – тролль или серьезный конкурент. Это связано с тем, что непосредственные действия, связанные с атакой на бренды, обычно осуществляются через подставных лиц, фирмы-пустышки, и, чтобы разобраться в истинной картине, требуется какое-то время. Поэтому к любым поступающим в адрес компании претензиям, касающимся ее товарных знаков, лучше относиться очень внимательно, даже если на первый взгляд эти претензии кажутся абсурдными и бесперспективными. Очень часто конкуренты и не рассчитывают на юридический выигрыш спора, а преследуют совершенно иные цели. Эта статья о том, как отличить атаки конкурентов от малоопасных претензий бренд-троллей и как защититься от тех и других.

Атака бренд-троллей: оснований для серьезных опасений нет

 Цель троллей: вынудить компанию заплатить за использование ее же брендаОсобенности: тролли не настроены на серьезную дорогостоящую борьбу и рассчитывают в основном на внесудебный порядок урегулирования спора. Компанию пытаются просто «взять на испуг»

Бренд-троллями (или бренд-сквоттерами) называют мелкие компании и частных лиц, которые тем или иным способом получают в собственность множество товарных знаков и знаков обслуживания. Цель не в дальнейшем их самостоятельном использовании для производства товаров и услуг, а в продаже заинтересованным компаниям по завышенной цене или в получении компенсации от правообладателя похожего обозначения. Как правило, сейчас атаки бренд-троллей направлены на малый и средний бизнес, не имеющий серьезной юридической поддержки, но иногда их жертвами становятся и более крупные компании.

Схема действий, характерная для троллей. Вариант, распространенный несколько лет тому назад: бренд-тролли регистрировали на территории России права на товарные знаки, которые уже использовались в других странах, но еще не были введены в оборот в России, и, когда иностранный правообладатель пытался выйти со своим товаром на наш рынок, он сталкивался с тем, что на этой территории права на его товарный знак принадлежат другому лицу. Другой вариант: товарный знак зарегистрирован за правообладателем в России, но долгое время не использовался здесь. Воспользовавшись этим, бренд-тролли добивались прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (в действующем законодательстве такая возможность предусмотрена в статье 1486 ГК РФ), после чего регистрировали его на себя. Соответственно, первоначальному правообладателю тоже приходилось выкупать права на свой же знак.

Инициатору атаки на зарегистрированный товарный знак необходим статус заинтересованного лица

Подавать заявления о досрочном прекращении правовой охраны, а также оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку могут только заинтересованные лица (п. 1 ст. 1486, п. 2 ст. 1513 ГК РФ).

Заинтересованным может признаваться лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака (постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.11 № 14503/10). Вопрос о наличии заинтересованности решается арбитражным судом при рассмотрении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Заинтересованными лицами признаются, в частности, производители однородных товаров, которые имеют реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности (эти намерения и подготовительные мероприятия еще нужно доказать). Это могут быть компании, которые обладают исключительным правом на фирменное наименование или на использование коммерческих обозначений, если такое наименование (обозначение) тождественно (сходно до степени смешения) с зарегистрированным товарным знаком. Поэтому для атак на бренд компании, как правило, специально создаются юридические лица с наименованиями, сходными с атакуемым брендом. Кроме того, это могут быть правообладатели исключительных прав на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, зарегистрированные в другой стране в отношении однородных товаров или услуг (см. определение ВАС РФ от 22.12.11 № ВАС-15990/11). Опровергнув заинтересованность компании-истца, ответчик тем самым добьется отказа в иске о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (определение ВАС РФ от 17.10.11 № ВАС-13329/11).

Не обошло это явление и российских производителей товаров и услуг. Тролли регистрируют (или приобретают у других лиц) целый ряд удачных с коммерческой точки зрения обозначений, которые могут представлять интерес в качестве бренда в той или иной сфере. Это своего рода «заготовка про запас». После этого остается дождаться, когда потенциальная жертва приступит к разработке и выпуску на рынок продукции, содержащей похожее обозначение. Затем, угрожая иском или сразу обращаясь в суд, бренд-тролли требуют возмещения убытков за несанкционированное использование своей интеллектуальной собственности и выплаты отступных либо угрожают оспариванием регистрации товарного знака компании-жертвы (если она зарегистрировала свои права), ссылаясь на свой приоритет и схожесть товарных знаков до степени смешения. Обычно бренд-тролли активизируются не на начальном этапе выпуска продукции, содержащей зарегистрированные элементы, а когда этот выпуск наберет обороты и сворачивание проекта чревато убытками. Они пытаются сыграть как раз на том, что в глазах производителя на этом этапе выплата отступных троллю может показаться лучшим выходом, чем риск необходимости отзывать весь товар и менять товарный знак.

  Суд учел, что обозначение «STARBUCKS» приобрело устойчивую связь у потребителя с американской компанией. Пунктом 3 статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 предусмотрена возможность признания недействительной регистрации товарных знаков, если они могут ввести в заблуждение. Старый Закон РФ «О товарных знаках <…>», как и статья 1483 ГК РФ, запрещают регистрацию обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение о товаре или его изготовителе.

Примеры троллинга. Один из самых известных случаев бренд-троллинга произошел в России в начале 2000-х годов с брендом STARBUCKS (сеть кофеен). Одноименная американская компания еще в 1990-х годах зарегистрировала свой товарный знак в России, но на наш рынок тогда так и не вышла. Это позволило некой российской компании через несколько лет добиться в Роспатенте аннулирования товарного знака в связи с его неиспользованием. После этого третья компания (ООО «Старбакс») формально на законных основаниях в 2004 году зарегистрировала свои права на товарный знак со словесным элементом «STARBUCKS» и изобразительным элементом, похожим на тот, под которым американская компания STARBUCKS работала во всем мире с 1971 года. Правда, в результате американской компании удалось вернуть свой бренд, добившись решения Палаты по патентным спорам о признании недействительной регистрации данного товарного знака за российской компанией, и отстоять это решение в арбитражном суде (дело № А40-11022/06-26-113), потом снова зарегистрировать товарный знак на себя. Однако наличие регистрации за другим лицом (ООО «Старбакс») около трех лет сдерживало выход американской компании на российский рынок.

В последние годы бренд-троллинг в отношении известных во всем мире иностранных брендов почти исчез. Но в то же время стали появляться новые формы этого явления. Например, в начале 2013 года целому ряду российских производителей молочных продуктов поступили письма от одной и той же фирмы, которая сообщала о том, что она подала заявки в Роспатент о регистрации прав на товарные знаки по 29 классу Международной классификации товаров и услуг, предназначенной для регистрации товарных знаков (далее – МКТУ), в позициях «сгущенное молоко», «сметана», «ряженка» и «простокваша». Заявки были поданы в отношении реальных известных брендов, уже используемых производителями молочных продуктов. Позиция фирмы базировалась на изменениях МКТУ, вступивших в силу с 01.01.13. Дело в том, что в прежней редакции МКТУ не было самостоятельных базовых номеров, идентифицирующих в качестве отдельных товаров сгущенное молоко, сметану, ряженку и простоквашу. В отношении этих продуктов правообладатели регистрировали свои товарные знаки по 29 классу МКТУ просто как на «молочные продукты». По мнению фирмы, разославшей письма правообладателям, после появления вышеуказанных товарных позиций в 29 классе МКТУ под самостоятельными номерами прежние регистрации товарных знаков по этому классу под общим наименованием «молочные продукты» уже не распространяются на сгущенное молоко, сметану, ряженку и простоквашу – в отношении них требуется самостоятельная регистрация. Подав заявки от своего имени в первый рабочий день 2013 года (то есть, по ее мнению, получив приоритет), фирма предложила правообладателям переуступить права на эти заявки (разумеется, за вознаграждение). Вряд ли компании-производители действительно рискуют потерять свои бренды (см. комментарий на стр. 20), но этот пример показывает, что такое явление, как бренд-троллинг, по-прежнему существует.

«Нашему клиенту предлагалось приобрести права на поданную заявку»

Атака на бренд компании.  Как помешать конкуренту обрушить успешный товарный знак
Елена Прозоровская, патентный поверенный, генеральный директор ООО «Патентное бюро “БИЗНЕСПАТЕНТ”»

У нашего клиента две регистрации на обозначение «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» (словесный товарный знак и комбинированный товарный знак). Оба товарных знака зарегистрированы на ряд классов МКТУ, в том числе и на 29 класс – «молочные продукты». Одна регистрация действует до 2020 года, вторая – до 2021 года. В начале 2013 года наш клиент, как и ряд других компаний, получил письмо от ООО «Интеллектуальная Собственность – БесПроблем» (далее – фирма). В письме сообщалось, что в действующую редакцию МКТУ внесены изменения, в связи с которыми эта фирма подала заявку на товарный знак на бренд «Летнее время» для товаров «сгущенное молоко», «сметана», «ряженка» и «простокваша». В связи с этим наш клиент якобы утратил право на указание на соответствующей продукции товарного знака «Летнее время». Нашему клиенту предлагалось приобрести права на заявку фирмы по бренду «Летнее время», а также воспользоваться ее «профессиональными услугами по сопровождению делопроизводства по поданной заявке на товарный знак в Роспатенте». Наш клиент обратился к нам за помощью. Однако у него не было повода для волнений, поскольку он является правообладателем товарного знака «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» со значительно более ранним приоритетом, чем была подана заявка фирмы на тот же товарный знак и на однородные товары. С января 2013 года МКТУ действительно действует с некоторыми уточнениями. А именно: некоторые понятия товаров были разбиты на более мелкие позиции, которые не меняют предыдущие редакции МКТУ по существу. В предыдущих редакциях МКТУ присутствовало конкретное наименование товара 29 класса – «молочные продукты», а теперь лишь добавились уточнения того же однородного вида товаров, а именно: «сгущенное молоко», «сметана», «ряженка», «простокваша». Но все это по-прежнему является «молочными продуктами», поэтому данные уточнения в МКТУ не отменяют права нашего клиента на товарный знак «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» в отношении товаров «сгущенное молоко», «сметана», «ряженка», «простокваша». В настоящее время по заявке фирмы сделано два запроса формальной экспертизы, и по второму запросу нет ответа со стороны заявителя. Как следует из практики Роспатента, в регистрации ей будет отказано из-за того, что обозначение, в отношении которого подана заявка, тождественна с товарным знаком нашего клиента (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Клиент планирует подать возражение против регистрации по данной заявке до начала ее рассмотрения по существу.

Атака конкурентов: возможны серьезные убытки, вплоть до полной потери бренда

 Цель конкурентов: захватить бренд компании или вытеснить с рынка ее товары под соответствующим брендомОсобенности: конкуренты готовы к длительной и дорогостоящей борьбе с привлечением возможностей не только Роспатента и судов, но и ФАС, а также правоохранительных органов

Если бренд компании атакует конкурент, то его цель – заполучить права на этот бренд для дальнейшего использования в своем бизнесе или просто обрушить его. Конкуренты стараются совсем вытеснить компанию с рынка, не дав ей возможность реализовывать производимые товары или услуги, либо просто выиграть время (обеспечить отсутствие товаров компании на рынке хотя бы в течение какого-то периода). С этой целью конкуренты могут предпринять даже действия, заранее проигрышные. То есть компания-жертва имеет хорошие шансы защитить свои права в суде, найти поддержку в антимонопольных органах и т. д. Но все это потребует времени, поэтому, несмотря на формальный проигрыш, основная задача конкурента будет выполнена, а компания-жертва за то время, пока ее товары были вытеснены с рынка, может понести серьезные убытки.

Схема действий, характерная для конкурентов. Конкуренты не ограничиваются обращением только в Роспатент и суд, они могут использовать также иные возможности – заявления в антимонопольные и правоохранительные органы. Как правило, перед тем, как вступить в борьбу, конкуренты регистрируют сходное или тождественное обозначение (или приобретают права на уже существующее обозначение), с помощью которого впоследствии инициируют разбирательства против компании.

  Сейчас аналогичный запрет на использование в товарном знаке обозначений, тождественных произведению искусства или его фрагменту без согласия правообладателей, закреплен в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Пример бренд-войны с конкурентом. В 2005 году масштабной атаке подвергся очень успешный на тот момент водочный бренд «Гжелка». Торгово-промышленной группе «Кристалл» (далее – ТПГ «Кристалл») принадлежало несколько товарных знаков со словесным обозначением «Гжелка», зарегистрированных в отношении алкогольных и безалкогольных напитков. Два из этих товарных знаков были комбинированными, так как помимо словесных обозначений они содержали также изображение птицы, выполненное в стиле гжельской росписи. Исходное изображение – рисунок «Птица Гжели» – было создано еще в 1984 году в порядке выполнения служебного задания одним из художников производственного объединения «Гжель». В 1991 году это объединение по договору уступило имущественные права на использование данного произведения ТОО «Гжелка», правопреемником которого стало ООО «Гжелка». Впоследствии контроль над ООО «Гжелка» (очевидно, именно в целях атаки на одноименный бренд) приобрел другой производитель водки – конкурент ТПГ «Кристалл». В результате ООО «Гжелка» предприняла целый ряд активных действий по лишению ТПГ «Кристалл» прав на все товарные знаки со словесным обозначением «Гжелка», как содержащие изобразительный элемент, так и без него. В первом случае основанием решения Палаты по патентным спорам стало использование в товарных знаках фрагментов произведений искусства без согласия обладателя авторского права – ООО «Гжелка», что противоречило требованиям абзаца 4 пункта 2 статьи 7 действовавшего тогда Закона РФ «О товарных знаках <…>». ТПГ «Кристалл» не удалось оспорить эти решения в суде (постановления ФАС Московского округа от 17.02.06 по делу № А40-2189/05-83-203, от 20.04.06 по делу № А40-43414/05-110-337). Также не удалось оспорить подозрительный договор о передаче прав на использование рисунка, на который ссылалось ООО «Гжелка». Хотя имелись основания считать этот договор противоречащим закону, выиграть дело компании помешали формальные причины (постановление ФАС Московского округа от 09.08.05 по делу № А41-К1-878/05). При этом в спорах с Роспатентом компания не смогла доказать легальность использования данного изобразительного элемента в собственных товарных знаках: ранее у нее был заключен договор с ТОО «Гжелка», но его срок истек еще в 1993 году. Кроме того, в этих спорах большое значение имели вопросы о применении срока давности для подачи ООО «Гжелка» возражений против регистрации товарного знака, а также о том, какую редакцию Закона РФ «О товарных знаках <…>» следовало применить. Но в этих вопросах позиция судов оказалась не в пользу ТПГ «Кристалл».

Регистрация пиратского бренда может признаваться злоупотреблением правом

Попытки конкурентов заполучить успешный бренд для собственного использования можно остановить аргументом о недобросовестной конкуренции. Это наглядно показал известный спор о бренде AKAI.

Японская техника AKAI была известна в нашей стране еще в период существования СССР. Однако в начале 2000-х годов Роспатент аннулировал регистрацию торгового знака AKAI по причине его неиспользования в течение пяти лет (заявителем выступила российская компания). Затем этот торговый знак зарегистрировала на себя компания, в названии которой фигурировало слово «Акай». Она была инкорпорирована в Гонконге и создана незадолго до обращения в Роспатент. Новый правообладатель предоставил лицензию на использование данного товарного знака российскому производителю техники. Причем продвижение бренда AKAI проходило в России под рекламным слоганом «Возвращение легенды», что создавало впечатление о возвращении на российский рынок именно японского производителя. Узнав об этом, японская компания «Акаи Электрик Ко, Лтд» попыталась оспорить в Роспатенте регистрацию своего утраченного товарного знака на другое лицо, но получила отказ. Роспатент счел недоказанным тот факт, что бренд AKAI вызывает у российских потребителей устойчивую ассоциацию именно с японской компанией. Японской компании удалось добиться аннулирования регистрации за гонконгской компанией только в ВАС РФ: тот согласился, что регистрация данного товарного знака вводит потребителей в заблуждение. Кроме того, ВАС РФ указал: лицо, зарегистрировавшее товарный знак AKAI, знало или должно было знать о том, что это обозначение ранее использовалось в РФ истцом не только как часть фирменного наименования, но и как товарный знак, который и в настоящее время зарегистрирован в других странах. Данное лицо выдает себя за бывшего правообладателя тождественного товарного знака с целью приобретения конкурентных преимуществ за счет известности обозначения последнего, следовательно, его действия по приобретению исключительного права на товарный знак AKAI являлись актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом (постановление Президиума ВАС РФ от 01.07.08 № 3565/08). Позднее в информационном письме от 25.11.08 № 127 Президиум ВАС РФ указал, что суд вправе по собственной инициативе признать действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом (в рамках дел об оспаривании решения Роспатента об отказе признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку). В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию товарного знака.

  Действующее законодательство тоже не допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, характеризующие товары (в том числе указывающих на место производства), а также являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (подп. 3 п. 1, подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

Для отмены регистрации тех товарных знаков, которые содержали лишь словесные обозначения «Гжелка», были выдвинуты другие причины: спорное обозначение может вводить потребителей в заблуждение относительно местонахождения изготовителя и производства товаров (п. 3 ст. 6 Закона РФ «О товарных знаках <…>»), так как это обозначение совпадает с географическим наименованием реки Гжелка в Раменском районе Московской области. В отличие от ситуации с комбинированными знаками эти решения Палаты по патентным спорам удалось оспорить в суде, причем в одном деле ТПГ «Кристалл» для этого пришлось дойти до надзорной инстанции (постановления Президиума ВАС РФ от 09.10.07 № 15006/06, ФАС Московского округа от 12.04.06 по делу № А40-26356/05-27-93). Компания доказала, что оспариваемое обозначение приобрело вторичное значение (опрос показал, что у большинства респондентов оно ассоциируется с водкой, а не с названием реки), поэтому его использование не может восприниматься как указание на реальное место производства товара и нахождения изготовителя.

Параллельно с упомянутыми выше разбирательствами ООО «Гжелка» добилось судебного запрета ТПГ «Кристалл» использовать спорное изображение, а также его элементы на этикетках, размещаемых на алкогольных напитках (дело № А40-33387/05-67-244), зарегистрировало на себя товарные знаки «Гжелка» и «Птица Гжель» и добилось конфискации у дистрибьюторов ТПГ «Кристалл» продукции, маркированной данными обозначениями. Это стало возможным в результате обращения в ГУВД и привлечения дистрибьюторов к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ за незаконное использование товарного знака (постановление ФАС Московского округа от 05.05.06 по делу № А40-69248/05-84-570).

В итоге ТПГ «Кристалл» удалось частично защитить права на свою торговую марку, хотя в отношении нее пришлось провести ребрендинг. Но главное, за период этой «войны» водка «Гжелка» потеряла принадлежавшее ей ранее первое место в сегменте дешевой водки.

Пример препятствий в освоении нового рынка. Конкуренты способны не только обрушить бренд компании, они могут помешать ей выйти на новый рынок со своим товарным знаком. Примером может служить случай со швейцарской компанией «Штадлер Форм Актиенгеселлшафт» (далее – «Штадлер Форм»), которую автор представлял в споре по защите ее бренда STADLER FORM. Эта компания существует с 1998 года, производит бытовую технику и поставляет свою продукцию в несколько стран мира. Отдельные поставки в Россию компания начала в 2005 году, однако регистрация ее товарного знака со словесным обозначением «STADLER FORM» состоялась лишь в 2009 году с конвенционным приоритетом от 25.02.09. К этому моменту в России был зарегистрирован похожий товарный знак – «STAHLER» (в том числе по классу МКТУ для электротехники) с более ранним приоритетом от 03.11.05. Когда компания «Штадлер Форм» активизировала свою деятельность на территории России, некая компания, инкорпорированная на Кипре, приобрела исключительные права на товарный знак «STAHLER» и на основании его схожести с товарным знаком «STADLER FORM» добилась признания недействительной регистрации товарного знака швейцарской компании (постановление ФАС Московского округа от 07.12.12 по делу № А40-37701/12-5-343, определение ВАС РФ от 27.03.13 № ВАС-3082/13). Кроме того, кипрская компания добилась запрета для компании «Штадлер Форм» использовать словесное обозначение «STADLER FORM» для маркировки вводимых в гражданский оборот товаров, однородных товарам 11 класса МКТУ (решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.11.12 по делу № А40-6523/2012), а также потребовала от розничных сетей прекратить продажу техники под спорным брендом.

В дальнейшем компании «Штадлер Форм» удалось добиться досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «STAHLER» в связи с его неиспользованием (правда, для этого пришлось обращаться в суд, потому что Роспатент сначала отказал по формальным основаниям). Эта победа позволила отменить решение о запрете компании «Штадлер Форм» использовать словесное обозначение «STADLER FORM» (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.03.13 по делу № А40-6523/2012). Кроме того, компания «Штадлер Форм» обратилась в антимонопольный орган, и в апреле 2013 года комиссия ФАС России признала действия кипрской компании по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки «STAHLER» недобросовестной конкуренцией на рынке бытовой техники (ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26.07.06 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», далее – закон о защите конкуренции).

Хотя прямых доказательств этому нет, похоже, что все эти действия были инициированы через кипрскую компанию другим известным производителем бытовой техники, чтобы помешать выходу компании «Штадлер Форм» на российский рынок.

Иногда мотив атаки на бренд – банальное желание насолить компании

Причиной атаки на бренд может стать даже личная обида. За претензиями к компании в таком случае стоят бывшие партнеры по бизнесу, обиженные бывшие топ-менеджеры, бывшие супруги владельцев бизнеса и т. д.

Причем бывшие партнеры чаще становятся зачинщиками атак на бренды все-таки в коммерческих целях. Если они начинают собственный бизнес в том же сегменте, они заинтересованы в получении прав на тот товарный знак, под которыми сами когда-то работали, или хотят обрушить товарный знак бывшего партнера, ставшего теперь прямым конкурентом. Но эти ситуации ничем не отличаются от войн, развязываемых обычными конкурентами. А у ситуаций, когда причины кроются в личных обидах, особенность в том, что истинной целью претензий к компании по поводу ее бренда является шантаж владельцев бизнеса или желание отомстить. Например, в 2008 году застройщик крупного объекта недвижимости в Москве (офисы, апартаменты), зарегистрировавший для обозначения этого объекта товарный знак (он был зарегистрирован по 36 классу МКТУ – операции с недвижимостью), столкнулся с попыткой запретить ему использовать данный товарный знак. Претензии поступили от другой крупной компании – владельца похожего товарного знака, права на который тоже включали 36 класс МКТУ. По его заявлению Роспатент аннулировал товарный знак застройщика, хотя схожесть этого знака с товарным знаком заявителя не была очевидной, кроме того, заявитель в отличие от застройщика свой товарный знак в сфере недвижимости реально не использовал. Это решение Роспатента удалось оспорить в суде. По некоторым сведениям, истинной причиной начала конфликта послужил тот факт, что представители компании, по заявлению которой был аннулирован спорный товарный знак, хотели приобрести помещение в объекте недвижимости, возведенном застройщиком, но не смогли договориться о существенной скидке.

 Возможные контрмеры: атаку на бренд эффективнее предотвращать, чем останавливать в процессе. Компания может использовать те же правовые инструменты, к которым прибегают конкурентыОсобенности: важно действовать на опережение, чтобы вовремя блокировать очередной ход оппонента

Меры по защите бренда от конкурентов

Итак, наиболее опасными для бизнеса являются атаки на бренд со стороны конкурентов. Претензии брэнд-троллей не влекут за собой для компании существенных убытков и, как правило, не требуют серьезных сил и средств для защиты ее интересов. Но это не значит, что с атаками конкурентов невозможно бороться – своевременные контрмеры могут дать хорошие результаты.

Потенциально опасные ситуации. Прежде всего необходимо выделить потенциально опасные для бренда компании ситуации, чтобы при их возникновении быть начеку. К таким ситуациям можно отнести, во-первых, уход из бизнеса одного из партнеров, который самостоятельно начинает аналогичный бизнес (и, соответственно, заинтересован в получении прав на бренд, под которым он раньше работал, или в обрушении этого бренда), во-вторых, конфликт с конкурентом, в-третьих, освоение компанией новых рынков сбыта. В подобных ситуациях очень важно вести мониторинг товарных знаков, похожих на товарный знак компании (не только новых, но и давно существующих), потому что именно они могут стать инструментом для атаки на бренд компании.

  С начала деятельности Суда по интеллектуальным правам соответствующие заявления необходимо будет подавать в этот суд (ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 08.12.11 № 422-ФЗ).

Борьба с «опасными» товарными знаками. Обнаружив товарный знак, который может быть использован против бренда компании, необходимо подать возражения о правомерности его регистрации. Для этого нужно доказать свою заинтересованность и привести доводы, подтверждающие, что регистрация знака неправомерна (ст. 1512, 1513 ГК РФ), – например, потребители вводятся в заблуждение. Еще один вариант – обращение в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о досрочном прекращении действия товарного знака в связи с его неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ). Однако это правило работает лишь в отношении знаков, зарегистрированных три и более лет тому назад, потому что в соответствии со статьей 1486 Гражданского кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Если лицо, предъявившее претензии компании-жертве, обладает правами на несколько похожих товарных знаков с разными сроками регистрации, целесообразным может быть прекращение действия одного из них – самого раннего. Тогда в споре с этим лицом можно будет заявить в оправдание правомерности использования своего бренда довод о том, что это использование началось раньше приоритета оппонента. Это наглядно демонстрирует следующий пример. Компания производила укрывное сельскохозяйственное полотно, используя для его обозначения товарный знак «Агротекс». Реклама этого товара размещалась на сайте другой компании. Рекламораспространителю был предъявлен иск с требованием прекратить незаконное использование товарного знака «Агротекс» и взыскать компенсацию 1 млн рублей. Истцом выступила третья компания, которая являлась правообладателем двух товарных знаков со словесным обозначением «Агротекс». Один был зарегистрирован в отношении товаров 17 класса МКТУ (пленки пластмассовые, волокна пластмассовые, текстильные изоляционные материалы, изоляционные ткани), другой – в отношении товаров 24 класса МКТУ (материалы нетканые текстильные, материалы пластмассовые, материалы текстильные, сетки противомоскитные). У первого товарного знака дата приоритета была с 1997 года, у второго – с 2009 года. Производитель товаров, рекламируемых на сайте ответчика, выступал в деле третьим лицом. Узнав о претензиях, это третье лицо подало в Роспатент заявку о досрочном прекращении товарного знака истца в связи с его неиспользованием: удалось доказать, что продукция, производимая истцом, соответствовала не 17, а 24 классу МКТУ, следовательно, истец в действительности использовал только второй, более поздний товарный знак. Роспатент это заявление удовлетворил, что позволило третьему лицу заявить в споре, рассматриваемом в арбитражном суде, о своем праве преждепользования. У него имелись доказательства использования обозначения «Агротекс» в собственном производстве и известности этого обозначения в обороте до приоритета истца по единственному оставшемуся у него товарному знаку (эти доказательства относились к 2006 году). Согласно позиции ВАС РФ, если использование обозначения началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак (постановление Президиума ВАС РФ 14.03.06 по делу № 13421/2005). В результате в иске было отказано (решение Арбитражного суда Тульской области от 23.06.11 по делу № А68-9125/10).

Nota bene! В судебном споре по поводу прав на товарный знак аргумент о недобросовестной конкуренции оппонента сработает только при наличии решения ФАС, подтверждающего, что регистрация оппонентом прав на товарный знак нарушает часть 2 статьи 14 закона о защите конкуренции (п. 63 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.09 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ»). То есть выдвинуть в суде аргумент о недобросовестной конкуренции, не обращаясь до этого в ФАС, не получится. А вот для аргумента о злоупотреблении правом (ст. 10 ГК РФ) предварительное решение ФАС не требуется.

Еще одна эффективная мера – обращение в антимонопольный орган с заявлением о признании действий конкурента по приобретению прав на сходный товарный знак или по регистрации сходного товарного знака актом недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 14 закона о защите конкуренции). Соответствующее решение антимонопольного органа будет правовым основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку оппонента (ч. 3 ст. 14 закона о защите конкуренции, подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ). Однако в случае с бренд-троллингом эта мера неэффективна, поскольку тролли не производят никакой продукции и антимонопольный орган не сможет установить конкурентные отношения.

Меры, к которым прибегают конкуренты и бренд-троллли

Действие Пояснение
Регистрация прав на сходные обозначения или приобретение прав на уже существующие сходные обозначения Чтобы предъявить претензии компании-жертве, троллю или конкуренту, необходимо быть обладателем прав на обозначение, сходное до степени смешения с тем, которое использует компания-жертва. В противном случае им будет сложно доказать свою заинтересованность и добиться прекращения правовой охраны используемого товарного знака (п. 1 ст. 1486, п. 2 ст. 1513 ГК РФ). Стать обладателем похожего обозначения можно, зарегистрировав его, либо путем приобретения товарного знака, зарегистрированного ранее. Причем для конкурентов (особенно в тех случаях, когда речь идет о покупке товарного знака, имеющего приоритет по дате регистрации перед обозначением, используемым компанией-жертвой) второй вариант предпочтительнее
Направление претензии в адрес компании-жертвы и уведомительных писем ее контрагентам В претензии от компании потребуют прекратить незаконное использование товарного знака, а ее контрагентов (дистрибьюторов, ритейлеров, клиентов) поставят в известность о том, что ее товарный знак – «проблемный». Даже если компания-жертва уверена в собственной правоте, игнорировать досудебные претензии не стоит – это даст конкурентам возможность говорить в суде о злостности действий и умышленном использовании их знака. Первое, что нужно сделать, – попытаться аннулировать пиратский товарный знак, подав соответствующие возражения в Палату по патентным спорам. Также важно понять, готовы ли будут ритейлеры продолжить продажи продукции компании, маркированные спорным обозначением, пока на это нет судебного запрета и пока в ситуацию не вовлечены правоохранительные органы. Возможность договориться с ритейлером всегда индивидуальна, но не безнадежна, особенно если очевидно, что источник претензий – тролль, а не конкурент
Обращение в Палату по патентным спорам Цель – подача возражений о правомерности регистрации товарного знака компании-жертвы по любому возможному основанию (ст. 1512, 1513 ГК РФ). Если Палата по патентным спорам согласится с позицией заявителя и признает предоставление правовой охраны товарному знаку полностью недействительным, то свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков будут аннулированы (п. 5 ст. 1513 ГК РФ). Если палата вынесет отказное решение, конкурент может оспорить его в суде (п. 4 ст. 1513 ГК РФ). Это позволит конкуренту зарегистрировать знак на себя
Подача заявления в суд Конкуренты и тролли могут добиваться в суде досрочного прекращения правовой охраны товарного знака компании-жертвы (п. 1 ст. 1486 ГК РФ) или, ссылаясь на свой пиратский товарный знак, просить суд вынести запрет на использование торгового знака компании-жертвы и взыскать компенсацию за незаконное использование их товарного знака (ст. 1515 ГК РФ). В этих спорах, а также в делах об оспаривании решений Палаты по патентным спорам можно ожидать попыток добиться от суда обеспечительных мер в виде запрета компании-жертве использовать спорное обозначение (в том числе запретить реализацию товаров, на которые нанесено это обозначение). Суды редко удовлетворяют такие ходатайства, но полностью такой риск исключить нельзя
Обращение в ФАС В ФАС, как правило, обращаются только конкуренты, поскольку тролли не производят товары и услуги, а значит, не могут ссылаться на недобросовестную конкуренцию компании-жертвы. Если антимонопольный орган увидит в действиях компании-жертвы признаки недобросовестной конкуренции, он может истребовать у нее ряд документов и иных доказательств, тем самым избавив конкурента от необходимости собирать для суда документы, доказывающие оборот контрафактного товара. Если ФАС признает действия компании актом недобросовестной конкуренции, ей грозит серьезный штраф (ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ). Кроме того, решение ФАС, подтверждающее факт недобросовестной конкуренции, скорее всего будет использовано для дальнейшего обращения в суд за взысканием компенсации в двойном размере стоимости контрафактного товара (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ). Сведения о количестве контрафактного товара как раз могут быть в материалах дела об административном правонарушении
Обращение в правоохранительные органы По заявлению конкурентов правоохранительные органы могут возбудить уголовное или административное дело, арестовать маркированный спорным обозначением товар и конфисковать его (ст. 180 УК РФ, ст. 14.10 КоАП РФ, п. 4 ч. 1 ст. 111 УПК РФ). Однако, как правило, правоохранительные органы работают в полную силу, только когда дело касается известного бренда
Направление претензии в адрес магазинов После того как права компании-конкурента на спорный товарный знак подтверждены решением суда или Палаты по патентным спорам, конкурент предпринимает активные действия против продаж товаров компании-жертвы, направляя претензии ее дистрибьюторам и ритейлерам, предъявляя им иски и обращаясь в правоохранительные органы (дистрибьюторы и ритейлеры, распространяющие контрафактный товар, тоже могут быть привлечены к ответственности по статье 14.10 КоАП РФ)
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль