Компания создала инновационную разработку. Как обойти подводные камни при оформлении патента

208
Основной вопрос: компания планирует запатентовать инновационную разработку. Как избежать отказа в выдаче патента или признания его недействительным? Решение: необходимо соблюдать сроки патентования и учитывать права других правообладателей.

Компания создала инновационную разработку. Как обойти подводные камни при оформлении патента
Матвей Левант, управляющий партнер юридической фирмы «Левант и партнеры»

Получение патента является одной из гарантий того, что разработка будет привлекательна для инвесторов, поскольку его наличие обеспечивает приоритет правообладателя на определенном рынке, фиксирует авторство и предоставляет исключительное право на использование. Иногда несущественное на первый взгляд упущение в процедуре патентования может привести к отказу в патентовании или признанию патента недействительным. Как результат – компания-разработчик будет вынуждена обратиться в суд для защиты своих прав. Однако избежать судебного процесса можно, если будут вовремя предприняты некоторые меры предосторожности: заключить соглашения с правообладателями, соблюсти сроки патентования и вовремя выплатить вознаграждение авторам.

Соблюдение сроков влияет на получение патента

Наиболее распространенная ошибка, которую допускают разработчики инновационного проекта, – это раскрытие технической информации до подачи заявки на патент. Обычно это происходит так: компания-разработчик на ранних этапах исследования публикует результаты своей работы в средствах массовой информации, интернете. Их цель – привлечь внимание инвесторов к компании, которая смогла найти какое-то уникальное инновационное техническое решение. Но в итоге такая пиар-акция может лишить изобретение патентоспособности. Несмотря на то что закон формально не препятствует подаче заявки на получение патента, доказать новизну разработки будет непросто.

ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ

Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе (п. 3 ст. 1350 ГК РФ).

Если компания-разработчик не подала в Роспатент заявку в течение шести месяцев после публичного раскрытия информации о сущности изобретения, то получение патента на такое техническое решение в дальнейшем станет невозможным.

Конвенционный приоритет означает, что заявка, поданная в одной стране - участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности, обладает во всех других странах-участ ницах приоритетом на получение патентной защиты в отношении всех заявок, которые могли быть поданы на такую же разработку.

Срок для получения конвенционного приоритета может быть увеличен. Компании, которые планируют продвижение своих изобретений на международном рынке, подают заявку о предоставлении их разработке конвенционного приоритета. Но для этого подать заявку нужно в течение 12 месяцев (6 месяцев – для промышленного образца) с момента подачи национальной заявки (ст. 1382 ГК РФ). Этот срок может быть продлен.

ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ

Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но не более чем на два месяца (п. 1 ст. 1382 ГК РФ).

Следует отметить, что Роспатент может продлить вышеуказанный срок до двух месяцев только в случае, если он был пропущен по уважительной причине, которую еще нужно обосновать.

Учет прав всех правообладателей снижает риск отказа в патенте. На практике бывает так, что в качестве аналога новой разработки используется уже запатентованное решение. Например, для создания одной модели мобильного телефона используется техническое решение, которое было найдено для другой модели телефона. Вместе с тем подобные ситуации могут повлечь за собой неприятные последствия для компании-разработчика. Если новый продукт будет введен в гражданский оборот на той же территории, что и охраняемое техническое решение, между создателями этого продукта и правообладателями запатентованной ранее разработки может возникнуть спор о нарушении исключительных прав.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Компания (истец) обратилась в суд с требованием запретить другой компании (ответчику) производить, продавать и предлагать к продаже продукцию, аналогичную своей (литые сковороды). Истец также требовал изъять у ответчика и уничтожить без компенсации контрафактную продукцию, изготовленную с нарушением исключительных прав истца, взыскать с ответчика госпошлину и расходы за проведение исследования. Первая инстанция сделала вывод, что эстетические признаки продукции ответчика производят на потребителя такое же общее впечатление, что и продукция истца. На этом основании суд удовлетворил иск, но снизил расходы на проведение экспертизы. Ответчик обратился в суд апелляционной инстанции, которая назначила патентоведческую экспертизу. Результаты экспертизы показали, что образец продукции ответчика содержит каждый существенный признак промышленного образца, представленного истцом. По этой причине апелляционная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.05.12 по делу № А40-27996/11-27-240).

Использование аналога технического решения может препятствовать выводу нового продукта на конкретный рынок или привести к значительным финансовым издержкам. При желании использовать чужой объект необходимо заключить с правообладателем лицензионное соглашение.

ЦИФРЫ

2996
исков об оспаривании решений Роспатента рассмотрел в 2011 году ВАС РФ

1599
из них удовлетворено

100
исков о защите патентных прав рассмотрел в 2011 году ВАС РФ

47
из них удовлетворено

Список патентообладателей должен быть полным

В отношении каждого патента составляется список патентообладателей. Отсутствие одного из них в списке может стать причиной признания патента недействительным. Но практика показывает, что чаще всего в удовлетворении подобных исков отказывают. Это связано с тем, что лицо, которое требует признать его патентообладателем, не может доказать свою причастность к разработке.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Компания заключила договор уступки права на включение в состав патентообладателей по патентам на два изобретения с одним из соавторов разработки. Однако договор был заключен до получения соавтором прав на патенты, из-за чего компания не была указана в списке патентообладателей. Она подала иск о признании патента недействительным в части указания патентообладателей и признании компании патентообладателем, а также о взыскании вознаграждения за использование изобретения. Суды в иске отказали, поскольку у соавтора отсутствовало право на патенты, поэтому он не мог уступить право на включение в состав патентообладателей, а также право на получение вознаграждения, и как следствие компания не приобрела каких-либо прав (постановление ФАС Московского округа от 17.09.09 по делу № А41-14838/08).

Вместе с тем риск признания патента недействительным остается. Но даже если этого не произойдет, потенциальные инвесторы могут отказаться заключать договор из-за наличия судебного спора. В результате деньги, вложенные в разработку, окажутся потраченными зря.

Невыплата авторского вознаграждения может привести к судебному разбирательству

Еще одна причина, которая может привести к судебному спору, – невыплата авторского вознаграждения. Многие работодатели считают, что условие в трудовом договоре о том, что любые результаты научно-изыскательских работ принадлежат работодателю, снимает с них обязанность оплачивать результат. Но на практике все оказывается немного сложнее. Если в течение четырех месяцев с момента уведомления работником о создании разработки работодатель не подает заявку на патент, не передает право на его получение другому лицу или не сообщает работнику о сохранении информации о разработке в тайне, то право на получение патента возвращается к работнику (абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ). Если же работодатель признает целесообразным использовать разработку, то он обязан выплатить вознаграждение автору.

Безусловно, невыплата вознаграждения не приведет к отказу в получении патента или признания его недействительным. Но любой спор вокруг разработки снизит ее инвестиционную привлекательность. Поэтому выплата вознаграждения является одной из гарантий того, что ни с именем компании, ни с самим проектом не будет связано судебное разбирательство.

Компания создала инновационную разработку. Как обойти подводные камни при оформлении патента

В патенте отражаются все признаки разработки

От нарушений охраняется объект, обладающий всеми признаками промышленного образца в совокупности, а не некоторыми из них (постановление ФАС Уральского округа от 28.05.12 по делу № А76-15051/2010).

При подаче заявки на патент компания описывает все признаки разработки. Эти признаки должны раскрывать сущность проекта. В случае возникновения спора суд будет исходить из конкретных признаков, указанных в патенте. Поэтому их перечень во многом определяет объем правовой защиты.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Компания обратилась в суд с иском о пресечении действий ответчика по производству межкомнатных дверей, запрете их производства, изъятии и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. Три инстанции в иске отказали, так как экспертиза показала, что один из существенных признаков промышленных образцов истца и ответчика не совпадал. Поэтому суды пришли к выводу, что факт использования ответчиком разработки истца не подтвержден (постановление ФАС Поволжского округа от 24.03. 09 по делу № А72-4435/2008).

С одной стороны, если указать меньше существенных признаков разработки, то получить патент будет гораздо проще. Это обусловлено тем, что компании придется доказывать новизну только указанных признаков. Однако в дальнейшем получить более широкую защиту на этот же продукт фактически невозможно. Конкуренты легко смогут обойти данный патент путем внесения модификаций в запатентованное техническое решение.

Суд может отказать в принятии экспертного заключения

В спорной ситуации, когда компания-правообладатель считает, что кто-то незаконно использовал ее запатентованную разработку, для доказывания этого факта часто привлекают экспертов. Они исследуют существенные признаки спорных разработок. Но иногда суд может не принять выводы экспертного заключения.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Завод обратился в суд с иском об обязании ответчика прекратить производство, предложение к продаже и продажу товара с использованием патента на изобретение «Тяговая разборная цепь». Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. При этом суд основывался на экспертном заключении, согласно которому представленный ответчиком образец не содержит каждый признак спорного изобретения. Суду были представлены результаты других экспертиз, которые подтверждали совпадение существенных признаков образцов истца и ответчика. Но они не были приняты, так как в одном случае эксперт не был предупрежден об уголовной ответственности, в другом суд по своему внутреннему убеждению оценил представленные доказательства и пришел к выводу о большей значимости заключения эксперта, который не нашел всех существенных признаков. Апелляция поддержала выводы суда первой инстанции, а Высший арбитражный суд отказал в передаче дела в Президиум (определение ВАС РФ от 23.08.10 № ВАС-11001/10).

Nota bene! Сейчас существует возможность подачи заявки на патент в электронном виде. Адрес сервиса находится на официальном сайте Роспатента (www.fips.ru) в разделе «Электронное взаимодействие с заявителями». Этой возможностью могут воспользоваться как юридические, так и физические лица.

Отказ может быть следствием того, что обе стороны предъявляют в суд взаимоисключающие заключения. Поэтому даже если выводы эксперта отвечают интересам компании, вероятна ситуация, когда суд откажет в иске. Однако такие решения скорее исключения, чем правило. Практика свидетельствует о том, что, если экспертиза подтверждает тождество всех существенных признаков спорных разработок, решение будет в пользу истца (постановления ФАС Московского округа от 29.02.12 по делу № А41-24409/10, Поволжского округа от 25.08.11 по делу № А49-8545/2009).

Рассматривая патентную заявку, Роспатент осуществляет двухступенчатую систему экспертиз – формальную и по существу (ст. 1384, 1386 ГК РФ). В ходе формальной экспертизы проверяется наличие документов, их соответствие установленным требованиям (п. 1 ст. 1384 ГК РФ). Экспертиза по существу назначается исключительно по ходатайству заявителя (или третьих лиц) и при условии уплаты патентной пошлины. В нее включена оценка новизны, изобретательского уровня и проверка соответствия изобретения условиям патентоспособности (ст. 1386 ГК РФ).

Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией
      Рассылка

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      
      • Мы в соцсетях
      Внимание! Вы находитесь на сайте для юристов

      Вы точно юрист? Предлагаем сделку!
      Пройдите быструю регистрацию, а мы обеспечим вас увлекательным юридическим чтением.
      Регистрация займет минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль