Ввоз товара без согласия владельца товарного знака. Чем рискует компания-импортер

3177
Основной вопрос: обязательно ли получать согласие правообладателя товарного знака при импорте в Россию оригинального товара, приобретенного за рубежом? Решение: да, такое согласие нужно. Иначе компанию могут привлечь к гражданско-правовой и административной ответственности. Последней можно избежать благодаря позиции ВАС РФ.

Ввоз товара без согласия владельца товарного знака. Чем рискует  компания-импортер
Владислав Старженецкий, к. ю. н., начальник Управления международного права ВАС РФ

По общему правилу товар, который введен в хозяйственный оборот правообладателем товарного знака, размещенного на нем, или с его согласия, может свободно обращаться на рынке и являться предметом различных сделок. Например, при продаже машины, приобретенной до этого у официального дилера в России, можно упоминать товарный знак в объявлении о продаже другой рекламной продукции. Никакого специального разрешения от владельца товарного знака для этого не потребуется. Проблемы могут возникнуть только тогда, когда товар ввозится в Россию из-за рубежа. Так, ввоз приобретенного за рубежом товара без согласия правообладателя товарного знака нарушает его права. А значит, правообладатель может предъявить компании иск о незаконном использовании товарного знака и потребовать возмещения причиненных убытков или компенсацию. Судебная практика подтверждает, что на вопрос о гражданской ответственности ответ будет утвердительным: компания рискует, импортируя товар без согласия правообладателя. Кроме того, законодательством предусмотрена административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака (ст. 14.10 КоАП РФ). Некоторое время назад получила широкое распространение практика привлечения компаний-импортеров к ответственности по этой статье: с взиманием штрафов и конфискацией товаров на границе. Однако ситуацию спасла позиция Высшего арбитражного суда по одному из дел, в котором он достаточно четко указал, что административную ответственность влечет не любое нарушение права на товарный знак, а лишь связанное с оборотом контрафактных товаров.

Национальный принцип исчерпания прав жестко ограничивает возможности импорта

Существуют три подхода к решению вопроса о том, может ли импортируемый товар, имеющий маркировку (размещенный на нем товарный знак), свободно обращаться на территории другого государства. Эти три подхода представляют собой три принципа исчерпания прав: международный, региональный и национальный.

Nota bene! Если правообладатель или другое лицо с его согласия вводит в гражданский оборот оригинальный товар в стране отправителя (откуда ввозится товар), это не влечет исчерпания исключительного права в отношении такого товара. Именно поэтому аргумент о том, что товар не является контрафактным, не поможет ответчику избежать ответственности (постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 16.03.11 по делу № А43-2415/2010).

Международный принцип исчерпания прав. Это самый либеральный подход, согласно которому любой товар, купленный за рубежом легально и который не является подделкой, может потом вращаться совершенно свободно: его не запрещено ввозить в другие страны. На территорию таких стран можно свободно ввозить любые товары, легально произведенные в других странах. Примером такой страны является Япония.

Региональный принцип исчерпания прав. Этот подход не настолько либерален, как предыдущий, – он рассчитан только на определенный регион. Считается, что права исчерпаны, только если товар выпущен в свободный оборот в рамках какого-то конкретного региона. Самым ярким примером реализации этого принципа является Европейский союз. Если товар выпущен в одной из стран Евросоюза, в рамках этого региона он обращается свободно. Другими словами, на ввоз этого товара в страну, которая является членом Евросоюза, просить отдельных разрешений у правообладателя не нужно.

Национальный принцип исчерпания прав. Самый консервативный принцип, согласно которому право на импорт имеет приоритет над исчерпанием права. Правообладатель товарного знака может запрещать всем импортировать даже легально купленные в других странах товары. Он контролирует национальный рынок настолько жестко, что законодатель отдает ему приоритет в этих вопросах. Российский законодатель придерживается именно этой концепции. Это означает, что при импорте товара может возникнуть вопрос о наличии разрешения на его ввоз на территорию России.

 

ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ

Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (ст. 1487 ГК РФ).

Из формулировки статьи 1487 Гражданского кодекса следует, что исключительные права на товарный знак не нарушаются, только если товар был введен в гражданский оборот на территории России. Тем самым ввоз приобретенного за рубежом товара без согласия правообладателя товарного знака является нарушением его прав. Ввоз товара с размещенным на нем знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака (постановления ФАС Московского округа от 07.09.12 по делу № А40-17879/11-51-150, от 02.07.12 по делу № А40-79447/11-5-493). Поэтому для того, чтобы ввезти товар в Россию, нужно запрашивать у правообладателя отдельное согласие. Причем действие этого правила распространяется не только на товарные знаки, но и на авторские и патентные права (ст. 1272, п. 6 ст. 1359 ГК РФ).

   Так, компании могут быть предъявлены иски о нарушении прав на товарный знак, если выяснится, что товар предназначался для других рынков, а в Россию попал «серым» образом – путем ввоза без разрешения правообладателя.

Учитывая, что практически на любом товаре размещается какой-то товарный знак, то для компании, которая ввозит товар в Россию из другой страны, риски привлечения к ответственности более чем реальны. Правообладатель может потребовать изъятия товара и взыскания компенсации до нескольких миллионов рублей (п. 1, 4 ст. 1515 ГК РФ). Более того, при сотрудничестве с зарубежными контрагентами компания рискует, даже если она не ввозит товар самостоятельно, а приобретает его на территории России.

Ввоз товара для собственных нужд тоже может нарушать права на товарный знак

Вопрос о допустимости ввоза товара для использования компанией без целей распространения однозначно не решен.

При решении вопроса о нарушении исключительных прав правообладателя важны характеристики товара, кто его ввозит и с какой целью. На первый взгляд кажется очевидным, что ввоз товара в небольших количествах, тем более в единичном экземпляре, свидетельствует об отсутствии намерения вводить его в оборот или иным образом использовать, кроме как для собственных нужд. Однако количество ввозимого товара не всегда свидетельствует о перспективе использования товара только для личных нужд. Одно дело, если товар ввозит частное лицо и это самый обычный товар. Другое дело, если товар представляет собой один экземпляр уникального оборудования, которое ввозит крупная компания. Во второй ситуации даже один экземпляр товара может серьезно нарушить коммерческие интересы правообладателя. В сфере авторского права действует правило о том, что можно импортировать оригинал или экземпляр произведения не для целей распространения (абз. 3 п. 33 постановления Пленумов ВС РФ, ВАС РФ № 5/29 от 26.03.09 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ»). Распространяется ли это на товарные знаки и патенты – вопрос, пока не решенный в судебной практике. Например, это актуально для ситуации, когда иностранная компания (или филиал) ввозит представительский автомобиль на территорию России для цели его использования здесь. В этой сфере дать однозначный ответ затруднительно – общего правила пока нет.

В рамках Таможенного союза национальный принцип действует иначе

Национальный принцип, который закреплен в Гражданском кодексе в качестве общего правила, не так давно претерпел некоторые изменения. Произошло это в связи с образованием Таможенного союза между Казахстаном, Белоруссией и Россией. Использование товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот правообладателем или с его согласия на территории государств – сторон соглашения (Россия, Казахстан, Белоруссия), не является нарушением прав на товарный знак (ст. 13 соглашения от 09.12.10 «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности», ратифицировано Федеральным законом от 11.07.11 № 179-ФЗ). На практике это означает, что принцип, хотя и не становится международным, позволяет товарам, выпущенным в одной стране, свободно и беспрепятственно обращаться как на этой территории, так и на территории остальных двух стран.

Однако при применении этого правила нужно учитывать следующие факты. Во-первых, этот принцип распространяется только на случаи, когда товар был ввезен на территорию одной из стран с согласия правообладателя или самим правообладателем.

Во-вторых, правило не распространяется на контрафакт (неоригинальный, поддельный товар).

В-третьих, до сих пор не решен вопрос о ситуации, когда товарные знаки конфликтуют друг с другом. Если товарный знак не зарегистрирован на одного правообладателя в каждой из этих стран (например, по международной системе), то территорией его охраны будет только одна страна. Значит, в другой стране ничего не мешает другой компании зарегистрировать этот бренд на себя. В таком случае экспорт, например, шоколада, легально произведенного в России, в Казахстан или Белоруссию будет нарушать права владельца аналогичного товарного знака в стране, в которую ввозится товар. Особенно эта ситуация актуальна для старых советских брендов, которые распространены во всех трех странах Таможенного союза. Связано это с тем, что в рамках Таможенного союза полной унификации до сих пор нет.

Решение о конфискации товара за ввоз без согласия незаконно

Один из нюансов исчерпания прав связан с административной ответственностью компаний. Поскольку российским законодательством предусмотрен национальный принцип исчерпания прав (региональный – только если речь идет о Таможенном союзе), таможенные органы по инициативе правообладателей товарных знаков стали применять статью 14.10 Кодекса об административных правонарушениях ко всем товарам, которые ввозились российскими компаниями.

 

ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ

Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров влечет наложение административного штрафа <…> на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара (ст. 14.10 КоАП РФ).

Практика начала складываться следующим образом: таможенники конфисковывали всю партию товара, если товар ввозился без разрешения правообладателя. На первый взгляд Кодекс об административных правонарушениях позволяет применять такую санкцию. Однако это не так. Привлечение к административной ответственности можно оспорить. Несмотря на то что ввоз товара в соответствии с гражданским законодательством является использованием товарного знака, это не дает основания для привлечения компании к административной ответственности.

 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Компания приобрела в Соединенных Штатах Америки автомобиль PORSCHE CAYENNE S и ввезла его на территорию России. Российская компания, являющаяся владельцем исключительной лицензии на использование в России товарных знаков PORSCHE и CAYENNE обратилась в таможенный орган с заявлением о нарушении права на товарный знак. Таможенники обратились в арбитражный суд с заявлением о привлечении компании к административной ответственности (ст. 14.10 КоАП РФ). При рассмотрении дела в надзорной инстанции возник вопрос: эта статья допускает конфискацию оригинальных товаров или только контрафактных? Если обращение товара на территории России без согласия правообладателя запрещено, означает ли это, что запрет автоматически распространяется также и на применение санкций в административных правоотношениях? Президиум Высшего арбитражного суда пришел к выводу, что, поскольку автомобиль выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, за его ввоз на территорию России компанию нельзя привлечь к ответственности по статье 14.10 КоАП РФ и конфисковать оригинальный товар (постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.09 № 10458/08).

Компания обязана проверять наличие правовой охраны при импорте

Компания в любом случае несет ответственность при ввозе товара без разрешения правообладателя товарного знака.

Если компания не знала, что маркировка товара, который она ввозит на территорию Российской Федерации, зарегистрирована в качестве товарного знака в другом государстве, это не может являться основанием для освобождения ее от административной ответственности по требованию правообладателя по статье 14.10 Кодекса об административных правонарушениях. Презюмируется, что компания, которая ввозит и декларирует товар, должна была проверить легальность размещения товарного знака и согласие правообладателя на это и несет все риски на случай, если она не осуществила такой проверки. Поэтому компания должна самостоятельно проверять, предоставляется ли нанесенному на продукцию товарному знаку правовая охрана в России (п. 15 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.07 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», постановление ФАС Дальневосточного округа от 14.05.12 по делу № А51-16706/2011).

   Это не мешает правообладателю товарного знака остановить импорт путем предъявления гражданских исков и взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака (ст. 1487 ГК РФ). Но на практике проконтролировать каждый случай такого ввоза довольно сложно. Поэтому правообладатели в основном ведут борьбу с крупными импортерами.

Привлечение компании к административной ответственности возможно только, когда речь идет не об исчерпании прав, а о контрафактной продукции. Ввоз в Россию товара, не содержащего незаконного воспроизведения товарного знака, не является правонарушением. Под незаконным воспроизведением понимается нанесение товарного знака без согласия правообладателя. То есть за ввоз оригинальных товаров, произведенных легально, компанию нельзя привлечь к ответственности, даже если на их импорт согласие не получено. Несмотря на то что в этом постановлении ВАС РФ не сделано оговорки о том, что оно является прецедентным, некоторые нижестоящие суды прямо ссылаются на него при рассмотрении аналогичных дел (постановления ФАС Дальневосточного округа от 29.07.10 по делу № А59-346/2010, Московского округа от 04.06.09 по делу № А41-23033/08), другие – принимают во внимание логику высшего суда без ссылки на конкретное постановление (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.06.09 по делу № А19-1768/09).

Сам Высший арбитражный суд неоднократно подтверждал собственную позицию о том, что административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака по статье 14.10 Кодекса об административных правонарушениях может быть наложена на компанию только в случае, если предмет правонарушения содержит его незаконное воспроизведение (постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.11 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).

Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией
      Рассылка

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      
      • Мы в соцсетях
      Внимание! Вы находитесь на сайте для юристов

      Вы точно юрист? Предлагаем сделку!
      Пройдите быструю регистрацию, а мы обеспечим вас увлекательным юридическим чтением.
      Регистрация займет минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль