Сходство товарных знаков. Как добиться регистрации при наличии уже зарегистрированных аналогов

278
В этой статье:Как убедиться, что нет препятствий для регистрации товарного знакаЧем поможет передача исключительных правКак досрочно прекратить регистрацию на товарный знак

В современном бизнесе компании важно не только отличаться от конкурентов, но и обеспечить своему брэнду надежную защиту. Поскольку правовой охране подлежат только зарегистрированные товарные знаки, лучше заранее минимизировать риски отказа и провести предварительную проверку товарного знака на патентную чистоту до подачи заявки на регистрацию. Она поможет не только сократить риск заведомо отрицательного решения экспертизы, но и своевременно скорректировать товарный знак, придать ему индивидуальность для отличия от уже существующих. Есть еще по меньшей мере два способа, которые помогут зарегистрировать товарный знак, даже если после формальной проверки были налицо основания для отказа.

Проведение и значение проверки

Проверка товарных знаков до подачи заявки не является обязательным этапом процедуры регистрации, однако желательно его пройти. Если компания планирует зарегистрировать товарный знак, но проверка покажет, что он является тождественным или схожим до степени смешения с другими охраняемыми или заявленными на регистрацию знаками в отношении однородных товаров и услуг, подавать заявку на его регистрацию бессмысленно: эти факторы в силу прямого указания закона являются основаниями для отказа в регистрации (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

Провести проверку несложно. Достаточно оплатить услуги по проведению поиска, составить заявку и направить ее в Федеральный институт промышленной собственности Роспатента. По заявке Роспатент проводит поиск в автоматизированной системе «Товарные знаки Российской Федерации», содержащей сведения как о товарных знаках, так и о заявках, по которым ведется делопроизводство. Срок рассмотрения варьируется от семи дней до одного месяца. По итогам поиска компания получит распечатку (табулеграмму) с результатами поиска – информацией о классах, по которым он проведен, о названиях найденных знаков и классах, по которым они зарегистрированы, с номерами свидетельств или заявок, дат приоритетов (раздел 3 Тарифов на услуги , утв. приказом директора ФГУ ФИПС от 28.12.06 № 329/36). Анализ этих данных позволяет определить, возможна ли регистрация конкретного товарного знака.

Главное, чтобы знаки не были тождественными или сходными до степени смешения.

Обозначение является тождественным, если оно является одинаковым с другим, совпадает с ним во всех элементах, и сходным до степени смешения – если ассоциируется с другим обозначением в целом, на основе общего впечатления. Формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, композиционного и цветографического решения (раздел 3 Методических рекомендаций по проверке , утв. приказом Роспатента от 31.12.09 № 197).

На практике идеально чистые результаты поиска встречаются крайне редко. Как правило, выявляются сходные или тождественные товарные знаки. Если результат проверки такой, нужно внести изменения в заявленный товарный знак, чтобы он не подпадал под положения статьи 1483 Гражданского кодекса, содержащие основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Передача исключительных прав на товарный знак

Если предварительная проверка выявила, что у товарного знака, который хочет зарегистрировать компания, есть двойник, и вариант корректировки обозначения компанию не устраивает, можно попробовать решить этот вопрос самостоятельно. Например, приобрести права на товарный знак у его правообладателя.

Для передачи исключительных прав на товарный знак стороны могут заключить лицензионный договор или договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак (ст. 1233 ГК РФ). По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает исключительные права на товарный знак в полном объеме в отношении всех или части товаров другой стороне, а по лицензионному договору другому лицу предоставляется право использования товарного знака в пределах, установленных договором.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака

Если корректировка товарного знака или передача прав на него компанию не устраивает, можно использовать еще один способ: досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ). Компания, заинтересованная в регистрации своего товарного знака, может направить заявление в Палату по патентным спорам (подразделение ФГУ ФИПС Роспатента) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (п. 1 ст. 1486 ГК РФ), если правообладатель не использовал его в течение любых трех лет после государственной регистрации (согласно ст.1486 ГК РФ, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе). Подавать такие заявления могут только заинтересованные лица.

Кого признают заинтересованным лицом. Вопрос о заинтересованности заявителя решается коллегией Палаты по патентным спорам. Критерии заинтересованности следующие: заявители являются производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых или однородных им подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, если они намерены реально использовать в гражданском обороте этот или сходный с ним до степени смешения товарный знак для индивидуализации своих товаров, работ, услуг.

Роспатент особо выделил следующие группы заинтересованных лиц. Во-первых, это компании, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, обладающие исключительным правом на фирменное наименование или на использование коммерческих обозначений, если собственное наименование компании или коммерческое обозначение тождественны (сходны до степени смешения) с зарегистрированным товарным знаком.

Во-вторых, это правообладатели исключительных прав на тождественные (сходные до степени смешения) товарные знаки, подлежащие правовой охране на территории иностранных государств в отношении однородных товаров (услуг), и они намереваются распространить действие своего исключительного права на территорию России (п. 5 информационного письма Роспатента от 20.05.09 № 3). Если компания отвечает этим признакам, вероятность положительного решения значительно выше.

Доказывание заинтересованности. Чтобы доказать заинтересованность, компании, помимо копии заявления на регистрацию сходного (тождественного) товарного знака, понадобится представить материалы, подтверждающие интерес в регистрации. Например, результаты опросов общественного мнения на узнаваемость обозначения заявителя и его ассоциации именно с ним, документы, подтверждающие изготовление товаров под этим товарным знаком, свидетельство о предоставлении правовой охраны товарного знака в другой стране.

Также в спорах по обжалованию решений Роспатента об отказе в прекращении охраны товарного знака суды обращают внимание на цель использования товарного знака. Если заявитель намеревается использовать репутацию владельца товарного знака, суд может признать это злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ), поддержать решение Роспатента и отказать в удовлетворении иска (определение Высшего арбитражного суда от 10.03.10 № ВАС-2333/10).

Если заинтересованность не подтверждается, делопроизводство по рассмотрению заявления прекращается (п. 6 информационного письма Роспатента от 20.05.09 № 3, постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 02.02.10 по делу № А40-32084/09-27-306). Отсутствие заинтересованности – самостоятельное основание отказа в досрочном прекращении правовой охраны, поэтому исследование неиспользования товарного знака не требуется (постановление ФАС Московского округа от 23.06.11 по делу № А40-85680/10-27-742).

Процедура досрочного прекращения правовой охраны. Компания подает заявление в Палату по патентным спорам Роспатента, этот орган направляет в адрес правообладателя и заявителя уведомление о дате заседания, в назначенный день коллегия рассматривает заявление с материалами по делу (Правила подачи возражений , утв. приказом Роспатента от 22.04.03 № 56 (далее – Правила подачи возражений)).

По результатам рассмотрения заявления Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, об отказе в удовлетворении заявления или о прекращении делопроизводства (п. 5.2 Правил подачи возражений). Если правообладатель докажет использование товарного знака, будет вынесено решение об отказе в прекращении охраны (постановление ФАС Московского округа от 11.03.11 по делу № А40-25688/10-110-187), если нет – охрана товарного знака будет прекращена досрочно (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.05.11 по делу № А40-88894/10-26-770).

 

 

Вопрос в тему

Сколько стоит проведение предварительной проверки товарного знака?

Стоимость определяется в соответствии с тарифами за проведение поиска, которые зависят от характера товарного знака (словесный, изобразительный), сроков поиска, количества классов МКТУ и т. д. Например, при проведении поиска по одному словесному обозначению в течение одного месяца по одному классу МКТУ стоимость составит 3 тыс. рублей плюс 600 рублей за каждый класс МКТУ сверх одного дополнительно (раздел 3 Тарифов на услуги , утв. приказом директора ФГУ ФИПС от 28.12.06 № 329/36).

 

 

Совет в тему

С согласия правообладателя можно зарегистрировать товарный знак, сходный до степени смешения с другим обозначением.

Это позволяет сделать положение пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса, которое является исключением из общего правила об отказе в регистрации товарного знака, сходного до степени смешения. Однако регистрация тождественного товарного знака не допускается даже при наличии согласия правообладателя (раздел 6 Рекомендаций , утв. приказом Роспатента от 30.12.09 № 190).

 

Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль