Отчуждение исключительного права: подводные камни

1168
Когда контрагенты заключают сделку, связанную с отчуждением исключительных прав, необходимо не упустить из вида, как товар использовался прежним правообладателем, и не возникает ли опасности введения потребителей в заблуждение.

При заключении лицензионного договора существует немало важных моментов, в частности, необходимо обратить внимание на историю использования и характер приобретаемого товарного знака.

См. также 

История использования товарного знака

Когда заключается лицензионный договор, и правоприобретатель готовится выпускать товар под полученным товарным знаком, к нему на основании п. 1. ст. 1486 ГК РФ могут предъявить иск о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Это может произойти потому, что правоприобретатель при заключении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак не ознакомился с историей использования товарного знака прежним правообладателем. Чтобы предотвратить такое развитие событий, нужно, приобретая права на товарный знак, провести его полную проверку. В частности, необходимо выяснить, не ведутся ли в отношении этого знака судебные споры по поводу действительности его правовой охраны, прекращения правовой охраны в связи с неиспользованием.

Кроме того, нужно обратить внимание на факт использования знака первоначальным правообладателем. Важно выяснить, не предшествовало ли решению правообладателя продать товарный знак трехлетнее неиспользование обозначения. Если такой факт имел место, стоит предусмотреть в договоре условие об indemnity: обязательство отчуждателя прав на товарный знак возместить потери приобретателя, связанные с оспариванием третьим лицом правовой охраны товарного знака.

Из практики. ООО «И.» обратилось с исковым заявлением к ООО «Р.» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Noble Нобле» вследствие его неиспользования в течение трех лет — в период с 01.08.10 по 01.08.13 включительно.

В своих возражениях на исковые требования ответчик ссылался, в частности, на то, что в указанный период товарный знак не использовался им по независящим от него причинам, поскольку договор об отчуждении исключительных прав на спорный товарный знак был заключен 26.08.13 и зарегистрирован Роспатентом 12.11.13. Сам ответчик использовал спорный товарный знак после 01.08.13.

Суд по интеллектуальным правам оценил представленные ответчиком доводы и пришел к выводу, что они не подтверждают использование спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. Доказательства использования спорного товарного знака непосредственно самим ответчиком не отвечают признаку относимости, поскольку такое использование имело место за пределами спорного периода.

Требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Noble Нобле» вследствие его неиспользования суд удовлетворил в полном объеме. Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 04.07.14 согласился с правильностью этого решения (постановление Президиума СИП от 04.06.14 по делу № СИП-70/2013).

Введение потребителя в заблуждение

Есть несколько оснований признания договор об отчуждении исключительного права недействительным, в том числе, на основании п. 2 ст. 1488 ГК РФ, когда контрагенты при заключении договора не учли, создают причину введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Чтобы избежать признания договора об отчуждении исключительного права недействительным по этому основанию, при его заключении нужно оценить, не приведет ли подобное отчуждение к введению потребителей в заблуждение. Примерный перечень случаев, когда отчуждение исключительных прав рассматривается как вводящее в заблуждение, изложен в пункте 9.9.9 Административного регламента, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.10.08 № 321.

Стороны должны избегать, прежде всего, следующих «схем» отчуждения исключительного права на товарный знак:

  • у отчуждателя исключительного права на товарный знак сохраняются права на сходное с ним фирменное наименование, промышленный образец или другой товарный знак; при этом отчуждатель и приобретатель ведут сходную деятельность;
  • в состав обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, включено указание на место производства или сбыта товара; при этом приобретатель исключительного права находится в другом географическом объекте;
  • исключительное право отчуждается в отношении части товаров и услуг, однородных с товарами и услугами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак.

Эти обстоятельства, связанные с отчуждением исключительного права на товарный знак, должен также проверять лицензиат, приобретающий право использования на товарный знак от непервоначального правообладателя (который сам приобрел права от иного лица).

Из практики. ООО «Ж.» обратилось с иском заявлением к А. о признании недействительным (ничтожным) договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки.

А., являясь генеральным директором ООО «Ж.», заключил с ним договор об отчуждении исключительного права на три товарных знаках со словесными обозначениями «ЖАНЕТТ» и «janett». После этого он сложил с себя полномочия директора, продал Ш. стопроцентную долю в уставном капитале общества «Ж.». По договору исключительной лицензии права на вышеуказанные знаки он передал третьем лицу — обществу «Э.».

Суд по интеллектуальным правам вслед за судом апелляционной инстанции удовлетворил исковое требование, признав договор недействительным. Основанием для подобного решения послужил тот факт, что у истца сохранились права на фирменное наименование, сходное с товарным знаком. При этом ООО «Ж.» ведет деятельность по производству товаров, однородных с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. В таком случае отчуждение исключительного права по договору может стать причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (постановление СИП от 06.08.15 по делу № А41-28961/2014).

Полезная книга

70 ошибок юриста

Читайте также

Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией
      Рассылка

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      
      • Мы в соцсетях
      Внимание! Вы находитесь на сайте для юристов

      Вы точно юрист? Предлагаем сделку!
      Пройдите быструю регистрацию, а мы обеспечим вас увлекательным юридическим чтением.
      Регистрация займет минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль