Правообладателем установлено, что другим лицом без законных оснований использовался определенный период времени товарный знак, схожий до степени смешения с ТЗ правообладателя

96

Вопрос

Правообладателем установлено, что другим лицом без законных оснований использовался определенный период времени товарный знак, схожий до степени смешения с ТЗ правообладателя. Правообладатель обратился к указанному лицу с требованием прекратить его использование. В ответ нарушитель указал, что тов знаки не являются схожими, но предпримет некоторые действия, направленные на устранение сомнений пр/обладателя. Через некоторое время нарушитель действительно изменил дизайн упаковки, но пр/обладателя об этом не уведомил. Таким образом, незаконное использование ТЗ пр/обладателя происходило примерно в теч 2-х лет. Пр/обладатель обратился в суд за взысканием компенсации, в размере, опред. ст. 1515 ГК пп1 п.4. При этом закон не требует каким либо образом рассчитывать размер компенсации. Вместе с этим, суд в определении о принятии дела к производству определил необходимым представить истцу расчет суммы исковых требований, произвести сверку расчетов с ответчиком и акт сверки представить в суд. Как произвести расчет цены иска, когда заявляется требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака? Предусмотрена ли поданной категории споров сверка расчетов?

Ответ

Согласно п. 1 ст. 138 АПК РФ арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора.

В связи с чем, это обязанность суда принять меры для примирения, вот суд и предлагает сторонам произвести сверку расчетов. Ответчик, подписав такой акт, признает размер компенсации, что-то вроде конклюдентных действий. Поскольку размер компенсации определяется судом почти произвольно это позволит суду учесть при вынесении решения и определении суммы компенсации, с учетом баланса интересов, принципов разумности и справедливости, общую ВОЛЮ сторон.

Нет сверка расчетов при такой категории дел не предусматривается, но дабы выказать свое доверие суду, истца не затруднит направить вызов на сверку расчетов, пригласив на нее ответчика. Тем самым истец выкажет свое доверие суду, обозначив свою процессуальную добросовестность в части надлежащего исполнения судебного акта, обязательного для сторон, что положительно на нем скажется.

Согласно п. 3. ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ и другими законами.

Пунктом 1 ст. 1233 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1229 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

На основании подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Руководствуясь п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ суд принимает во внимание конкретные обстоятельства по делу, например, время незаконного использования товарного знака, отсутствие доказательств негативного влияния деятельности ответчика на деловую репутацию истца и возникновения в связи с этим убытков.

Согласно ныне недействующего п. 4. ст. 46 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 правообладатель и обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Согласно п. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 суд не вправе взыскать компенсацию за нарушение прав на товарный знак в размере, ниже минимального, установленного п. 4 ст. 46 Закона № 3520-1.

Установленная п. 4 ст. 46 Закона № 3520-1 мера ответственности применяется по выбору истца вместо возмещения убытков. Требование об уплате компенсации могло быть удовлетворено при наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то есть факта правонарушения. Размер же компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Со ссылкой на положения ст. 333 ГК РФ суд не вправе уменьшить размер взыскиваемой суммы компенсации ниже минимального, установленного п. 4 ст. 46 Закона № 3520-1, поскольку обязательство нарушителя исключительных прав по выплате компенсации вместо возмещения убытков не является неустойкой. Статья 333 ГК РФ не может быть применена и по аналогии, поскольку в силу п. 1 ст. 6 ГК РФ аналогия закона применяется в случае, если соответствующие отношения не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота. В данном же случае существует специальное регулирование — при оценке соразмерности совершенного нарушения и ответственности за это суду предоставлена возможность определения конкретной суммы компенсации в пределах, установленных законом, — от 1 000 до 50 000 минимальных размеров оплаты труда.

Несмотря на то, что Закон № 3520-1 не действует, некоторые моменты в толковании ВАСом РФ возникших правоотношений могут быть применены.

Согласно п. 43.1 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. Несмотря на то, что размер подлежащей взысканию компенсации определяется по усмотрению суда (абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515, подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ), в исковом заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме. Исходя из размера заявленного требования определяется подлежащая уплате государственная пошлина.

Если истцом не указана цена иска (размер требуемой компенсации), суд выносит определение об оставлении соответствующего искового заявления без движения (ст. 136 ГПК РФ, ст. 128 АПК РФ).

Согласно п. 43.2 Постановления № 5/29 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно п. 43.3 Постановления № 5/29 рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно п. 43.4 Постановления № 5/29 если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Согласно п. 43.5 Постановления № 5/29 если на основании ст. 1514 ГК РФ при предоставлении третьему лицу права использования произведения (товарного знака) по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору об отчуждении этого права право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Вместе с тем право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке права (требования).

Обоснование данной позиции приведено в материалах «Системы Юрист»

  • Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
  • Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»
  • Постановление Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

20.02.2014

С уважением,

Флоненкова Светлана, адвокат Адвокатской палаты Ростовской области (рег. номер

61/4043), эксперт «Системы Юрист»

Ответ утвержден Валентиной Яковлевой,

ведущим экспертом Горячей линии «Системы Юрист»

 

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.