Правовая охрана товарного знака

381

Вопрос

Мой вопрос касается пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. 1. Что является использованием третьим лицом товарного знака под контролем правообладателя? 2. Достаточно ли предоставить право третьему лицу распространять товар под товарным знаком правообладателя через фирменный магазин с этим же товарным знаком на основании письменного разрешения (письма) правообладателя? 3. Или обязательно нужно регистрировать лицензионный договор или договор коммерческой концессии, чтобы правообладателю доказать факт использования им своего товарного знака? Вопросы задаются именно в рамках последствий неиспользования товарного знака правообладателем. Меня интересуют не последствия для третьих лиц, а последствия именно для правообладателя».

Ответ

Исходя из п. п. 1 и 2 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно вследствие его неиспользования непрерывно в течение любых трех лет после его госрегистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано заинтересованным лицом.

Для целей указанной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ.

Помимо этого, использованием товарного знака признается его использование другим лицом под контролем правообладателя в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ (в том числе ввоз на территорию РФ товара, маркированного этим знаком). Еще до вступления в силу части 4 ГК РФ в судебной практике стали появляться акты, согласно которым суды признавали, что использование товарного знака путем введения в гражданский оборот на территории РФ товара, произведенного за рубежом, может осуществляться не только импортером, который заключил лицензионный договор, но и любым иным лицом, выполняющим функции по ввозу и реализации продукции правообладателя без лицензии (Постановление Президиума ВАС РФ от 13.04.2004 N 1164/04).

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса.

На настоящий момент в судебной практике еще не выработано четких критериев понятия «контроль правообладателя». В частности в Постановлении ФАС МО от 19.12.2011 № А40-130718/2010, указано «Рассматривая заявленное по делу требование, суды двух инстанций признали доказанным материалами дела факт воспроизведения словесного обозначения «МОСКОВСКИЙ» на выпускаемой ОАО «МВКЗ «КиН» продукции и наличия между ФКП «Союзплодоимпорт» и ОАО «МВКЗ «КиН» правоотношений, связанных с контролем производства продукции.

В частности, суды отметили, что на фотографиях коньяка производства ОАО «МВКЗ «КиН» товарный знак «МОСКОВСКИЙ» расположен в центре этикетки, занимает на ней доминирующее положение и рядом со словесным элементом размещен знак охраны товарного знака в виде буквы «R в окружности, что в силу статьи 1485 ГК РФ является констатацией факта предоставления товарному знаку правовой охраны. Также указали на наличие на контрэтикетках товара ссылок на его изготовление по лицензии ФКП «Союзплодоимпорт». Обозревавшиеся судом образцы коньяка со спорным товарным знаком имели даты розлива в феврале и августе 2008 года, т.е. в пределах трехлетнего периода, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

Кроме того, суды отметили, что товарный знак по свидетельству № 283105 использовался на подарочных коробах коньяка «Московский» со знаком охраны товарного знака, на упаковках сувенирных наборов этого коньяка.

Оценив в совокупности представленные в дело доказательства, суды двух инстанций признали, что хотя спорный товарный знак и не являлся предметом лицензионного и сублицензионного договоров, он опосредствованно использовалось ОАО «МВКЗ „КиН“ с согласия и под контролем правообладателя на производимой заводом продукции и в данном случае упомянутый завод являлся по отношению к ФКП „Союзплодоимпорт“ — правообладателю товарного знака в смысле требований пункта 2 статьи 1486 ГК РФ „другим лицом“, использующим товарный знак без лицензионного договора...».

Данное Постановление оставлено в силе Определением ВАС РФ от 18.04.2012 №№ А40-130718/10, ВАС-4005/12.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что использование товарного знака другими лицами под контролем правообладателя, предполагает использование товарного знака без заключения лицензионного договора и подразумевает наличие между другими лицами и правообладателем определенных взаимоотношений, направленных на использование товарного знака на товарах, вводимых в гражданский оборот. Таким образом, предоставление права третьему лицу распространять товар под товарным знаком правообладателя через фирменный магазин с этим же товарным знаком на основании письменного разрешения (письма) правообладателя, может быть расценено как использование товарного знака под контролем правообладателя.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах ЮСС «Система Юрист»

  • Определение ВАС РФ от 18.04.2012 №№ А40-130718/10, ВАС-4005/12

«Судами также установлено, что спорный товарный знак не являлся предметом лицензионного и сублицензионного договоров; предметом этих договоров являлись комбинированные товарные знаки в виде этикеток, одним из элементов которых являлось словесное обозначение „Московский“, полностью воспроизводящее спорный товарный знак (товарные знаки N 276706, 276708).

Проанализировав установленные по делу фактические обстоятельства, в частности, приняв во внимание, что спорный товарный знак является центральным элементом этикетки товара, рядом с которым размещен знак охраны товарного знака в виде буквы „R“, предусмотренный статьей 1485 Гражданского кодекса; на контрэтикетках коньяка указано, что он изготавливается по лицензии ФКП „Союзплодоимпорт“; образцы коньяка со спорным товарным знаком имели даты розлива в феврале и августе 2008 года, т.е. в пределах трехлетнего периода, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса; спорный товарный знак использовался на подарочных коробах коньяка „Московский“ со знаком охраны товарного знака, а также на упаковках сувенирных наборов этого коньяка, суд пришел к заключению, что хотя спорный товарный знак и не являлся предметом упомянутых лицензионного и сублицензионного договоров, фактически он использовался заводом с согласия и под контролем правообладателя на производимой заводом продукции, и в данном случае завод выступал по отношению к правообладателю товарного знака — ФКП „Союзплодоимпорт“ — „другим лицом“ в смысле требований пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса, использующим товарный знак без лицензионного договора.*»

  • Изготовителю продукции лучше заключить с правообладателем товарного знака договор подряда

«Помимо указанных двух вариантов ГК РФ предусматривает еще один — третий способ использования товарного знака — под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486). В этом случае исключительные права остаются за правообладателем, но фактическое размещение товарного знака может осуществлятся другим лицом.

Практика. Иностранная компания обратилась в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, ссылаясь на отсутствие лицензионных или сублицензионных договоров в отношении товарного знака в течение трех лет. Роспатент отказал в удовлетворении заявления, а компания обжаловала отказ в суде. Арбитражные суды признали отказ Роспатента правомерным, поскольку спорный товарный знак в течение предшествующих трех лет использовался в составе комбинированного товарного знака при производстве товара под контролем правообладателя. Доказательством послужили лицензионный и сублицензионные договоры, предметом которых являлось использование комбинированного товарного знака, а также подтверждение правообладателем факта, что он контролировал производство продукции под таким товарным знаком. Изготовитель признан по отношению к правообладателю „другим лицом“, использующим товарный знак без лицензионного договора (определение ВАС РФ от 18.04.2012 № ВАС-4005/12).

Товарный знак может быть признан используемым на законном основании и без наличия лицензионных соглашений об этом, если он используется под контролем правообладателя. Тогда использование товарного знака со стороны изготовителя не будет являться осуществлением исключительного права на товарный знак...*»

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.