Судебная практика по использованию товарного знака в наименовании

514

Вопрос

И возможно ли получить подборку судебной практики по данному вопросу - использование чужого товарного знака в наименовании. Каковы возможны убытки для стороны, незаконно использующей чужой фирменный знак?

Ответ

Ниже приведена судебная практика.

1. Постановление 18 ААС от 12.10.2015 № А76-5649/2015.

2. Постановление 5 ААС от 22.03.2016 № А59-1948/2015.

3. Решение АС Калининградской области от 08.02.2016 № А21-8142/2015.

4. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2014 № А70-8699/2013.

Обычно правообладатели товарных знаков взыскивают компенсацию в соответствии со ст. 1515 ГК РФ, т.к. в этом случае не нужно доказывать размер убытков, причинно-следственную связь. Для взыскания компенсации достаточно установить факт совершения правонарушения; доказывать наличие и размер убытков не требуется (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Таким образом, правообладатель может, например, взять размер платежей по лицензионным договорам по предоставлению своего товарного знака, и взыскать аналогичную сумму.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация: Как при использовании фирменного наименования не нарушить исключительные права третьих лиц

«Как не нарушить исключительные права третьих лиц на товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения

Использование фирменного наименования может нарушить интересы обладателя исключительного права на иные средства индивидуализации – товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение. В связи с этим не стоит использовать фирменное наименование при наличии одновременно следующих обстоятельств (п. 6 ст. 1252 ГК РФ):

  • фирменное наименование полностью совпадает с чужим товарным знаком (знаком обслуживания, коммерческим обозначением) или сходно с ним до степени смешения;
  • в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты;
  • исключительное право на товарный знак (знак обслуживания, коммерческое обозначение) возникло раньше, чем исключительное право на фирменное наименование.*

Следовательно, чтобы не нарушить исключительное право третьего лица, необходимо удостовериться в том, что совокупность указанных выше обстоятельств отсутствует.

В отношении товарных знаков и знаков обслуживания самый простой способ – воспользоваться информационно-поисковой системой на сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности»:

1) зайти на страницу сайта Информационно-поисковая система;

2) в полях «Имя пользователя» и «Пароль» указать слово «guest» и нажать на кнопку «Войти»;

3) выбрать вкладку «Российские товарные знаки» и нажать на кнопку «Поиск», расположенную в левой части страницы;

4) в графе «Основная область запроса» указать предполагаемое фирменное наименование организации и нажать на кнопку «Поиск», расположенную сверху.

Если система выдаст информацию о том, что товарный знак (знак обслуживания) с аналогичным (сходным) наименованием уже существует, нужно проверить, в отношении каких товаров, работ или услуг он зарегистрирован. Для этого надо нажать на наименование интересующего товарного знака и проанализировать выданные в отношении него сведения.

Если выяснится, что виды деятельности, которые намерена осуществлять организация, и сферы использования товарного знака различаются, фирменное наименование можно не менять. Если же организация намерена работать в той же сфере, где используется товарный знак (например, реализация компьютерной техники), то формулировку фирменного наименования лучше изменить. В противном случае возникнет риск негативных последствий.

В отношении коммерческих обозначений ситуация обстоит сложнее. Дело в том, что их официального реестра не существует. Нет и надежной информационно-поисковой системы по коммерческим обозначениям.

Следовательно, единственное, чем можно снизить риск нарушения исключительного права на чужое коммерческое обозначение, – провести обычный интернет-поиск по заданному запросу на любом крупном поисковом сайте. В частности, в поисковой строке надо указать словосочетание «коммерческое обозначение» и предполагаемое фирменное наименование организации. Если совпадений с запросом не обнаружится, можно считать, что проверка на сходство с чужим коммерческим обозначением прошла успешно.

Не будет лишним провести такую же «интернет-проверку» и со словосочетанием «товарный знак» (несмотря на то что товарный знак можно найти по специальной информационно-правовой системе). Ведь может оказаться, что поисковый сайт смог обработать запрос, с которым не справилась информационно-правовая система.

Какие негативные последствия могут наступить, если использование фирменного наименования нарушит исключительные права третьих лиц

В такой ситуации организация-нарушитель может понести:

Существует ли риск того, что налоговая инспекция откажет в регистрации коммерческой организации (внесенных в ее устав изменений) в связи с тем, что юридическое лицо с таким же фирменным наименованием уже есть в ЕГРЮЛ

Да, такой риск существует, однако отказ в регистрации будет считаться незаконным и его можно будет обжаловать в суде.

Иногда налоговые инспекции отказывают во внесении в ЕГРЮЛ сведений о новом или измененном фирменном наименовании в связи с тем, что сведения о таком же или похожем наименовании уже содержатся в реестре. Отказ обосновывают тем, что фирменное наименование не соответствует требованиям закона (подп. «ж» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; далее – Закон о государственной регистрации).

Вместе с тем, по закону налоговая инспекция может предъявить иск о понуждении к изменению фирменного наименования только в случае, если организация нарушила требования пунктов 3 и 4статьи 1473 Гражданского кодекса РФ (п. 5 ст. 1473 ГК РФ). Следовательно, и отказать в регистрации организации или внесенных в ее устав изменений, связанных со сменой наименования, инспекция вправе лишь при нарушении указанных выше требований.

В свою очередь, пункты 3 и 4 статьи 1473 Гражданского кодекса РФ не содержат правила о том, что фирменное наименование обязательно должно отличаться от других наименований, внесенных в ЕГРЮЛ. Выходит, налоговая инспекция не вправе отказать в регистрации лишь на основании того, что в ЕГРЮЛ уже есть организация с таким же фирменным наименованием.

Если инспекция все-таки приняла решение об отказе в регистрации, его можно обжаловать в суде, подав заявление о признании отказа недействительным (см., например, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 9 января 2014 г. по делу № А43-23831/2012).

Пример из практики: суд посчитал, что налоговая инспекция не вправе отказать в регистрации ООО лишь по причине того, что организация с таким же фирменным наименованием уже внесена в ЕГРЮЛ

Гражданин Б. обратился в налоговую инспекцию с заявлением о государственной регистрации юридического лица – ООО «Фрегат».

Инспекция отказала в регистрации по следующим причинам (подп. «ж» п. 1 ст. 23 Закона о государственной регистрации):

  • фирменное наименование ООО «Фрегат» уже зарегистрировано в ЕГРЮЛ за другим правообладателем;
  • правообладатель ведет деятельность, аналогичную той, которую намерено осуществлять создаваемое ООО.

Гражданин Б. посчитал отказ незаконным и обратился в суд с заявлением о признании отказа недействительным.

Суд указал, что регистрирующий орган вправе предъявить иск о понуждении к изменению фирменного наименования только в том случае, если наименование не соответствует требованиям пунктов 3 и 4 статьи 1473 Гражданского кодекса РФ (п. 5 ст. 1473 ГК РФ). Поскольку заявитель такие требования не нарушил, понудить его изменить фирменное наименование ООО нельзя.

В результате суд пришел к следующему выводу: «...вопросы нарушения требований гражданского законодательства относительно тождественности наименования не могут затрагивать обязанности регистрирующего органа по проведению действий по регистрации вновь создаваемого юридического лица». По этой причине суд признал отказ в регистрации недействительным (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18 декабря 2014 г. № Ф01-4727/2014 по делу № А43-23937/2013).

Риск гражданско-правовой ответственности

Обладатель исключительного права на средство индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) может предъявить к организации-нарушителю следующие требования:

Вместо возмещения убытков обладатель исключительного права на товарный знак или знак обслуживания вправе потребовать взыскания компенсации (п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ):

  • либо в размере от 10 тыс. до 5 млн руб.;
  • либо в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Пример из практики: суд решил, что незаконное использование фирменного наименования является основанием для взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак

ООО «Г.» посчитало, что третье лицо (ООО «Геотермнефтьсервис») нарушило его исключительное право на товарный знак «Геотерм». В связи с этим ООО «Г.» обратилось в суд с иском о взыскании с нарушителя компенсации в размере 5 млн руб.

Суд установил, что ответчик был зарегистрирован в качестве юридического лица уже после того, как истец зарегистрировал товарный знак. Слово, включенное в фирменное наименование ответчика, состоит из трех словесных элементов – «Геотерм», «Нефть» и «Сервис». По мнению суда, такое фирменное наименование сходно до степени смешения с товарным знаком «Геотерм».

Поскольку ответчик реализовывал товары в той же сфере экономической деятельности, что и истец, суд посчитал исключительное право на товарный знак нарушенным (ст. 1484, 1515 ГК РФ). Однако, оценив характер правонарушения и степень вины ответчика, суд снизил размер компенсации до 3 млн руб.

Таким образом, использование фирменного наименования привело к тому, что с организации взыскали довольно крупную денежную сумму за нарушение исключительного права на чужой товарный знак (постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 октября 2014 г. № С01-890/2014 по делу № А70-8699/2013).*

Вместе с тем, обладатель исключительного права на фирменное наименование или коммерческое обозначение потребовать взыскать компенсацию не вправе.

Обоснование

Требовать взыскания компенсации вместо возмещения убытков правообладатель может только в случаях, прямо предусмотренных законом (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Гражданский кодекс РФ не содержит положений о возможности взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на фирменное наименование или коммерческое обозначение.

Следовательно, правообладатель любого из этих средств индивидуализации не вправе предъявить к нарушителю требование о взыскании компенсации.

131.77989 (11,17,22)

Вправе ли обладатель исключительного права на средство индивидуализации потребовать от организации-нарушителя изменить свое фирменное наименование и внести соответствующие изменения в устав

Нет, не вправе.

Предъявить иск о понуждении к изменению фирменного наименования вправе лишь регистрирующий орган в установленных законом случаях (п. 5 ст. 1473 ГК РФ, п. 60 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Иные лица (в т. ч. обладатель исключительного права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) требовать смены чужого наименования не могут. Так, в одном из своих постановлений Суд по интеллектуальным правам указал: «Такой способ защиты исключительных прав на средства индивидуализации, как обязание внести изменения в учредительные документы, исключив из фирменного наименования спорное обозначение, с последующей государственной регистрацией изменений, законом не предусмотрен» (постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2014 г. № С01-1157/2014 по делу № А50-3269/2014).

В то же время правообладатель может обратиться в антимонопольный орган с заявлением о факте недобросовестной конкуренции в связи с незаконным использованием фирменного наименования. В результате антимонопольный орган может обязать нарушителя изменить свое наименование (постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2014 г. № С01-1019/2014 по делу № А55-26804/2013).

Риск ответственности по антимонопольному законодательству и административной ответственности

Обладатель исключительного права на фирменное наименование может защитить свои интересы не только гражданско-правовыми способами, но и путем обращения в антимонопольный орган – ФАС России (п. 7 ст. 1252 ГК РФ).

В частности, правообладатель может подать в территориальный орган ФАС России заявление о факте недобросовестной конкуренции (п. 2 ч. 2 ст. 39 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; далее – Закон о защите конкуренции). Доводы заявителя будут сводиться к следующему: коммерческая организация незаконно использует свое фирменное наименование, что нарушает интересы обладателя исключительного права на средство индивидуализации и является проявлением недобросовестной конкуренции (п. 4 ч. 1, ч. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции).

Антимонопольный орган должен рассмотреть заявление в течение одного месяца с момента его подачи (ч. 4 ст. 44 Закона о защите конкуренции). Если он придет к выводу о том, что признаки недобросовестной конкуренции действительно имеют место, то возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства (п. 1 ч. 8 ст. 44 Закона о защите конкуренции). Такое дело рассматривает комиссия антимонопольного органа по правилам статьи 45 Закона о защите конкуренции.

Если дело будет рассмотрено в пользу заявителя, комиссия:

Причем ответчику вряд ли удастся добиться признания таких актов недействительными (см., например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2014 г. № С01-79/2014 по делу № А04-4420/2013). В частности, суды считают, что сам по себе факт вынесения антимонопольным органом предписания об изменении фирменного наименования не противоречит Гражданскому кодексу РФ и иным законам.

Пример из практики: суд посчитал, что антимонопольный орган вправе потребовать от коммерческой организации изменить свое фирменное наименование, если это необходимо для пресечения недобросовестной конкуренции

ООО «В.», занимающееся научными исследованиями в области естественных наук, обнаружило, что ЗАО «В.» незаконно использует его фирменное наименование при ведении такого же вида деятельности.

По этой причине ООО «В.» обратилось в территориальный орган ФАС России с заявлением о нарушении ЗАО «В.» антимонопольного законодательства, «выразившемся в недобросовестной конкуренции путем использования фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием» правообладателя.

По результатам рассмотрения обращения антимонопольный орган:

  • принял решение о признании ЗАО «В.» нарушившим положения пункта 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции;
  • выдал предписание о внесении изменений в фирменное наименование ЗАО «В.», а также в его устав и в ЕГРЮЛ.

ЗАО «В.» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа. В качестве одного из доводов заявитель сослался на то, что закон не наделяет антимонопольный орган правом требовать от коммерческих организаций изменения фирменных наименований. Иск о понуждении к изменению фирменного наименования может предъявлять только регистрирующий орган (п. 5 ст. 1473 ГК РФ).

Суд посчитал, что действия ЗАО «В.» по использованию фирменного наименования, сходного до степени смешения с другим фирменным наименованием, – это «акт недобросовестной конкуренции». В такой ситуации правообладатель может защитить свои права как способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, так и в соответствии с антимонопольным законодательством (п. 7 ст. 1252 ГК РФ). В свою очередь, антимонопольный орган вправе выдавать предписания об изменении фирменных наименований, если это необходимо для пресечения недобросовестной конкуренции (подп. «л» п. 2 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции).

В результате суд не согласился с доводом заявителя о том, что требовать изменения наименования вправе только регистрирующий орган. Поскольку каких-либо нарушений в действиях территориального органа ФАС России суд не нашел, он отказал ЗАО «В.» в удовлетворении требования (постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2014 г. № С01-1019/2014 по делу № А55-26804/2013).

Более того, антимонопольный орган вправе возбудить в отношении ответчика дело об административном правонарушении в связи с осуществлением недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 14.33, ч. 1 ст. 23.48, ч. 1.2 ст. 28.1КоАП РФ). В итоге организацию-нарушителя могут привлечь к административной ответственности в виде довольно крупного штрафа – от 1/100 до 15/100 размера выручки от реализации товара (работы, услуги), но не менее 100 тыс. руб».

21.06.2016

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.