Использование товарного знака в наименовании

119

Вопрос

Наша компания получила претензию о неправомерном использовании товарного знака в наименовании юридического лица, а именно использование их товарного знака в наименовании нашего предприятия. Просят возместить убытки в размере 1 млн. руб., иначе будут вынуждены обратиться в арбитражный суд. Отправили копию свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), доказательства понесения убытков пока не предоставили. Как составить мотивированный отзыв на такую претензию? И как избежать подобных недоразумений в будущем?

Ответ

Если наименование вашего юридического лица возникло ранее регистрации товарного знака, то вы вправе использовать наименование. Если наименование возникло позднее, то организация вправе заключить лицензионный договор на использование наименования, схожего с товарным знаком для того, чтобы избежать подобных недоразумений в будущем. Также организация может сменить наименование на другое.

Согласно п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Гражданским кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Под частичным запретом на использование в отношении фирменного наименования понимается запрет на его использование в определенных видах деятельности. Указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, не связывает его с моментом получения исключительных прав правообладателем по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя, но требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

1. Статья: Пять сценариев борьбы за товарный знак. На чьей стороне будет суд

«ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Компании «Ричмонт Интернешнл С. А.» и «Вашерон энд Константин С. А.» обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «VACHERON CONSTANTIN», зарегистрированному на ООО «Риттер-Джентельмен».

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды трех инстанций пришли к выводу о соответствии решения Роспатента требованиям законодательства, поскольку товары, маркируемые «младшим знаком», не являются однородными с товарами, выпускаемыми заявителями по настоящему делу под товарным знаком с международной регистрацией.

Высший арбитражный суд не согласился с мнением нижестоящих инстанций. «Учитывая деловую репутацию швейцарского производителя часов и его известность среди потребителей, имеющих высокий уровень дохода, общество “Риттер-Джентельмен”, реализуя товары для указанных потребителей, не могло не знать о существовании зарегистрированного ранее товарного знака со словесным элементом “VACHERON CONSTANTIN” и фирменного наименования компании “Вашерон энд Константин С. А.” – “VACHERON & CONSTANTIN S. A.”» (постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.12 № 16912/11 по делу № А40-73286/10-143-625)*

Российская правовая система не признает института «ослабления различительной способности». Между тем на основе дела «VACHERON CONSTANTIN» Суд по интеллектуальным правам сформулировал схожий состав нарушения. Регистрация и использование чужого известного товарного знака в отношении неоднородных товаров (услуг) признали злоупотреблением правом в форме «паразитирования на чужой репутации». К признакам подобного правонарушения суд отнес:

1) известность товарного знака, обусловившую его деловую репутацию;

2) умысел заявителя на получение необоснованного преимущества именно за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда (решение СИП РФ от 03.06.15 по делу № СИП-1010/2014).

Сценарий № 2. Обладатель известного бренда не использует его в отношении отдельных классов товаров. К нему предъявили иск о досрочном прекращении правовой охраны в отношении этого класса

Правообладатели известных товарных знаков, как правило, стремятся зарегистрировать их в отношении многих товаров, чтобы другие не смогли паразитировать на их бренде. Фактически они используют их в отношении некоторых категорий товаров. Проблемы могут начаться по истечении трех лет с момента их регистрации.

Законодатель предусмотрел, что правовую охрану товарного знака можно прекратить досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации (ст. 1486 ГК РФ). Этим пользуются недобросовестные субъекты. Установив трехлетний период неиспользования, они обращаются к обладателям известных брендов с требованием прекратить правовую охрану их товарных знаков в отношении части товаров. Что в такой ситуации может противопоставить правообладатель?

«В России не признают институт “ослабления различительной способности”»

Наиболее эффективный механизм защиты в таком случае – ссылка на злоупотребление правом. Важно доказать суду, что истец предъявил иск о прекращении правовой охраны с тем, чтобы в последующем паразитировать на известном бренде.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Общество «ПАРАД ЗВЕЗД» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании «СОСЬЕТЕ ЖАС ХЕННЕССИ и Ко» / SOCIETE JAS HENNESSY & Co о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «HENNESSY» по международной регистрации № 477604 на территории Российской Федерации в отношении товаров 3-го класса («парфюмерия») МКТУ. Компания сослалась на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных товаров, а также указала, что компания «СОСЬЕТЕ ЖАС ХЕННЕССИ и Ко» не представила доказательства использования спорного обозначения.

Однако суд не принял доводы, представленные истцом, признав его действия злоупотреблением правом. Он отметил: «...выпуск истцом парфюмерной продукции с использованием обозначения “HENNESSY” (в отношении парфюмерной продукции) свидетельствует о намерении ввести потребителей в заблуждение, направлен на создание в глазах потребителей восприятия истца и ответчика как единого производителя различного рода продукции под товарным знаком “HENNESSY”» (решение СИП РФ от 23.10.15 № СИП-299/2015).

В спорах подобного рода правообладателям принципиально важно представить суду доказательства широкой известности их товарного знака. А также того, что использование сходного с ним обозначения иным лицом может привести к введению потребителей в заблуждение. В отсутствие таких доказательств суд может не принять их доводы о допущенном со стороны истца злоупотреблении правом (постановление СИП РФ от 21.10.15 по делу № СИП-883/2014).

Сценарий № 3. Компания сама не использует товарный знак, но хочет «заработать» на предъявлении иска предпринимателю, использующему сходное обозначение

Все большее число товарных знаков регистрируют в целях «резервирования их на будущее», последующей «продажи» прав на них и (или) предъявления исков к успешным предпринимателям. Сам правообладатель в такой ситуации их не использует. Влияет ли это обстоятельство на рассмотрение судом требований о нарушении исключительного права такого субъекта, взыскании компенсации?

Само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе при «аккумулировании» товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции. На это указал Суд по интеллектуальным правам в пункте 7«Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» от 21.03.14 № СП 21/2.

Nota bene!

Что касается обычных (не широкоизвестных) товарных знаков, то суды находили злоупотребление правом при предъявлении иска о досрочном прекращении их правовой охраны в ситуациях, когда:

– иск служил средством понуждения правообладателя к заключению договора об отчуждении прав на товарный знак на условиях истца (решение СИП РФ от 21.09.15 по делу № СИП-165/2015);

– истец использовал товарный знак под контролем правообладателя (постановление СИП РФ от 05.10.15 по делу № СИП-99/2015).

Но суд сделал оговорку. Подобные действия могут быть недобросовестными в совокупности с другими обстоятельствами дела. Такие обстоятельства должны подтверждать, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака – индивидуализации товаров правообладателя. Иными словами, если компания-ответчик докажет, что правообладатель изначально регистрировал товарный знак без цели его использования, то она избежит ответственности за нарушение исключительного права.

Верховный суд сформулировал значимую правовую позицию при рассмотрении спора в отношении товарного знака «Афродита» (определение ВС РФ от 23.07.15 № 310-ЭС15-2555 по делу № А08-8802/2013). Действия правообладателя по защите нарушенного исключительного права на товарный знак могут признать злоупотреблением правом, если сам правообладатель не использовал такой знак. Как отметил суд, «попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца». В то же время одного неиспользования недостаточно. Судам необходимо установить недобросовестную цель регистрации.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Общество «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана “МИР”» предъявило иск к обществу «Релиз» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Модница».

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требования. Они признали, что поведение правообладателя после регистрации спорного товарного знака – невведение товарного знака в оборот, аккумулирование товарных знаков – свидетельствует о его недобросовестности.

«Истец не использует зарегистрированные на его имя товарные знаки для индивидуализации товаров, работ и услуг, использует их исключительно для подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота и для получения доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, действия истца не являются источником ценности товарных знаков. Цель регистрации и использования товарных знаков истцом противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, злоупотреблении своим правом, что недопустимо в силу статьи 10 ГК РФ…» (постановление СИП РФ от 25.06.15 по делу № А60-24056/2014).

Если нарушителю не удалось доказать злоупотребление правом со стороны правообладателя, он может ссылаться на факт неиспользования товарного знака как на основание для снижения компенсации.

Сценарий № 4. Обозначение использовали несколько лиц, после чего одно из них зарегистрировало его на себя

«Неиспользование и “аккумулирование” товарных знаков не говорит о злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции»

Часто на практике встречается следующая ситуация. Субъект активно использует некое обозначение для индивидуализации своих товаров (услуг). Между тем он его не зарегистрировал в качестве товарного знака. Спустя некоторое время он узнает, что это сделал кто-то другой, в том числе его конкурент.

Так, например, в условиях затянувшегося корпоративного конфликта миноритарный участник хозяйственного общества зарегистрировал на себя в качестве товарного знака обозначение, широко используемое этой организацией для индивидуализации бизнеса. В отсутствие существенной доли участия в уставном капитале миноритарий таким образом приобрел значительный рычаг воздействия на компанию.

Что в такой ситуации может сделать предприниматель, изначально использовавший спорное обозначение? Право преждепользования в отношении товарных знаков законодатель не предусмотрел. Единственное, что остается, – требовать признания регистрации товарного знака на имя иного лица недействительной по основанию злоупотребления правом.

Верховный суд ФРГ определил два основных состава недобросовестной регистрации товарного знака:

1) регистрация, нацеленная на воспрепятствование использованию обозначения, ранее начатому иным субъектом (BGH, 20.01.05 – I ZR 29/02 «The Сolour of Elegance», GRUR 2005; BGH EQUI 2000, GRUR 2000);

2) регистрация, ставящая задачу блокировать возможности иного субъекта зарегистрировать соответствующий товарный знак (BPatG, 15.01.08 – 27 W (pat) 112/06 GRUR-RR 2008, 389-391 «Salvatore Ricci / Nina Ricci»; BPatG 27 W (pat) 30/08 «Hooschebaa», GRUR-RR 2009).

Для применения первого состава необходимо сделать следующее.

Во-первых, доказать использование спорного обозначения иным лицом до его регистрации на имя правообладателя. При этом правообладателю должно быть известно об этом факте.

Во-вторых, такое предшествующее использование должно «заслуживать защиты» и осуществляться в отношении товаров (услуг), однородных с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Основными аргументами при установлении этого обстоятельства становятся объем и продолжительность использования. Важно, чтобы спорный знак породил определенный гудвилл.

Во втором составе речь идет о регистрации товарного знака в целях воспрепятствования иному субъекту получить правовую охрану на соответствующее обозначение, притом что у последнего имеется реальная заинтересованность в регистрации спорного обозначения. Такое основание не нуждается в доказывании предшествующего использования обозначения или наличия гудвилла. На практике его применяли, например, к ситуациям, когда спорный товарный знак использовали ранее не на территории Германии.

Российской судебной практике также известны случаи признания злоупотреблением правом регистрации в качестве товарного знака обозначения, используемого иными лицами.

«Cуды запутались в вопросе о том, как им расценивать обстоятельство невиновности лица, использующего чужой товарный знак».

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Истец – обладатель прав на товарный знак «Do-up» в отношении товаров 41-го класса – обратился в суд с иском к Ш. и ООО «ДУ-АП» о нарушении его исключительных прав путем использования тождественного товарному знаку обозначения в фирменном наименовании, доменном имени и других способах адресации, на документации, связанной с оказанием услуг, для индивидуализации музыкальной группы.

Как было установлено судами, на момент обращения истца в Роспатент с заявкой о регистрации обозначения (21.12.09) этим обозначением пользовался не только истец, но и иные лица, являвшиеся участниками музыкальных коллективов с соответствующим наименованием, с конца 2005 года. При этом Ш., О., З., А., С. начали им пользоваться раньше, чем остальные участники музыкальной группы, сформированной летом 2006 года.

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований истца. При этом они отметили, что истец подал заявку на регистрацию на свое имя в качестве товарного знака обозначения, которое на протяжении длительного времени (с конца 2005 года по дату подачи заявки) использовалось для индивидуализации однородных услуг и иными лицами и имело известность в пределах определенной группы потребителей таких услуг.*

«Действия предпринимателя по регистрации обозначения «Do-up» в качестве товарного знака являются злоупотреблением правом; регистрация товарного знака «Do-up» только на одно лицо непосредственно нарушает права и законные интересы других лиц, которые пользовались данным обозначением на протяжении почти четырех лет коллективно» (постановление СИП РФ от 26.12.13 по делу № А60-41938/2012)».

2. Статья: Коммерческая компания вправе взыскать компенсацию за использование ее товарного знака в наименовании некоммерческой организации

«Некоммерческая компания использовала в своем наименовании товарный знак банка. В 2008 году ООО «Русфинанс Банк» зарегистрировало товарные знаки со словесным элементом «РУСФИНАНС» в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ (финансовая деятельность и кредитно-денежные операции, реклама). Но не так давно сотрудникам банка попались на глаза листовки с рекламой услуг кредитного потребительского кооператива, который также назывался «РусФинанс». Оказалось, что кооператив работает с 2013 года, занимаясь привлечением денег пайщиков и предоставлением займов. Такое же наименование он активно использовал для рекламы своих услуг на сайте и в буклетах. К сожалению, с помощью переговоров и направления претензии убедить кооператив прекратить нарушения не удалось.

Решение

Нужно доказать, что услуги некоммерческой компании схожи с услугами банка. Мы решили подать иск об обязании кооператива прекратить использование товарного знака банка, внести изменения в учредительные документы, а также о взыскании 1 млн рублей компенсации. Для этого нужно было доказать, что словесные обозначения (товарного знака и названия кооператива) сходны до степени смешения. Это было нетрудно, так как они действительно были очень похожи.* Однако проблема заключалась в том, что нарушителем была некоммерческая организация, а наименования таких организаций не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле части четвертой Гражданского кодекса и на них не распространяется правовая охрана (п. 58.2 постановления Пленумов ВС РФ, ВАС РФ от 26.03.09 № 5/29). Другими словами, если организация некоммерческая, то, используя в своем наименовании название (товарный знак) коммерческой компании, она формально ничего не нарушает, поскольку деятельность некоммерческой организации не направлена на извлечение прибыли. Следовательно, она не может быть похожа на деятельность коммерческой компании. Из-за этого суды часто отказывали в подобных исках (например, постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24.05.13 по делу № А58-1248/2012). Однако в нашем случае кооператив фактически извлекал прибыль — он вел финансовую деятельность, схожую с услугами банка, привлекая деньги потребителей и предоставляя им займы.

Результат

Кооператив изменил наименование и выплатил компенсацию. Суды трех инстанций согласились с нашими доводами и удовлетворили требования банка (дело № А65-25390/2013). Кооператив изменил свое наименование (правда, пока не поменял вывески), а также полностью выплатил компенсацию в размере 1 млн рублей*».

16.06.2016



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.