Лицензионный договор

109

Вопрос

Вопросы следующего содержания.1) Лицензиар предоставляет лицензиатам неисключительное право безвозмездного пользования программным обеспечением (пользование функционалом электронной торговой площадки). Лицензиатом в таком договоре выступают организаторы торгов. Стороны по договору - коммерческие организации. С точки зрения ГК РФ такое допустимо, если это прямо предусмотрено договором. Это предусмотрено. Какие могут быть налоговые риски, связанные с безвозмездным предоставлением права пользования?2) По лицензионному договору Лицензиар предоставляет лицензиатам неисключительное право пользования программным обеспечением (пользование функционалом электронной торговой площадки). Лицензиатом по такому договору выступает участник торга. Один из видов лицензионного вознаграждения, предусмотренного за использования ПО (разовая лицензия), предполагает оплату Лицензиатом определенной суммы на счет Лицензиара в каждом случае принятия участником участия в закупке. При этом, если такой участник не стал победителем торга, то разовая лицензия подлежит возврату лицензиату. Если такой участник стал победителем торга, то разовая лицензия подлежит списанию со счета лицензиата. Правомерен ли возврат разовой лицензии, если лицензиат не стал победителем торга на площадке. Если нет, то, какие налоговые риски возникают у Лицензиара.

Ответ

Возврат разовой лицензии правомерен. В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон.

Договором может быть предусмотрена форма подобная форма выплаты (возврата) вознаграждения. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация: Что проверить лицензиату при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных: существенные условия и дополнительные обязанности сторон

«Вознаграждение лицензиара

Лицензионный договор должен предусматривать размер вознаграждения лицензиара или порядок его определения (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Исключение составляют три случая.

1. Стороны прямо указывают в договоре на его безвозмездный характер (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Другими словами, стороны заключают безвозмездный лицензионный договор и, следовательно, размер вознаграждения или порядок его определения предусматривать не нужно.

2. Лицензиат получает право использования программы для ЭВМ (базы данных) одним из особых способов, предусмотренных в пункте 5 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ. Если в этом случае лицензиар не предусмотрит условие о размере вознаграждения или порядке его определения, лицензионный договор автоматически будет считаться безвозмездным (абз. 3 п. 5 ст. 1286 ГК РФ).

3. Лицензиат получает право использования программы (базы данных) по открытой лицензии. Если в этом случае не будет установлен размер вознаграждения или порядок его определения, договор будет считаться безвозмездным (п. 3 ст. 1286.1 ГК РФ).

Лицензиар и лицензиат – коммерческие организации. Лицензиат убедил лицензиара безвозмездно предоставить право использования программы для ЭВМ или базы данных. Будет ли лицензионный договор противоречить правилам о запрете дарения (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ) и считаться недействительной сделкой

Если лицензионный договор не будет прямо предусматривать его безвозмездность и при этом стороны не согласуют размер вознаграждения или порядок его определения, а также не оформят отношения в упрощенном порядке, то договор будет считаться незаключенным (абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ, п. 13.6 постановления № 5/29). При этом лицензиат не сможет сослаться на правила пункта 3 статьи 424 Гражданского кодекса РФ. Другими словами, лицензиату не удастся доказать, что награда по договору – это сумма, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги, а значит, размер вознаграждения согласован и договор заключен.*

Награду лицензиара можно определить разными способами (абз. 3 п. 5 ст. 1235 ГК РФ). В частности, стороны вправе установить, что вознаграждение – это:

  • разовая твердая (фиксированная) сумма;
  • периодические платежи в твердой сумме;
  • процентные отчисления от дохода (выручки) лицензиата, полученного в процессе использования программы или базы данных.

Не запрещено сочетать эти варианты и (или) предусмотреть иной способ выплаты вознаграждения.*

Подробнее о выборе и согласовании способа оплаты см. Как согласовать условие о вознаграждении, выгодное лицензиату.

Стороны лицензионного договора решили установить вознаграждение в виде процентных отчислений от дохода лицензиата, полученного в процессе использования программы для ЭВМ (базы данных). Будет ли лицензиат обязан выплатить награду, если не станет использовать программу (базу данных)

Да, будет, однако определить размер вознаграждения, вероятнее всего, окажется проблематично.

По закону лицензиат выплачивает награду уже за сам факт того, что лицензиар предоставил ему право использовать программу (базу данных). Поэтому неиспользование объекта интеллектуальной собственности в предусмотренных договором пределах (и, как следствие, отсутствие у лицензиата выручки в отношении такого объекта) не лишает лицензиара права на вознаграждение. А именно: лицензиату понадобится выплатить вознаграждение исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование компьютерной программы или базы данных (п. 13.7 постановления № 5/29).

Определить размер такой «обычной» цены и, следовательно, размер награды, скорее всего, удастся лишь в суде. Если лицензиар сможет обосновать заявленные требования, то лицензиат будет вынужден уплатить вознаграждение, превышающее по размеру ожидаемые расходы по лицензионному договору.

Чтобы обезопасить себя от такого риска, в лицензионном договоре имеет смысл установить вознаграждение в твердой сумме либо детально урегулировать отношения сторон на случай, если лицензиат, обязанный выплатить награду в виде процента от дохода, не будет использовать программу (базу данных).

Дополнительные обязанности сторон

Лицензиату важно согласовать, какие действия понадобится совершить лицензиару и что должен будет сделать сам лицензиат.

Во-первых, нужно конкретизировать и (или) изменить обязанности, прямо установленные законом (если закон это позволяет). Если этого не сделать, отношения сторон будут регулироваться исключительно теми правилами, которые приведены в законодательстве. Такие правила не всегда соответствуют интересам лицензиата. О том, как конкретизировать в договоре обязанности, указанные в законе, см. Как лицензиату согласовать выгодные для себя условия об обязанностях сторон лицензионного договора.

Во-вторых, имеет смысл проанализировать, нужно ли предусматривать в договоре дополнительные обязанности лицензиара, то есть те, которые закон прямо не устанавливает. В то же время важно проверить, содержит ли договор условие о дополнительных обязанностях лицензиата.

Дополнительные обязанности лицензиара

Чтобы обеспечить наиболее полную защиту своих интересов, лицензиат может предусмотреть в договоре следующие дополнительные обязанности и ограничения лицензиара:

  • исправлять выявленные недостатки программы (базы данных), в том числе путем выпуска дополнений в установленный срок;
  • регулярно обновлять программу (базу данных);
  • оказывать техническую и иную консультационную поддержку лицензиату;
  • гарантировать совместимость программы (базы данных) с определенными техническими средствами или иными программами;
  • гарантировать, что при использовании программы лицензиатом не будут нарушаться права и интересы третьих лиц. Особенно это актуально для программ с модулями, представляющими собой программное обеспечение с открытым исходным кодом («open-source software»), условия использования которого могут накладывать определенные ограничение на использование программы в целом.

Лицензиар намерен предусмотреть в договоре положение о том, что программа (база данных) предоставляется на условиях «как есть» («as is») без каких-либо гарантий по качеству и соответствию определенным требованиям лицензиата. Соответствует ли такое положение интересам лицензиата

Это зависит от конкретной ситуации.

Указанное положение нередко включают в договор в связи с тем, что, как правило, у лицензиара отсутствует какая-либо информация о том, в каких условиях и для каких целей лицензиат намеревается использовать программу (базу данных). Например, операционную систему или пакет офисных приложений лицензиат может установить на компьютере как в госпитале, так и на производственной линии завода. Программный сбой в каждом таком случае может привести к самым разным последствиям, которые совершенно непредсказуемы для лицензиара.

Однако если лицензиар заранее знает, для каких именно целей лицензиат получит право использования программы (базы данных), включать в договор рассматриваемое положение не стоит. Например, при разработке программы для управления буровым нефтегазовым оборудованием лицензиар должен гарантировать надлежащую работу программного обеспечения в конкретных условиях – в процессе бурения. Если же лицензиар сошлется на предоставление программы с оговоркой «как есть» («as is»), интересы лицензиата могут оказаться нарушенными (в частности, программа может нормально функционировать в обычных условиях, но не работать при бурении).

В любом случае (независимо от того, знал лицензиар о целях и условиях использования программы или нет) в договор целесообразно включить следующее уточнение: лицензиар несет ответственность перед лицензиатом, если программа (база данных) оказалась полностью неработоспособной или не соответствующей описанию в сопроводительной документации (в частности, если программа не функционирует при соблюдении лицензиатом всех заявленных системных требований). Такое условие поможет лицензиату защитить свои интересы, даже если договор содержит оговорку «как есть» («as is»).

Дополнительные обязанности лицензиата

Лицензиату нужно быть готовым к тому, что лицензиар может попытаться предусмотреть в договоре не только обязанности, которые закон устанавливает для любого лицензиата, но и дополнительные обязанности и ограничения, связанные со спецификой программного обеспечения или базы данных.

В частности, лицензиар может настаивать на включении в договор следующих обязанностей и ограничений лицензиата.

1. Обязанность оказывать содействие при проведении лицензиаром проверки (аудита) использования компьютерной программы (базы данных). В частности, лицензиар может предусмотреть, что во время такой проверки лицензиат должен беспрепятственно предоставлять доступ к своей информационной системе (например, для того чтобы лицензиар мог определить количество одновременных установок программы на компьютеры лицензиата).

2. Ограничение на совершение действий, которые по общему правилу может выполнять правомерный владелец экземпляра компьютерной программы (базы данных) без разрешения правообладателя (подп. 1 п. 1 ст. 1280 ГК РФ). Например, лицензиар может предусмотреть, что при выявлении явных ошибок лицензиат не вправе исправлять их самостоятельно; он должен уведомить об этих ошибках лицензиара, после чего тот исправляет их своими силами.

Лицензиату необходимо проанализировать, действительно ли он готов принимать на себя ряд таких дополнительных обязательств и ограничений, и внимательно подойти к согласованию их объема (срок проведения проверки, порядок и срок уведомления лицензиара о явных ошибках и т. д.).

Срок действия договора

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

Если стороны укажут временной промежуток, превышающий срок действия исключительного права, будет считаться, что договор заключен на срок, равный сроку действия исключительного права (п. 13.5 постановления № 5/29).

Если стороны не согласуют условие о сроке, будет считаться, что договор заключен на пять лет (абз. 2 п. 4 ст. 1235 ГК РФ)».

06.06.2016

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.