Регистрация лицензионного договора

13

Вопрос

Вопрос по месту регистрации лицензионного договора на передачу права пользования товарными знаками. Ситуация следующая: Лицензиар - московская компания, место использования товарных знаков - Санкт - Петербург. Два вопроса: 1) какой город лучше указать в качестве места заключения договора - Москву (по владельцу товарными знаками) или Питер (место указания услуги)? 2) имеет ли это значение для целей регистрации предоставления права использования товарными знаками и где надо регистрировать в Москве или в Питере?

Ответ

1) Лучше указать тот город, где фактически будет подписан договор. Особого значения место заключения договора не имеет. Важно прописать территорию, на которой допускается использование товарного знака, а также договорную подсудность.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации (п. 3 ст. 1235 ГК РФ).

2) Нет, для целей регистрации права использования товарных знаков место заключения договора не имеет значения. В настоящее время процедура государственной регистрации распоряжения исключительными правами описана в Правилах, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416, а также регулируется Административным регламентом, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 № 707. Регистрацию распоряжения исключительным правом на товарный знак проводит Роспатент в Москве.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

1. Рекомендация: На какие обычные и случайные условия лицензионного договора лицензиату нужно обратить внимание

«Условие о территории

Если лицензиат намерен использовать объект интеллектуальной собственности только на конкретной территории (в пределах конкретного государства или нескольких государств, на территории субъекта РФ, города, муниципального образования и т. д.), такую территорию необходимо указать в тексте договора.*

Примеры формулировок условия о территории, на которой допускается использовать объект интеллектуальной собственности

1. «Лицензиат вправе использовать Произведение на территории Московской области, Орловской области, Краснодарского края».

2. «Использование Программы допускается только на территории города Москвы».

Если этого не сделать, будет считаться, что лицензиат вправе использовать объект интеллектуальной собственности на всей территории России (п. 3 ст. 1235 ГК РФ). Такое же право возникнет у лицензиата, если стороны прямо предусмотрят, что использование объекта допускается на территории Российской Федерации».

«Условие о договорной подсудности

Лицензиат заинтересован в том, чтобы все судебные споры между сторонами рассматривались по месту его нахождения (месту жительства). Это поможет сэкономить время и средства на участие в судебных разбирательствах и, возможно, заставит лицензиара отказаться обращаться в суд.

Однако по общему правилу иск необходимо подавать по месту нахождения или месту жительства ответчика (ст. 35 АПК РФ). В частности, если лицензиат будет выступать в роли истца, ему понадобится подавать документы не в свой суд, а в суд по месту нахождения лицензиара.

Чтобы изменить это правило, нужно сформулировать условие о договорной подсудности. При этом важно проверить, чтобы условие соответствовало именно интересам лицензиата, а не лицензиара (т. е. чтобы в договоре был указан суд лицензиата, например Арбитражный суд города Москвы). В противном случае (если лицензиар будет настаивать на указании своего суда, к примеру, Арбитражного суда Приморского края) лицензиату стоит вообще отказаться включать в договор условие о договорной подсудности.

Пример формулировки условия, изменяющего общее правило о подсудности споров по лицензионному договору

«Споры, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы».

2. Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416

«Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора

1. Настоящие Правила устанавливают порядок государственной регистрации:

а) отчуждения исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору, а также залога исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы по договору и предоставления права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы по договору (далее - распоряжение исключительным правом);

б) перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных без договора (далее - переход исключительного права).

2. Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет государственную регистрацию распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права (далее - государственная регистрация).

3. Государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении следующих условий:

а) представлены заявление, предусмотренное пунктом 5 настоящих Правил, или документы, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил;

б) указанные в подпункте "а" настоящего пункта заявление или документы представлены в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, товарного знака и изобретения, охраняемых на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке;

в) представленные сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора, соглашения об изменении или расторжении договора (включая номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Реестре топологий интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных (далее - государственные реестры), международных реестрах объектов интеллектуальной собственности, которые ведутся в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

г) представлены документы, предусмотренные пунктами 6 и 13 настоящих Правил (при необходимости);

д) в заявлении или в документах, представление которых предусмотрено пунктами 7-9 настоящих Правил, содержатся сведения, наличие которых предусмотрено указанными пунктами настоящих Правил;

е) документы удовлетворяют требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящих Правил;

ж) представленные в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил документы подтверждают переход исключительного права с учетом положений пунктов 11 и 12 настоящих Правил;

з) права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у сторон договора прав;

и) отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.*

4. Для государственной регистрации представляются подлинники документов или их нотариально удостоверенные копии. Документы (нотариально удостоверенные копии) не должны иметь подчисток и (или) приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.

Если документ состоит более чем из одного листа, листы должны быть прошиты и пронумерованы.Наименования юридических лиц должны быть указаны в представляемых документах без сокращения и с указанием их места нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их места жительства должны быть указаны полностью.

Заявление о государственной регистрации представляется на русском языке. Прочие документы, прилагаемые к заявлению о государственной регистрации, представляются на русском или иностранном языке. Если документы, прилагаемые к заявлению о государственной регистрации, представлены на иностранном языке, к ним прилагается заверенный в установленном порядке перевод на русский язык.

5. Для государственной регистрации распоряжения исключительным правом граждане или юридические лица, являющиеся сторонами договора, либо их представители подают заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом, которое подписывается сторонами договора, соглашения об изменении или расторжении договора или одной из сторон договора, соглашения об изменении или расторжении договора.*

6. В случае если заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом подписано одной из сторон договора, соглашения об изменении или расторжении договора, к заявлению должен быть приложен один из следующих документов:

а) подписанное сторонами договора, соглашения об изменении или расторжении договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;

б) нотариально удостоверенная выписка из договора, соглашения об изменении или расторжении договора;

в) договор, соглашение об изменении или расторжении договора.

7. В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

а) вид договора;

б) сведения о сторонах договора;

в) предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право.

8. В случае государственной регистрации залога исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы по договору наряду со сведениями, указанными в пункте 7 настоящих Правил, в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, указываются:

а) срок действия договора залога;

б) ограничения права залогодателя использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы либо распоряжаться исключительным правом.

9. В случае государственной регистрации предоставления права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы по договору наряду со сведениями, указанными в пункте 7 настоящих Правил, в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, указываются:

а) срок действия договора, если такой срок определен договором;

б) территория, на которой предоставлено право использования, если территория определена договором;

в) предусмотренные договором способы использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака;

г) наличие согласия на предоставление права использования по сублицензионному договору, если согласие дано;

д) возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

10. Для государственной регистрации перехода исключительного права гражданин, или юридическое лицо, или их представитель подает следующие документы:

а) заявление о государственной регистрации перехода исключительного права;

б) документы, подтверждающие переход исключительного права.

11. Для государственной регистрации перехода исключительного права на наименование места происхождения товара, кроме документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, заявитель вправе по собственной инициативе представить заключение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти о том, что заявитель производит в границах соответствующего географического объекта товар, обладающий указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации особыми свойствами.

В случае если заключение не приложено к заявлению о государственной регистрации перехода исключительного права на наименование места происхождения товара, указанный уполномоченный орган представляет заключение или содержащиеся в нем сведения по межведомственному запросу Федеральной службы по интеллектуальной собственности с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

В отношении наименования, которое является наименованием географического объекта, находящегося за пределами Российской Федерации, заявитель представляет документ, подтверждающий его право на наименование места происхождения товара в стране происхождения товара.

12. Для государственной регистрации перехода исключительного права в результате реорганизации российского юридического лица заявитель вправе по собственной инициативе представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.

В случае если выписка из Единого государственного реестра юридических лиц не приложена к заявлению о государственной регистрации перехода исключительного права в результате реорганизации российского юридического лица, Федеральная налоговая служба представляет сведения о внесенных изменениях в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с реорганизацией российского юридического лица по межведомственному запросу Федеральной службы по интеллектуальной собственности с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

13. В случае ведения дел через представителя представляется доверенность, удостоверяющая полномочия представителя, выданная заявителем, представителем заявителя иному представителю в порядке передоверия. Законный представитель представляет заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя.

14. Для государственной регистрации заявитель вправе по собственной инициативе представить документ об уплате пошлины в установленном размере.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет проверку факта уплаты пошлины с использованием информации, содержащейся в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Если в результате проверки выявлено, что на установленный счет средства от уплаты пошлин не поступили или уплата пошлин произведена в размере, меньше предусмотренного, в срок, не превышающий 5 рабочих дней, заявителю письменно посредством почтового отправления или электронного сообщения по адресу, указанному заявителем, направляется уведомляющий документ о начислении соответствующей пошлины и об обязанности уплатить пошлину в установленном размере в течение 2 месяцев со дня направления уведомляющего документа.

15. Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет проверку соблюдения условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, на дату их рассмотрения.

В случае несоблюдения условий государственной регистрации Федеральная служба по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя письменно посредством почтового отправления или электронного сообщения по адресу, указанному заявителем, в срок, предусмотренный абзацем первым пункта 21 настоящих Правил, о несоблюдении условий государственной регистрации с предложением представить необходимые недостающие или исправленные документы в течение 3 месяцев с даты направления такого уведомления.

В случае если в течение 3 месяцев с даты направления указанного уведомления условия государственной регистрации, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, не соблюдены, а необходимые недостающие или исправленные документы заявителем не представлены, Федеральная служба по интеллектуальной собственности отказывает в государственной регистрации, о чем заявителю направляется соответствующее уведомление.

16. По результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет государственную регистрацию или отказывает в такой регистрации.

17. Основаниями для отказа в государственной регистрации являются:

а) неуплата пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией, в порядке и (или) размерах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

б) непредставление ответа в установленный абзацем третьим пункта 15 настоящих Правил срок на уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности, предусмотренное абзацем вторым пункта 15 настоящих Правил;

в) несоблюдение условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил.

18. О государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации с указанием основания для отказа сообщается заявителю путем направления уведомления письменно посредством почтового отправления или электронного сообщения по адресу, указанному заявителем, в сроки, предусмотренные пунктом 21 настоящих Правил.

19. В случае удовлетворения заявления о государственной регистрации соответствующие сведения вносятся в государственные реестры.

20. Перечень сведений, подлежащих внесению в государственные реестры, устанавливается Министерством экономического развития Российской Федерации.

21. Государственная регистрация или отказ в государственной регистрации осуществляются Федеральной службой по интеллектуальной собственности в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктами 5-10 настоящих Правил.

Указанный срок увеличивается в случае необходимости представления заявителем необходимых недостающих или исправленных документов в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил и уплаты пошлины в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил.

22. В случае представления заявителем необходимых недостающих или исправленных документов в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил государственная регистрация или отказ в государственной регистрации осуществляются в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня поступления таких документов в Федеральную службу по интеллектуальной собственности».

31.05.2016



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.