Риски работы с недобросовестными контрагентами

84

Вопрос

Наша компания является производителем и распространителем собственной лакокрасочной продукции под своими товарными знаками. Производитель лакокрасочной продукции из дальнего региона России предложил работу с ним. Рассматриваем 2 варианта договорной работы с таким производителем: 1) по лицензионному договору на право использования товарных знаков на оговоренной территории РФ; 2) по смешанному договору: по подрядным отношениям – изготавливать товар по нашему заказу (или в согласованном количестве), далее – не передавая нам изготовленный товар – продавать/сбывать готовый товар. Вопрос: соизмеряя риски, включая риски работы с недобросовестным контрагентом, фактически являющимся нашим конкурентом, какой вариант договорной работы предпочтительнее? Как минимизировать риски работы с таким контрагентом, конкурентом?

Ответ

Учитывая риски работы с недобросовестными контрагентами Вам предпочтительнее заключить лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака, согласовав не только существенные условия, которые по общему правилу должен предусматривать лицензионный договор (предмет, способы использования объекта, лицензионное вознаграждение), но и еще одно существенное условие: необходимо перечислить товары, в отношении которых лицензиар предоставляет право использования товарного знака (п. 1.1 ст. 1489 ГК РФ).

Если стороны не сформулируют условие о товарах, договор будет считаться незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165).

Учтите, что предоставление права использования товарных знаков (ст. 1480, п. 2 ст. 1490 ГК РФ, подлежит регистрации. Такую регистрацию проводят по заявлению сторон лицензионного договора (п. 3 ст. 1232 ГК РФ). Никаких иных документов к заявлению, подписанному обеими сторонами, прикладывать не нужно.

Лицензионный договор на условиях исключительной лицензии теперь еще больше соответствует интересам лицензиата и еще меньше – интересам лицензиара.

Причина тому – ограничения на самостоятельное использование объекта интеллектуальной собственности лицензиаром. Так, если лицензиар выдает исключительную лицензию, по умолчанию он не вправе использовать объект в пределах, предоставленных лицензиату (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

Вам нужно в договоре сформулировать условие о договорной подсудности. При этом важно проверить, чтобы условие соответствовало именно интересам лицензиара, а не лицензиата (т. е. чтобы в договоре был указан суд лицензиара.) В противном случае (если лицензиат будет настаивать на указании своего суда, к примеру, Арбитражного суда Приморского края) лицензиару стоит вообще отказаться включать в договор условие о договорной подсудности.

При заключении лицензионного договора важно проверить, вправе ли стороны расторгнуть соглашение в одностороннем порядке (т. е. без обращения в суд).

Лицензиар заинтересован в том, чтобы он имел право отказаться от исполнения договора в любой момент, а лицензиат таким правом не обладал.

Что касается простой (неисключительной) лицензии, то последствия ее выдачи не изменились. В частности, лицензиару, предоставившему такую лицензию, по-прежнему нельзя запретить самостоятельно использовать объект интеллектуальной собственности.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

1. Рекомендация: Проверка обычных и случайных условий лицензионного договора: выгоды и риски для лицензиара

«При заключении лицензионного договора лицензиару прежде всего необходимо проверить, содержит ли договор все существенные его условия. Если окажется, что стороны не сформулировали хотя бы одно из них, договор будет считаться незаключенным.

Если стороны не согласуют обычные или случайные условия, то риска признания договора незаключенным не возникнет. Однако, чтобы защитить свои интересы наилучшим образом, лицензиару стоит детально урегулировать отношения с контрагентом (лицензиатом). Для этого в договоре надо сформулировать условия:

Кроме того, лицензиару важно конкретизировать обязанности сторон. Подробнее об этом см. отдельную рекомендацию Какие обязанности сторон лицензиару имеет смысл предусмотреть в лицензионном договоре.*

Условие о территории

Если лицензиар хочет, чтобы лицензиат использовал объект интеллектуальной собственности только на конкретной территории (в пределах конкретного государства или нескольких государств, на территории субъекта РФ, города, муниципального образования и т. д.), такую территорию необходимо указать в тексте договора.

Примеры формулировок условия о территории, на которой допускается использовать объект интеллектуальной собственности

1. «Лицензиат вправе использовать Произведение на территории Московской области, Орловской области, Краснодарского края».

2. «Использование Программы допускается только на территории города Москвы».

Если этого не сделать, будет считаться, что лицензиат вправе использовать объект интеллектуальной собственности на всей территории России (п. 3 ст. 1235 ГК РФ). Такое же право возникнет у лицензиата, если стороны прямо предусмотрят, что использование объекта допускается на территории России.

Условие о сроке действия договора

Срок, на который стороны заключают лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на объект интеллектуальной собственности (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

Если стороны укажут временной промежуток, превышающий срок действия исключительного права, будет считаться, что договор заключен на срок, равный сроку действия исключительного права (п. 13.5 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; далее – постановление № 5/29).

Если стороны не согласуют условие о сроке, будет считаться, что договор заключен на пять лет (абз. 2 п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Особые правила будут применяться, если стороны не укажут срок в договоре, заключенном в отношении секрета производства (ноу-хау) (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). Такой договор будет действовать до тех пор, пока будет сохраняться конфиденциальность сведений, составляющих содержание секрета производства. Причем во время действия договора каждая из сторон сможет в одностороннем порядке отказаться от его исполнения.

Оптимальный вариант при согласовании условия о сроке – указать конкретную дату, при наступлении которой договор прекратит действие.

Пример формулировки условия о сроке действия лицензионного договора. Стороны указали конкретную дату

«Настоящий договор действует до 25 февраля 2017 года».

Можно воспользоваться и другим вариантом – указать промежуток времени начиная с момента заключения (подписания) договора. Однако при этом нужно учитывать, что иногда между сторонами может возникнуть неопределенность в отношении того, с какого дня договор начинает действовать (например, если стороны заключают договор путем обмена письмами). Если между сторонами будут такие разногласия, то возникнет и спор о том, в какой момент договор прекращает действие.

Пример формулировки условия о сроке действия лицензионного договора. Срок исчисляется с момента заключения договора

«Настоящий договор действует в течение 10 (десяти) лет начиная со дня его заключения».

Условие о возможности заключить сублицензионный договор

По закону лицензиат может заключить сублицензионный договор (т. е. предоставить третьему лицу право использования, полученное по лицензионному договору) только с письменного согласия лицензиара (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).

Такое согласие необязательно закреплять в договоре. Другими словами, лицензиар может разрешить заключить сублицензионный договор уже после того, как будет заключен лицензионный договор. Для этого понадобится лишь дать согласие в письменном виде.

В то же время допускается предусмотреть такое согласие непосредственно в тексте лицензионного договора (абз. 2 п. 17 постановления № 5/29). Это имеет смысл сделать тогда, когда лицензиар изначально подразумевает, что лицензиат будет заключать сублицензионные договоры (например, в случае реализации компьютерных программ через лицензиата).

Согласие можно дать:

  • как в отношении любых сублицензионных договоров (т. е. без указания конкретного сублицензиата), так и относительно конкретного сублицензионного договора;

Пример формулировки согласия лицензиара на заключение лицензиатом любых лицензионных договоров

«Лицензиат вправе заключать сублицензионные договоры с третьими лицами без получения дополнительного письменного согласия со стороны Лицензиара».

Пример формулировки согласия лицензиара на заключение лицензиатом конкретного сублицензионного договора

«Лицензиат вправе без дополнительного письменного согласия Лицензиара заключить сублицензионный договор с ООО "Альфа" (ОГРН 1234567890123, зарегистрировано по адресу: 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20)».

  • как в отношении всех способов использования, изначально предусмотренных для лицензиата, так и относительно только некоторых из них. Те способы, которыми лицензиат не вправе использовать объект по лицензионному договору, предоставить использовать сублицензиату нельзя (п. 2 ст. 1238 ГК РФ).

Пример формулировки согласия лицензиара предоставить сублицензиату право использовать объект интеллектуальной собственности всеми способами, указанными в лицензионном договоре

«Лицензиат вправе предоставить сублицензиату право использования Произведения любым из способов или всеми способами, перечисленными в пункте 1.2 настоящего договора».

Пример формулировки согласия лицензиара предоставить сублицензиату право использовать объект интеллектуальной собственности конкретным способом

«1.2. Лицензиат вправе использовать Фонограмму следующими способами:

  • воспроизводить Фонограмму, в том числе осуществлять ее запись на электронных носителях;
  • распространять Фонограмму путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляров, представляющих собой копию Фонограммы на любом материальном носителе;
  • публично исполнять Фонограмму.

...

5.2. Лицензиат вправе предоставить по сублицензионному договору право использовать Фонограмму путем ее публичного исполнения».

Можно указать срок действия сублицензионных договоров. Такой срок не должен превышать срок действия лицензионного договора. Если лицензиар разрешит лицензиату заключать сублицензионные договоры на более длительный срок, будет считаться, что они заключаются на срок действия лицензионного договора (п. 3 ст. 1238 ГК РФ).

Пример формулировки условия о сроке действия сублицензионных договоров, которые вправе заключать лицензиат

«Лицензиат вправе заключать сублицензионные договоры на срок не более одного года, но в любом случае на срок, не превышающий срок действия настоящего договора».

Если стороны не установят срок, на который лицензиат вправе предоставить полученное право использования сублицензиату, будет считаться, что лицензиат может заключать сублицензионные договоры на любой срок, не превышающий срок действия лицензионного договора.

Совет

Если стороны решили предусмотреть в договоре возможность заключать сублицензионные договоры, лицензиару стоит включить в договор следующее уточнение: «Лицензиат несет перед лицензиаром ответственность за действия сублицензиата».

Это полностью обезопасит лицензиара от риска того, что в случае спора требования понадобится предъявлять не к непосредственному контрагенту (лицензиату), а к третьему лицу (сублицензиату), которое может оказаться неплатежеспособным.

Впрочем, даже если договор не будет содержать такого уточнения, ответственность перед лицензиаром все равно будет нести лицензиат (п. 4 ст. 1238 ГК РФ). Однако в этой ситуации лицензиару нужно учитывать, что закон позволяет предусмотреть в договоре условие, освобождающее лицензиата от ответственности за действия сублицензиата. Лицензиару важно проверить, чтобы договор такого условия не содержал.

Условие об ответственности сторон

Основания ответственности сторон по лицензионному договору, а также соответствующие санкции установлены законом, поэтому стороны могут не конкретизировать их в договоре либо воспользоваться общей формулировкой условия об ответственности.

Пример общей формулировки условия об ответственности сторон по лицензионному договору

«За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

Вместе с тем, стороны могут конкретизировать условие об ответственности (например, установить неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение того или иного обязательства). В этом случае, если произойдет нарушение, указанное в договоре, отношения сторон будут регулироваться не только законом, но и конкретным пунктом соглашения.

Лицензиар заинтересован в том, чтобы договор предусматривал неустойку за нарушения со стороны лицензиата, но в то же время не устанавливал ее в отношении лицензиара.

Пример формулировки условия о неустойке за нарушение срока выплаты вознаграждения

«В случае нарушения срока выплаты вознаграждения, предусмотренного в пункте 5.1 настоящего договора, Лицензиат по требованию Лицензиара выплачивает неустойку в размере 0,1 процента от суммы не внесенного в срок платежа за каждый день просрочки».

Внимание! Лицензионный договор может предусматривать дополнительные обязанности и санкции лицензиара на случай, если третье лицо обвинит лицензиата в незаконном использовании объекта интеллектуальной собственности

Лицензиару нужно быть готовым к тому, что лицензиат попытается включить в договор условия, возлагающие на лицензиара дополнительные обязанности в ситуации, если третье лицо предъявит требование к лицензиату. В частности, лицензиат может предусмотреть обязанность лицензиара отвечать на претензии, которые третье лицо направило лицензиату, и выступать в роли ответчика в суде по спорам с таким лицом. Кроме того, лицензиат может попытаться включить в договор условие о неустойке за нарушение лицензиаром гарантии предоставить право использования, не затрагивающее права и интересы третьих лиц.

Пример формулировки условия об ответственности лицензиара, которую лицензиат может попытаться включить в лицензионный договор

«В случае предъявления лицензиату или сублицензиату, которому будет предоставлено право использования Произведения, претензий и исков относительно нарушения интеллектуальных прав третьих лиц на Произведение, лицензиар принимает на себя обязательство по их урегулированию и несет ответственность по таким претензиям и искам. Если выяснится, что предоставление права использования Произведения по настоящему договору нарушило права третьих лиц, лицензиар обязан выплатить лицензиату штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. (штрафную неустойку) и возместить лицензиату все убытки (включая упущенную выгоду), которые тот понес в связи с таким нарушением».

Лицензиару имеет смысл отказаться включать в договор такие условия.

Особенно важно проверить, чтобы договор не предусматривал штрафную неустойку. В противном случае (т. е. если выяснится, что лицензиар действительно был не вправе заключать лицензионный договор в установленных пределах) лицензиар будет вынужден не только возместить лицензиату убытки, которые тот понес при рассмотрении спора с третьим лицом, но и выплатить штраф.

Менее серьезные риски возникнут, если договор будет предусматривать обязанность лицензиара нести ответственность по претензиям и искам, адресованным к лицензиату. Дело в том, что, даже если такая обязанность будет прописана в договоре, лицензиат не избежит ответственности перед третьим лицом. Другими словами, лицензиат вряд ли сможет добиться того, чтобы в роли ответчика по спору с третьим лицом выступал только недобросовестный лицензиар. В такой ситуации суд, вероятнее всего, придет к одному из следующих выводов:

  • надлежащий ответчик – только лицензиат;
  • лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Обоснование

С 1 октября 2014 года статью 1252 Гражданского кодекса РФ дополнили пунктом 6.1, регулирующим правила возникновения ответственности за совместные действия нескольких нарушителей исключительного права (подп. «д» п. 19 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Теперь считается, что лица, которые совместно нарушили одно и то же исключительное право, отвечают перед правообладателем солидарно. Это означает, что правообладатель может предъявить требования как ко всем нарушителям совместно, так и к любому из них в отдельности (п. 1 ст. 323 ГК РФ).

Как будет решаться вопрос о том, считается ли лицензиар, незаконно предоставивший право использования объекта, солидарным ответчиком наряду с лицензиатом, покажет судебная практика.

В любом случае суд не примет во внимание условие лицензионного договора о том, что единственным ответчиком перед лицом, предъявившим требование к лицензиату, является лицензиар.

В то же время, если требование третьего лица окажется обоснованным и лицензиат понесет затраты на удовлетворение иска (например, выплатит компенсацию за незаконное использование объекта интеллектуальной собственности), у него в любом случае возникнет шанс предъявить к лицензиару регрессное требование о возмещении убытков. В их сумму он сможет включить все понесенные затраты, причем без вычета доли, которая может лечь на лицензиата как на солидарного должника согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 325 Гражданского кодекса РФ. Возможность предъявить регрессное требование появится независимо от того, будет договор предусматривать обязанность лицензиара возмещать убытки или нет. Однако суд удовлетворит требование лицензиата лишь в случае, если он докажет, что понес ответственность (возместил убытки, выплатил компенсацию, уничтожил контрафактные материальные носители) при отсутствии вины с его стороны (п. 4 ст. 1250 ГК РФ).

Вероятнее всего, суд обяжет лицензиара возместить убытки даже тогда, когда договор будет прямо освобождать его от ответственности в случае, если третье лицо предъявит требование к лицензиату. Другими словами, убытки понадобится возместить, даже если изначально стороны согласуют, например, следующее условие: «Лицензиар не несет ответственности перед третьими лицами в случае предъявления ими претензий или исков, связанных с нарушением их интеллектуальных прав на Объект интеллектуальной собственности, к лицензиату или сублицензиату, которому будет предоставлено право использования Объекта интеллектуальной собственности. Если выяснится, что предоставление права использования Объекта интеллектуальной собственности по настоящему договору нарушило права третьих лиц, лицензиар не несет ответственности перед лицензиатом».

Вывод: лицензиару нет смысла при заключении лицензионного договора самостоятельно настаивать на урегулировании отношений на случай, если третье лицо обвинит лицензиата в незаконном использовании объекта интеллектуальной собственности. Достаточно лишь проверить, чтобы на этот случай договор не предусматривал дополнительных обязанностей и санкций лицензиара.

Порядок разрешения споров

В лицензионном договоре целесообразно урегулировать отношения на случай, если:

Условие о досудебном порядке урегулирования споров

Если стороны предусмотрят обязательный претензионный порядок разрешения споров, ни одна из них не сможет обратиться в суд с требованием к другой стороне до тех пор, пока не направит в ее адрес претензию (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).

Это условие обезопасит лицензиара от «внезапных» и «неожиданных» судебных споров с контрагентом. Фактически лицензиар будет самостоятельно решать, выступать ему в роли ответчика или нет.

Обоснование

Так, если лицензиар сочтет претензию лицензиата обоснованной, то сможет добровольно удовлетворить требование контрагента и тем самым сэкономить время и средства на судебные разбирательства.

Если же лицензиар не согласится с доводами, приведенными в претензии, он сможет:

  • либо направить подробный ответ на претензию с целью убедить лицензиата в том, что его требование необоснованно и суд в любом случае его не удовлетворит;
  • либо не предпринимать никаких действий, полагая, что, даже если лицензиат обратится в суд, тот откажет в удовлетворении требования.

В то же время лицензиар должен понимать, что в случае нарушений со стороны лицензиата понадобится сначала соблюсти претензионный порядок, установленный в договоре. Лишь после этого можно будет предъявить иск к контрагенту.

Если стороны решат предусмотреть обязательный претензионный порядок, понадобится согласовать:

  • кто и кому должен направить претензию;
  • в какой срок и в какой форме это необходимо сделать;
  • какие документы надо приложить к претензии;
  • какой срок для ответа должна содержать претензия.

О том, почему целесообразно согласовать именно эти положения, см. Обязательный претензионный порядок.

Пример формулировки условия об обязательном претензионном порядке урегулирования споров по лицензионному договору

«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, стороны будут решать путем переговоров.

Если путем переговоров это сделать не удастся, споры и разногласия должны решаться в досудебном порядке путем направления претензий (обязательный претензионный порядок).

Претензия составляется в письменной форме и направляется по почте в адрес одной из сторон ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Требование, указанное в претензии, может быть заявлено в суд, если сторона, направившая претензию, получит от другой стороны отказ удовлетворить требование или не получит ответ в течение 30 (тридцати) дней с момента вручения претензии».

Условие о договорной подсудности

Лицензиар заинтересован в том, чтобы все судебные споры между сторонами рассматривались по месту его нахождения (месту жительства). Это поможет сэкономить время и средства на участие в судебных разбирательствах и, возможно, заставит лицензиата отказаться обращаться в суд.

Однако по общему правилу иск необходимо подавать по месту нахождения или месту жительства ответчика (ст. 35 АПК РФ). В частности, если лицензиар будет выступать в роли истца, ему понадобится подавать документы не в «свой» суд, а в суд по месту нахождения лицензиата.

Чтобы изменить это правило, нужно сформулировать условие о договорной подсудности. При этом важно проверить, чтобы условие соответствовало именно интересам лицензиара, а не лицензиата (т. е. чтобы в договоре был указан суд лицензиара, например, Арбитражный суд г. Москвы). В противном случае (если лицензиат будет настаивать на указании своего суда, к примеру, Арбитражного суда Приморского края) лицензиару стоит вообще отказаться включать в договор условие о договорной подсудности.

Пример формулировки условия, изменяющего общее правило о подсудности споров по лицензионному договору

«Споры, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы».

Условие об одностороннем отказе

При заключении лицензионного договора важно проверить, вправе ли стороны расторгнуть соглашение в одностороннем порядке (т. е. без обращения в суд).

Лицензиар заинтересован в том, чтобы он имел право отказаться от исполнения договора в любой момент, а лицензиат таким правом не обладал.

По закону любой лицензиар (независимо от предмета лицензионного договора) вправе заявить об одностороннем отказе и потребовать возмещения убытков в случае, если лицензиат допустит существенное нарушение обязанности по выплате вознаграждения в установленный срок (п. 4 ст. 1237 ГК РФ). При таком нарушении договор прекратит действие, если будут выполняться следующие условия:

  • пройдет 30 дней после того, как лицензиат получит уведомление об одностороннем отказе;
  • в течение этих 30 дней лицензиат не исполнит обязанность по выплате вознаграждения.

Кроме этого, для договоров, заключенных в отношении некоторых объектов интеллектуальной собственности, закон предусматривает дополнительные основания для одностороннего отказа со стороны лицензиара.

131.79230 (11,17,22)

Что нужно учесть лицензиару при предоставлении права использования объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых закон предусматривает особые правила одностороннего отказа

Ситуация 1

Стороны заключают в отношении произведения издательский лицензионный договор.

Лицензиар по такому договору получит право на односторонний отказ, если лицензиат не начнет использовать произведение в срок, установленный в договоре (п. 1 ст. 1287 ГК РФ).

При заключении договора лицензиару нужно предусмотреть срок, в течение которого лицензиат должен начать использовать произведение. Если такой срок не установить, лицензиар сможет расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, когда договор будет прямо предусматривать (п. 1, 2 ст. 310,п. 1 ст. 450.1, абз. 2 п. 1 ст. 1287 ГК РФ):

  • либо право на безусловный односторонний отказ (т. е. на отказ в любой момент и независимо от каких бы то ни было обстоятельств);
  • либо право на односторонний отказ по истечении срока, который обычно устанавливается для начала использования произведений с учетом их конкретного вида и способа использования.

Ситуация 2

Стороны заключают договор в отношении секрета производства (ноу-хау) и не указывают срок действия договора.

В такой ситуации каждая из сторон вправе отказаться от исполнения договора (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). Однако для этого необходимо предупредить об отказе другую сторону. Срок для предупреждения должен быть не менее шести месяцев (например, семь месяцев, один год и т. д.). Если стороны не укажут срок в договоре, он будет составлять шесть месяцев.

При заключении договора лицензиару имеет смысл предусмотреть:

  • минимальный срок для предупреждения (6 месяцев), если от договора отказывается лицензиар (ведь лицензиару может понадобиться прекратить договорные отношения в максимально короткий срок);
  • более продолжительный срок для предупреждения при отказе со стороны лицензиата (например, 10 месяцев, один год и т. д.). Это целесообразно, например, тогда, когда стороны согласоваливознаграждение в виде ежемесячных платежей. Ведь чем больше месяцев будет составлять срок для предупреждения об отказе, тем дольше будет действовать договор, а значит, лицензиар получит большее число платежей (к примеру, не 6, а 10).

Лицензиат же по умолчанию вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения лицензионного договора лишь в случае, если предмет договора – ноу-хау (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

В то же время закон позволяет сторонам, заключающим лицензионный договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности, самостоятельно предусмотреть основания для одностороннего отказа (п. 1, 2ст. 310, п. 1 ст. 450.1, п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

Оптимальный вариант – включить в договор условие, по которому лицензиар вправе отказаться от исполнения договора в любой момент и независимо от каких бы то ни было обстоятельств, а лицензиат правом на односторонний отказ не обладает (кроме случая, когда отказ прямо предусмотрен в законе).

Вместе с тем, нужно понимать, что такое условие не будет соответствовать интересам лицензиата и тот, вероятнее всего, постарается настоять на другой формулировке. В этом случае лицензиару стоит попытаться сохранить за собой право на односторонний отказ, но при этом конкретизировать, при каких ситуациях такой отказ возможен (т. е. заменить безусловное право на отказ условным). Имеет смысл указать как можно больше оснований для одностороннего отказа по инициативе лицензиара (например, в связи с тем, что лицензиат не представил отчет). Если хотя бы одно из таких оснований возникнет в ходе исполнения договора, лицензиар получит возможность самостоятельно выбрать дальнейший алгоритм действий: либо продолжить исполнять договор (несмотря на наступившее негативное обстоятельство), либо отказаться от исполнения без обращения в суд. Причем, если лицензиар выберет второй вариант, лицензиат не сможет обжаловать односторонний отказ в суде.

Пример из практики: стороны лицензионного договора указали основание, по которому лицензиар вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Поскольку такое основание наступило, лицензиат не смог добиться того, чтобы суд признал одностороннее расторжение незаконным

ООО «К.» (лицензиар) заключило с ООО «С.» (лицензиат) лицензионный договор о предоставлении права использования компьютерной программы «M.». Лицензиат обязался сохранять конфиденциальность исходных кодов программы. Стороны установили, что в случае, если лицензиат нарушит требование о такой конфиденциальности, лицензиар получит право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Через несколько месяцев после заключения договора ООО «С.» предоставило третьему лицу право использовать программу «M.». Причем при подписании лицензионного соглашения с этим лицом ООО «С.» указало исходный код программы.

ООО «К.» решило, что лицензиат нарушил условие о конфиденциальности. По этой причине лицензиар направил в адрес лицензиата уведомление об одностороннем отказе.

Лицензиат посчитал отказ неправомерным и обратился в суд с требованием признать одностороннее расторжение незаконным.

Суд указал, что договор считается расторгнутым путем одностороннего отказа от его исполнения, если такой отказ предусмотрен в законе или соглашении сторон. Лицензиар и лицензиат предусмотрели в договоре конкретное обстоятельство, при наступлении которого ООО «К.» вправе заявить об одностороннем отказе. Суд установил, что такое обстоятельство наступило: ООО «С.» предоставило третьему лицу исходный код программы «M.». Следовательно, договор расторгнут правомерно. По этим причинам суд не удовлетворил требование истца (постановление ФАС Северо-Западного округа от 12 декабря 2012 г. по делу № А56-54588/2011, определением ВАС РФ от 13 марта 2013 г. № ВАС-2511/13отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора).

Пример формулировки условия об одностороннем отказе лицензиара от исполнения лицензионного договора

«Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в каждом из следующих случаев:

  • Лицензиат нарушил срок выплаты вознаграждения, установленный в пункте 3.1 настоящего договора;
  • Лицензиат не представил отчет в соответствии с правилами пункта 4.2 настоящего договора».

В то же время нужно проследить за тем, чтобы договор предусматривал как можно меньше оснований для отказа по инициативе лицензиата и тем более не содержал положения о безусловном отказе с его стороны. В противном случае могут возникнуть негативные последствия. Например, может получиться так, что лицензиар не только узнает о прекращении договора, но и должен будет возвратить лицензиату полученный от него аванс.

Пример из практики: суд посчитал, что односторонний отказ лицензиата от исполнения лицензионного договора был правомерным, и взыскал с лицензиара сумму полученного аванса

ООО «Б.» (лицензиар) заключило с ОАО «П.» (лицензиат) лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ. Лицензиат обязался перечислить лицензиару авансовый платеж. Стороны установили, что лицензиар должен передать лицензиату экземпляры компьютерных программ в течение 10 недель с момента получения аванса. Если он не сделает это в установленный срок, лицензиат получит право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и потребовать возвратить перечисленную сумму. Если лицензиар не возвратит аванс в течение 10 рабочих дней, он обязан выплатить неустойку в размере 0,1 процента от суммы аванса за каждый день просрочки.

Лицензиат перечислил аванс, однако лицензиар не передал экземпляры программ в установленный срок. По этой причине ОАО «П.» направило в адрес ООО «Б.» уведомление об одностороннем отказе и сообщило о необходимости возвратить сумму авансового платежа.

Поскольку лицензиар эту сумму не вернул, лицензиат обратился в суд с требованиями о взыскании авансового платежа и неустойки.

Суд посчитал, что лицензионный договор расторгнут правомерно. Так, договор считается расторгнутым путем одностороннего отказа от его исполнения, если такой отказ предусмотрен в законе или соглашении сторон. Лицензиар и лицензиат предусмотрели в договоре конкретные обстоятельства, при наступлении которых ОАО «П.» вправе заявить об одностороннем отказе. Суд установил, что такие обстоятельства наступили (лицензиар не передал компьютерные программы), а значит, требование о взыскании аванса обоснованно. В то же время истец не вправе взыскать договорную неустойку, поскольку ее нельзя начислить за период после расторжения договора (постановление Президиума ВАС РФ от 18 мая 2010 г. № 1059/10). В итоге суд взыскал с ответчика сумму авансового платежа (постановление ФАС Московского округа от 19 марта 2013 г. по делу № А40-52922/12-19-367).

Помимо этого, не будет лишним:

  • установить срок, за который лицензиат должен предупредить лицензиара об одностороннем отказе;
  • согласовать форму такого предупреждения.

Пример формулировки условия о сроке и форме уведомления об одностороннем отказе лицензиата от исполнения лицензионного договора

«Лицензиат, решивший воспользоваться правом на односторонний отказ от исполнения настоящего договора (п. 5.3 договора), должен уведомить Лицензиара о таком отказе не позднее чем за 30 дней до того момента, как договор прекратит действие, посредством направления по почте в адрес Лицензиара ценного письма с уведомлением о вручении и описью вложения».

Если стороны не установят срок для уведомления, возникнет риск того, что лицензиат сообщит о досрочном расторжении договора в самый неподходящий для лицензиара момент. Например, перестанет вносить лицензионные платежи за несколько дней до того, как истечет срок погашения кредита, взятого лицензиаром в банке.

166.2585 (11,17,22)

Совет

В договоре имеет смысл предусмотреть плату за односторонний отказ лицензиата.

Закон позволяет это сделать, если стороны заключают договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 310 ГК РФ). В такой ситуации в договоре разрешено установить конкретную денежную сумму, которую лицензиат будет должен выплатить лицензиару при одностороннем отказе.

Пример формулировки условия о плате за односторонний отказ лицензиата от исполнения лицензионного договора

«В случае прекращения действия настоящего договора по причине одностороннего отказа от его исполнения со стороны Лицензиата последний обязуется перечислить Лицензиару плату за такой отказ в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. Указанная сумма выплачивается Лицензиатом не позднее 7 (семи) дней с момента расторжения договора».

При наличии такого условия лицензиату, намеренному заявить об одностороннем отказе, придется сначала проанализировать, что ему будет выгоднее:

  • выйти из договорных отношений, перечислив лицензиару установленную плату за односторонний отказ;
  • продолжить исполнять договор, сэкономив деньги на внесение такой платы.

Не исключено, что лицензиат выберет второй вариант. В итоге отношения сторон будут сохранены и лицензиар сможет получить ожидаемый результат по договору. А если лицензиат все-таки заявит об отказе, выплаченная им сумма станет своего рода компенсацией за прекращение договора.

Вместе с тем, при включении в договор условия о плате за отказ нужно проверить, чтобы такая плата была предусмотрена только для лицензиата. В противном случае (т. е. если условие будет распространяться на обе стороны) лицензиару стоит решить, насколько такое положение будет оправданным».

2. Рекомендация: Какие обязанности сторон лицензиару имеет смысл предусмотреть в лицензионном договоре

«При заключении лицензионного договора лицензиару важно согласовать, какие действия понадобится совершить лицензиату и что должен будет сделать сам лицензиар.

Во-первых, нужно конкретизировать и (или) изменить обязанности, прямо установленные законом (если закон это позволяет). Если этого не сделать, отношения сторон будут регулироваться исключительно теми правилами, которые приведены в законодательстве. Такие правила не всегда соответствуют интересам лицензиара.

Обязанности, которые устанавливает закон, можно условно подразделить на:

  • общие, то есть свойственные любому лицензиату и любому лицензиару независимо от предмета договора (ст. 1235,1237 ГК РФ). Их имеет смысл конкретизировать при заключении любого лицензионного договора. Именно их анализу посвящена настоящая рекомендация;
  • специальные, то есть установленные законом для конкретных случаев в зависимости от предмета договора. Например, обязанность сторон сохранять конфиденциальность секрета производства (п. 3 ст. 1469 ГК РФ), обязанность лицензиата обеспечить соответствие качества товаров с размещаемым на них товарным знаком (п. 2 ст. 1489 ГК РФ) и т. д. Такие правила нужно анализировать и конкретизировать исходя из объекта интеллектуальной собственности, в отношении которого стороны заключают договор.

Во-вторых, имеет смысл проверить, нужно ли предусматривать в договоре дополнительные обязанности сторон, то есть те, которые закон прямо не устанавливает. Во многом это зависит от предмета лицензионного договора.*

Обязанности лицензиата

Основная обязанность лицензиата – выплатить лицензионное вознаграждение (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Подробнее об этом см. отдельную рекомендацию Как согласовать условие о вознаграждении, выгодное лицензиару.

Кроме того, закон предусматривает обязанность представлять лицензиару отчеты об использовании объекта интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1237 ГК РФ).

Такую обязанность важно конкретизировать в договоре. Если этого не сделать (в частности, не согласовать срок и порядок представления отчетов), лицензиат должен будет направить отчет только по требованию лицензиара.

Более того, закон предоставляет сторонам возможность включить в договор условие, освобождающее лицензиата от необходимости отчитываться перед лицензиаром. Лицензиару нужно быть готовым к тому, что лицензиат попытается воспользоваться такой возможностью. Если он это сделает (т. е. если договор будет освобождать лицензиата от обязанности представлять отчеты), лицензиар не сможет получить у контрагента информацию об использовании объекта интеллектуальной собственности.

Как именно сформулировать условие об обязанности представлять отчеты, зависит от:

1) объекта интеллектуальной собственности, в отношении которого заключается договор;

2) порядка выплаты лицензионного вознаграждения;

3) степени заинтересованности лицензиара в получении информации о том, как лицензиат использует объект.

Лицензиару нужно проанализировать эти три фактора и решить, как именно сформулировать условие об обязанности по представлению отчетов:

  • детально урегулировать порядок и срок представления отчетов (если лицензиар намерен регулярно и без предварительного уведомления лицензиата получать полную информацию об использовании объекта);

Пример формулировки условия о порядке, сроке и форме представления отчетов об использовании музыкального произведения

«Лицензиат обязан представлять Лицензиару письменные отчеты об использовании Музыкального произведения. Отчеты должны представляться ежегодно начиная со дня заключения настоящего договора путем направления в адрес Лицензиара ценного письма с уведомлением о вручении и описью вложения. Каждый отчет должен содержать полную информацию об использовании Музыкального произведения в течение года, в частности, указание на количество реализованных Лицензиатом дисков, содержащих Музыкальное произведение».

  • предусмотреть обязанность представлять отчеты по требованию лицензиара или просто указать на то, что лицензиат должен отчитываться перед лицензиаром в соответствии с законом (если лицензиар заинтересован получать отчеты только по своей инициативе, т. е. после того, как направит лицензиату соответствующее требование);

Примеры формулировок условия об обязанности лицензиата представлять отчеты по требованию лицензиара

1. «В случае если Лицензиар потребует представить сведения об использовании Произведения, Лицензиат обязан представить письменный отчет в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего требования».

2. «Лицензиат обязуется представлять Лицензиару отчеты об использовании Фонограммы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

  • освободить лицензиата от обязанности представлять отчеты (если лицензиару не важна информация об использовании объекта).

Пример формулировки условия об освобождении лицензиата от обязанности представлять отчеты

«Лицензиат вправе использовать Произведение в установленных настоящим договором пределах без представления Лицензиару отчетов об использовании».

Примеры того, как лицензиару выбрать формулировку условия об обязанности лицензиата представлять отчеты

Ситуация 1

Лицензиар предоставил лицензиату право использовать товарный знак в достаточно широких пределах, в том числе путем размещения знака на реализуемых товарах. Стороны установили, что лицензиат выплачивает вознаграждение в виде ежемесячных процентных отчислений от суммы, полученной при реализации товаров, на которых размещен товарный знак.

В такой ситуации лицензиар заинтересован в том, чтобы лицензиат представлял отчеты следующим образом:

Ситуация 2

Лицензиар предоставил лицензиату право использовать аудиовизуальное произведение конкретным способом – путем разового публичного исполнения на мероприятии. Стороны установили вознаграждение в виде разовой твердой суммы.

В таком случае информация об использовании аудиовизуального произведения особого значения для лицензиара не имеет. Ведь лицензиар изначально знает о том, что лицензиат вправе использовать это произведение только один раз (при проведении мероприятия) и только оговоренным способом. Причем сумма награды от фактического использования произведения не зависит.

Следовательно, лицензиару достаточно указать на то, что лицензиат должен представить отчет после получения соответствующего требования. Допустимо и вовсе освободить лицензиата от этой обязанности.

Совет

Если стороны решили предусмотреть обязанность лицензиата самостоятельно и своевременно представлять отчеты, лицензиару имеет смысл настоять на том, чтобы такое обязательство было обеспечено неустойкой.

Если в данной ситуации лицензиат не представит отчетную документацию в установленный срок, лицензиар сможет не только потребовать представить отчет, но и понудить лицензиата выплатить неустойку.

Пример из практики: лицензиару удалось не только получить отчеты, но и взыскать с лицензиата неустойку за нарушение срока их представления

Федеральное государственное учреждение «Ф.» (лицензиар) заключило с ООО «Р.» (лицензиат) лицензионный договор в отношении ряда результатов интеллектуальной деятельности. Стороны согласовали порядок и срок представления отчетной документации: «по истечении 30 дней, следующих за отчетным периодом, составляющим каждый календарный квартал в течение срока действия договора, посредством факсимильной и почтовой связи». За нарушение такого срока стороны предусмотрели неустойку в виде штрафа.

Лицензиат не представил отчетную документацию за четыре периода. По этой причине лицензиар обратился в суд с требованиями:

  • обязать лицензиата представить отчетную документацию – четыре отчета о выполнении лицензионного договора;
  • взыскать с лицензиата штраф.

Суд указал на то, что лицензиат должен был представлять отчетную документацию в сроки, установленные договором. Это согласуется с правилами пункта 1 статьи 1237 Гражданского кодекса РФ. Поскольку лицензиат нарушил обязательство по представлению отчетов, суд удовлетворил требования истца (постановление ФАС Московского округа от 27 августа 2012 г. по делу № А40-112196/11-51-1003)».

19.05.2016



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.