Приобретение ПО

45

Вопрос

Организация приобретает программное обеспечение от производителя «в коробке» для использования в производственной деятельности (не для перепродажи). Необходимо ли в данном случае заключать лицензионный договор, в рамках которого передается само программное обеспечение и право на использование такового, либо достаточно заключить договор поставки продукции?

Ответ

Если производитель не является правообладателем, то лицензионный договор с ним заключать не требуется, он заключается с правообладателем. Если производитель сам является правообладателем ПО, то необходимо заключить с ним лицензионный или смешанный с элементами лицензионного.

По лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах (п. 1 ст. 1286 ГК РФ).

Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения, условия которого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на упаковке такого экземпляра, а также в электронном виде (п. 2 ст. 434). Начало использования программы для ЭВМ или базы данных пользователем, как оно определяется указанными условиями, означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной (п. 5 ст. 1286 ГК РФ).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация: Как получить право использования программы для ЭВМ или базы данных по лицензионному договору

«Организации и индивидуальные предприниматели все чаще сталкиваются с необходимостью использовать программы для ЭВМ и базы данных в своей повседневной деятельности (начиная от деловой коммуникации и подготовки финансовой отчетности и заканчивая ведением всего бизнеса, например, в сфере биржевой торговли). Этим обусловлено большое многообразие как видов компьютерных программ (от относительно недорогих массовых продуктов, распространяемых среди самого широкого круга пользователей, до специальных программ в конкретных сферах), так и устройств, для которых они разрабатываются. Но несмотря на такое разнообразие способы и условия получения права использования программ для ЭВМ (баз данных) регулируются рядом общих норм и правил.

Лицензионный договор – один из двух основных способов получить право использования компьютерной программы (базы данных), исключительное право на которую принадлежит другому лицу – правообладателю. Особенность этого способа состоит в том, что в отличие от второго способа (заключение договора об отчуждении исключительного права) организация (лицензиат) приобретает не исключительное право на программу (базу данных) в полном объеме, а только право использовать ее в установленных договором пределах. При этом контрагент (лицензиар) сохраняет исключительное право за собой.*

При заключении лицензионного договора необходимо:

Проверка наличия исключительного права у лицензиара

Как правило, лицензиаром выступает непосредственно компания – разработчик программы для ЭВМ (базы данных) или компания, которая была специально создана для распространения программы (базы данных) и получила все необходимые права от разработчика.

В любом случае прежде чем заключить лицензионный договор, стоит убедиться в том, что лицензиар действительно обладает исключительным правом на программу (базу данных) без каких-либо ограничений и обременений. Особенно важно это сделать, если договор заключается в отношении дорогостоящего программного продукта, созданного специально для нужд лицензиата.

Необходимо удостовериться в том, что все права на программу (базу данных) были получены надлежащим образом как у работников лицензиара, так и у подрядчиков, которые привлекались к созданию объекта интеллектуальной собственности на основании гражданско-правовых договоров. Другими словами, нужно убедиться в том, что отсутствуют иные лица, считающиеся обладателями:

  • исключительного права на созданную программу (базу данных);
  • иных прав в отношении программы (базы данных), которые могут затруднить ее использование лицензиатом (например, право использования на условиях исключительной лицензии или право залога).

Если этого не сделать, впоследствии могут возникнуть споры с третьими лицами (правообладателями), без разрешения которых лицензиат был не вправе использовать программу (базу данных).

Чтобы обезопасить себя от таких споров, целесообразно проанализировать условия договоров, заключенных компанией-разработчиком (лицензиаром) с ее работниками и (или) подрядчиками. В частности, важно обратить внимание на положения о переходе исключительного права на программу для ЭВМ (базу данных).

Обоснование

На практике отношения между компанией-разработчиком и непосредственным создателем (автором) компьютерной программы (базы данных) оформляют разными способами.

1. Компьютерную программу (базу данных) создал работник организации при выполнении трудовых обязанностей.

В этом случае исключительное право на программу (базу данных) принадлежит организации (работодателю), кроме ситуации, когда трудовой или гражданско-правовой договор между работодателем и работником предусматривает иное (п. 2 ст. 1295 ГК РФ). Другими словами, организация считается правообладателем, если договор с работником:

  • либо не содержит положений о переходе исключительного права на программу (базу данных), созданную работником при исполнении своих трудовых обязанностей;
  • либо прямо предусматривает, что обладателем исключительного права на такую программу (базу данных) считается работодатель.
  • либо не содержит положений о переходе исключительного права на программу (базу данных);
  • либо прямо предусматривает, что обладателем исключительного права считается заказчик.
  • либо не содержит положений о переходе исключительного права на программу (базу данных);
  • либо прямо предусматривает, что обладателем исключительного права считается подрядчик.

В каждой из таких двух ситуаций организации, намеренной выступить в роли лицензиара, нужно сначала заключить с подрядчиком (правообладателем) договор об отчуждении исключительного права, а уже затем подписать лицензионный договор с лицензиатом. Возможен иной вариант: заключить с подрядчиком (лицензиаром) лицензионный договор о предоставлении права использования программы (базы данных), а затем предоставить это право другому лицу (сублицензиату) по сублицензионному договору.

Если же договор прямо устанавливает, что обладатель исключительного права – заказчик, организация может распорядиться этим правом по своему усмотрению, в том числе предоставить его другому лицу по лицензионному договору.

Стоит также учесть, что исключительные права иностранных правообладателей подлежат равной защите наряду с правами, принадлежащими российским физическим или юридическим лицам.

Обоснование

Исключительное право на программы для ЭВМ и базы данных распространяется (п. 1 ст. 1256 ГК РФ):

  • на программы и базы данных, обнародованные на территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на территории Российской Федерации. При этом исключительное право признается за авторами (их правопреемниками) независимо от их гражданства;
  • на программы и базы данных, обнародованные за пределами территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории Российской Федерации. При этом исключительное право признается за авторами, являющимися гражданами Российской Федерации (их правопреемниками);
  • на программы и базы данных, обнародованные за пределами территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории Российской Федерации. При этом исключительное право признается на территории Российской Федерации за авторами (их правопреемниками) – гражданами других государств и лицами без гражданства в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Следовательно, если лицензиату известно, что исключительное право принадлежит иностранной организации, а в роли лицензиара выступает российская компания, имеет смысл уточнить у лицензиара, на каком основании он заключает лицензионный договор, либо вовсе отказаться от оформления отношений с такой компанией.

Внимание! Нередко бывают ситуации, когда провести проверку наличия исключительного права у лицензиара весьма проблематично

Особенно часто это случается, когда лицензиат заключает договор в упрощенном порядке.

В таких ситуациях остается полагаться на гарантии лицензиара относительно того, что право использования программы или базы данных предоставляется в соответствии с законом (по возможности эти гарантии целесообразно прописать в договоре).

Также риск споров с третьими лицами (правообладателями) снижается, если программа или база данных была зарегистрирована по правилам статьи 1262 Гражданского кодекса РФ. Несмотря на добровольный характер такой регистрации ее наличие зачастую свидетельствует о том, что возможные попытки третьих лиц оспорить право на программу (базу данных) вряд ли окажутся успешными.

Особенности заключения договора

Лицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ (базы данных) необходимо заключить в письменной форме.

Обоснование

По закону лицензионный договор заключается в письменной форме, если Гражданский кодекс РФ не предусматривает иное (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

В главе 70 Гражданского кодекса РФ содержится указание лишь на один случай, когда лицензионный договор можно заключить в устной форме: если лицензиат получает право использования произведения в периодическом печатном издании (п. 2 ст. 1286 ГК РФ). Предмет такого договора – любое произведение, которое можно использовать в газете либо журнале (как правило, литературное произведение). Компьютерные программы и базы данных (а также их охраноспособные части) допустимо использовать аналогичным образом, по всей видимости, только в ограниченном количестве случаев (например, в научной статье).

Вместе с тем, любой лицензионный договор в отношении программы для ЭВМ или базы данных целесообразно заключить в письменной форме.

Если этого не сделать, договор будет считаться недействительным (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

При этом закон позволяет заключить договор в упрощенном порядке (что, впрочем, не отменяет письменную форму соглашения):

1) либо путем выдачи открытой лицензии по правилам статьи 1286.1 Гражданского кодекса РФ (о ситуациях, когда такой договор можно заключать, и об особенностях его заключения см. отдельную рекомендацию);

2) либо особыми способами, предусмотренными в пункте 5 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ. Этот пункт позволяет оформить отношения сторон следующим образом. Каждый пользователь (лицензиат) заключает с правообладателем (лицензиаром) договор присоединения, условия которого могут быть изложены любым из перечисленных ниже способов:

  • на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных;
  • на упаковке такого экземпляра;
  • в электронном виде;
  • иными способами (п. 2 ст. 434 ГК РФ).

Начало использования программы (базы данных) пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие заключить договор.

На практике распространены два особых способа заключения договора.

1. Лицензиат кликает по соответствующей кнопке, которая задействована в процессе установки программы или базы данных (так называемая click-wrap license). При этом непосредственно приобретать материальный носитель экземпляра программы (например, оптический диск) требуется далеко не всегда. Вместо этого лицензиар может предоставить лицензиату возможность получить (скачать) экземпляр программы через Интернет и установить (воспроизвести) его на своем компьютере.

2. Текст лицензионного договора приведен на упаковке материального носителя (диска), при этом разрыв упаковки и начало использования программы или базы данных будут означать согласие с правилами договора, изложенными на такой упаковке («оберточная лицензия», shrink-wrap license).

Лицензионный договор, заключенный одним из особых способов:

  • действует на условиях простой (неисключительной) лицензии;
  • предоставляет пользователю программы (базы данных) право совершать действия, предусмотренные статьей 1280Гражданского кодекса РФ, а также действия, обусловленные договором и связанные с эксплуатацией программы (базы данных);
  • является безвозмездным, если в нем не предусмотрено иное;
  • считается действительным до продажи или иного отчуждения экземпляра программы (базы данных), если договор не предусматривает иное;
  • не регулируется в полной мере правилами пунктов 2–6 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ, то есть большинством общих правил о лицензионном договоре.

Такие выводы приведены в пунктах 45 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ, абзаце 2 пункта 38.2 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 5/29).

Лицензиат получает право использования программы для ЭВМ (базы данных) в упрощенном порядке. Считается ли, что лицензионный договор заключен в письменной форме

Да, считается, но только с момента, когда лицензиат начинает совершать в отношении программы (базы данных) действия, предусмотренные лицензионным договором.

Закон прямо указывает на это в случае, когда стороны заключают договор одним из особых способов, предусмотренных в пункте 5 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ (абз. 2 п. 5 ст. 1286 ГК РФ).

С открытой лицензией ситуация немного сложнее. Положения об этом способе заключения лицензионного договора появились в Гражданском кодексе РФ с 1 октября 2014 года (п. 41 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; далее – Закон № 35-ФЗ). В настоящее время пока нет официальных разъяснений о том, всегда ли договор открытой лицензии можно заключить в письменной форме и с какого момента эта форма считается соблюденной.

Закон устанавливает: «В открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий (статья 438). В этом случае письменная форма договора считается соблюденной» (абз. 2 п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ).

Такая формулировка вызывает как минимум два вопроса:

1) когда именно письменная форма считается соблюденной (что означает фраза «в этом случае»): с момента, когда лицензиар указывает в договоре перечень необходимых действий, или же с момента, когда лицензиат начинает совершать такие действия;

2) будет ли считаться соблюденной письменная форма, если договор не будет предусматривать перечень действий, совершение которых свидетельствует об акцепте (ведь закон использует фразу «может содержаться», а не «должно содержаться»).

Отвечая на первый вопрос, можно с уверенностью сказать, что письменная форма считается соблюденной с момента, когда лицензиат совершает действия, свидетельствующие об акцепте (например, находясь на интернет-сайте лицензиара, нажимает на кнопку «Согласен с условиями открытой лицензии»). В противном случае (т. е. если бы письменная форма считалась соблюденной уже с момента, когда лицензиар просто указывает в договоре перечень необходимых действий) нарушались бы основополагающие принципы заключения договора. В частности, не было бы соглашения сторон, а значит, и самого договора (п. 1 ст. 420 ГК РФ).

Чтобы ответить на второй вопрос, стоит проанализировать, какие условия должна содержать открытая лицензия. По закону при выдаче такой лицензии необходимо указать пределы, в которых лицензиат будет вправе использовать объект интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 1286.1 ГК РФ). Это означает, что договор в любом случае должен содержать перечень определенных действий (воспроизводить программу для ЭВМ, модифицировать базу данных и т. д.). Когда потенциальный лицензиат начнет совершать эти действия, договор будет считаться заключенным, а письменная форма – соблюденной. Это следует из пункта 3 статьи 434, пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ.

Вывод: письменная форма лицензионного договора, заключаемого в упрощенном порядке в отношении программы для ЭВМ (базы данных), считается соблюденной с момента, когда лицензиат начинает совершать действия, предусмотренные договором (кликает по соответствующей кнопке, разрывает упаковку материального носителя либо непосредственно использует объект интеллектуальной собственности). В таком случае отсутствует риск того, что впоследствии суд признает договор недействительным по причине несоблюдения его письменной формы.

Нужно ли лицензиату регистрировать предоставление права использования программы для ЭВМ (базы данных) или лицензионный договор в отношении нее

Нет, не нужно.

Даже если компьютерная программа (база данных) зарегистрирована в Роспатенте по правилам статьи 1262 Гражданского кодекса РФ, предоставление права ее использования регистрировать не требуется.

По закону предоставление права использования подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 Гражданского кодекса РФ (абз. 2 п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Этот пункт устанавливает обязанность зарегистрировать факт предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности, подлежащего государственной регистрации. Вместе с тем, правила данного пункта могут не применяться тогда, когда объект интеллектуальной собственности подлежит не обязательной, а добровольной регистрации (п. 7 ст. 1232 ГК РФ). К числу таких объектов как раз относятся программа для ЭВМ и база данных (п. 1 ст. 1262 ГК РФ).

Закон устанавливает, что государственной регистрации подлежит только переход исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ (базу данных) к другому лицу по договору или без договора (п. 5 ст. 1262 ГК РФ). Поскольку среди фактов, подлежащих регистрации, предоставление права использования зарегистрированной программы (базы данных) не указано, регистрировать его не нужно.

Сам лицензионный договор сейчас в любом случае регистрации не подлежит.

Обоснование

Ранее (до 1 октября 2014 года) вместо предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности требовалось регистрировать сам лицензионный договор. Делать это было необходимо в тех же случаях, в которых сейчас нужно регистрировать предоставление права использования. Следовательно, до 1 октября 2014 года лицензионный договор в отношении программы для ЭВМ (базы данных) не подлежал регистрации по тем же причинам, по которым сейчас не надо регистрировать предоставление права использования программы (базы данных).

В настоящее время регистрацию лицензионных договоров закон не предусматривает (ст. 1232 ГК РФп. 4 ст. 3 Закона № 35-ФЗ).

Организация намерена приобрести компьютерную программу (базу данных) не напрямую у правообладателя, а через третье лицо (посредника). С кем нужно заключить лицензионный договор

Это зависит от способа распространения программы (базы данных).

Первое, что нужно сделать организации-приобретателю (пользователю), – уточнить, по какому именно договору лицо распространяет программу (базу данных).

Обоснование

Как правило, правообладатель привлекает третье лицо (распространителя) для того, чтобы оно совершило действия, направленные на продвижение программы (базы данных) и расширение круга лицензиатов, в частности:

  • либо продало конечным пользователям материальные носители программы (базы данных);
  • либо предоставило конечным пользователям право использования программы (базы данных) по сублицензионному договору;
  • либо создало условия для заключения лицензионного договора напрямую между правообладателем и конечным пользователем (как правило, путем принятия пользователем click-wrap license). Например, обязанность распространителя может сводиться к следующему: предоставлять пользователям электронные ключи (коды доступа к программе или к базе данных), выступающие техническим средством защиты авторских прав.

Отношения с распространителем правообладатель может оформить с помощью:

  • дилерского или дистрибьюторского договора;
  • одного из посреднических договоров – комиссии, агентирования, поручения;
  • лицензионного договора.

1. Распространитель действует в качестве торгового посредника (дилера, дистрибьютора, комиссионера, агента, поверенного).

В такой ситуации пользователь, как правило, заключает только один лицензионный договор – с правообладателем. Договор заключается одним из особых способов, предусмотренных в пункте 5 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ. Отношения же с посредником достаточно оформить с помощью договора купли-продажи, по которому пользователь приобретает материальный носитель, содержащий экземпляр программы (базы данных) и (или) электронный ключ.*

Однако иногда помимо лицензионного договора, заключаемого в упрощенном порядке с правообладателем, пользователю может потребоваться заключить сублицензионный договор с посредником. Это необходимо, например, для того, чтобы получить дополнительное либо расширенное право использования программы (базы данных) по сравнению с набором правомочий, которые возникают при заключении лицензионного договора в упрощенном порядке.

Вместе с тем, сублицензионный договор с посредником можно заключить, только если одновременно выполняются следующие условия:

  • между правообладателем и посредником заключен лицензионный договор;
  • лицензионный договор предоставляет посреднику (лицензиату) право использования программы (базы данных) как минимум в тех пределах, в каких это необходимо пользователю;

Обоснование

Лицензиат может предоставить сублицензиату право использования программы (базы данных) лишь теми способами, которые перечислены в лицензионном договоре (п. 2 ст. 1238 ГК РФ).

Предположим, приобретатель намерен получить право использовать программу (базу данных) на территории Российской Федерации. Если в лицензионном договоре стороны установят, что лицензиат вправе использовать программу (базу данных) только на территории Московской области, то в итоге лицензиат не сможет заключить с приобретателем сублицензионный договор об использовании объекта интеллектуальной собственности на территории России.

  • лицензионный договор содержит условие о праве лицензиата заключать сублицензионные договоры, либо лицензиат получил письменное согласие лицензиара на оформление отношений с сублицензиатом (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).

2. Распространитель действует в качестве лицензиата по лицензионному договору, заключенному с правообладателем.

На практике это бывает не столь часто (особенно в отношении массовых программных продуктов). Ведь дополнительная лицензия от распространителя, как правило, не нужна, поскольку приобретатель обычно заключает лицензионный договор напрямую с правообладателем в упрощенном порядке. Вместе с тем, схему распространения программы (базы данных) через сублицензионные договоры правообладатель и распространитель выбирают для того, чтобы избежать уплаты НДС.

Обоснование

Закон освобождает от налогообложения предоставление права использования компьютерных программ и баз данных по лицензионному договору (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). Это правило также распространяется и на сублицензионные договоры (письма Минфина России от 5 марта 2008 г. № 03-07-08/55от 19 февраля 2008 г. № 03-07-11/68от 30 января 2008 г. № 03-07-07/06).

По такой схеме прямой лицензионный договор между правообладателем и пользователем, как правило, не заключают. Вместо этого пользователю достаточно заключить сублицензионный договор с распространителем (лицензиатом).

Однако это можно сделать, только если одновременно выполняются два условия:

  • лицензионный договор предоставляет распространителю (лицензиату) право использования программы (базы данных) как минимум в тех пределах, в каких это необходимо пользователю;
  • лицензионный договор содержит условие о праве лицензиата заключать сублицензионные договоры, либо лицензиат получил письменное согласие лицензиара на оформление отношений с сублицензиатом (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).

Сублицензионный договор понадобится заключить в виде единого документа, то есть без использованияупрощенного порядка заключения (в частности, способов, предусмотренных в п. 5 ст. 1286 ГКРФ).

Обоснование

Во-первых, особые способы (click-wrap license и shrink-wrap license) рассчитаны на урегулирование отношений между правообладателем и конечным пользователем. Они не позволяют должным образом урегулировать отношения между правообладателем (лицензиаром), распространителем (лицензиатом) и сублицензиатом.

Во-вторых, при использовании особых способов правообладателю и распространителю может не удаться избежать уплаты НДС (в то время как именно льгота по НДС – главная причина использования рассматриваемой схемы распространения). В частности, если правообладатель передаст лицензиату материальные носители программы (базы данных) в товарной упаковке, а тот, не вскрывая упаковки, реализует их конечным пользователям, то получится, что лицензионные отношения между правообладателем и предполагаемым лицензиатом не возникли. Ведь чтобы лицензионный договор как договор присоединения считался заключенным, лицензиат должен вскрыть упаковку и начать пользоваться программой или базой данных (абз. 2 п. 5 ст. 1286 ГК РФ). Если он этого не сделает и между сторонами будет отсутствовать договор в виде единого документа, то лицензионные отношения не будут считаться возникшими. Следовательно, правообладатель и распространитель не получат право на налоговую льготу в виде освобождения от уплаты НДС (письма Минфина России от 1 апреля 2008 г. № 03-07-15/44от 19 февраля 2008 г. № 03-07-11/68)».

17.05.2016



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.