Объекты интеллектуальной собственности

97

Вопрос

Вопрос: Какие ошибки можно допустить при создании, постановке на баланс, покупке и регистрации интеллектуальной собственности (патенты, полезные модели, авторские заказы, программы для ЭВМ, товарные знаки и домены сюда же) Обществом с ограниченной ответственностью и что за эти ошибки обществу грозит? Какие риски?

Ответ

Заданные Вами вопросы регламентируются ч. 4 ГК РФ. Перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации приведен в п. 1 ст. 1225 ГК РФ.

Закон расширил перечень объектов, которые нельзя зарегистрировать в качестве товарных знаков. В то же время для некоторых объектов смягчили требования, предъявляемые при регистрации товарного знака.

Новая редакция ГК РФ:

расширила перечень объектов, которые нельзя считать объектами патентного права;

увеличила список объектов, которые запрещено относить к полезным моделям;

расширила перечень объектов, не являющихся промышленными образцами;

изменила условия патентоспособности промышленного образца.

Кроме того, установлен перечень объектов, которые не считаются полезной моделью ни при каких обстоятельствах (п. 6 ст. 1351 ГК РФ).

ГК РФ предусмотрел критерии, при которых изобретение, полезная модель, промышленный образец считаются зависимыми (ст. 1358.1 ГК РФ). Такие объекты нельзя использовать без разрешения обладателя патента на другой объект (изобретение, полезную модель, промышленный образец), по отношению к которому образовалась зависимость (п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ). Гражданский кодекс РФ распространил действие ст. 1296 и ст. 1297 на все произведения, а не только на программы для ЭВМ и базы данных, как раньше. В части четвертой Гражданского кодекса РФ появились важные положения, посвященные вине нарушителя интеллектуальных прав. Теперь ГК РФ предусматривает:

условия возникновения ответственности за нарушение интеллектуальных прав;

способы защиты интересов лица, которое понесло ответственность при отсутствии вины.

В «Системе Юрист» имеются следующие статьи и рекомендации про интеллектуальную собственность:

1. Сделки с объектами интеллектуальной собственности. Какие налоговые риски нужно учесть.

2. Спор компании рассматривает Суд по интеллектуальным правам. Какие тенденции практики нужно учесть в работе.

3. 70 ОШИБОК ЮРИСТА. Интеллектуальная собственность.

4. Как изменились положения об интеллектуальной собственности с 1 января 2015 года.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Статья: 70 ОШИБОК ЮРИСТА. Интеллектуальная собственность.

«Ошибка № 31

Стороны — коммерческие организации заключают договор об отчуждении исключительного права на безвозмездной основе

Последствия

Договор будет недействительным.

Основание

Пункт 3.1 статьи 1234 ГК РФ:*

Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если Кодексом не предусмотрено иное.

Как предотвратить

Лицензионный договор, договоры об отчуждении исключительного права можно заключать только на возмездной основе.

Судебная практика

ООО «НПТО» (правообладатель) и ООО «НПО» (приобретатель) заключили договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. Согласно условиям договора правообладатель передает безвозмездно в полном объеме, а приобретатель принимает право на товарный знак в виде словесно-изобразительного обозначения «Базальтин».

Спустя некоторое время ООО «НПТО» обратилось в суд с иском о признании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак недействительным и о признании за истцом исключительного права на товарный знак. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требование.

Выдержка из судебного акта

«Исходя из буквального толкования условий пунктов 1.1, 1.2 договора от 26.08.2009 № 1ТЗ, согласно которым ООО "НПТО" передает безвозмездно в полном объеме, а ООО "НПО" принимает право на товарный знак в виде словесно-изобразительного обозначения "Базальтин" в отношении всех товаров, для которых зарегистрирован этот товарный знак по свидетельству на товарный знак РФ № 230686, суд апелляционной инстанции пришел к правильному и обоснованному выводу о том, что сторонами изначально не предполагалась оплата по этому договору.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции пришел к правильному и обоснованному выводу о том, что оспариваемая сделка, заключенная между двумя коммерческим организациями, фактически являлась дарением.

Принимая во внимание тот факт, что исключительные права не могут быть отнесены к обычным подаркам, суд апелляционной инстанции обоснованно признал оспариваемый договор недействительным и применил последствия его недействительности» (постановление СИП от 16.10.14 по делу № А40-168733/2013).

Ошибка № 32

В лицензионном договоре стороны предусматривают не все способы, которыми лицензиат использует объект интеллектуальной собственности

Последствия

Лицензиата признают нарушителем исключительного права на объект интеллектуальной собственности, с него взыщут компенсацию.

Основание

Пункт 1 статьи 1235, пункт 3 статьи 1237 ГК РФ:*

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235).

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность (п. 3 ст. 1237).

Как предотвратить

В лицензионном договоре нужно максимально полно и подробно перечислить способы использования объекта интеллектуальной собственности, в которых заинтересован лицензиат.

Судебная практика

ООО «К.» (лицензиар, истец) предоставил ООО «С.» (лицензиат, ответчик) лицензию на использование программы для ЭВМ и ее исходных кодов. Ответчику предоставили широкие правомочия по воспроизведению, распространению, публичному показу, сообщению в эфир, переработке, доведению до всеобщего сведения, импорту оригинала или экземпляров программного продукта и (или) его компонентов. При этом ответчику запрещалось распространять любым способом исходные коды программного продукта.

В нарушение договора ответчик по сублицензионному соглашению передал исходные коды программного продукта компании «M.». Истец потребовал взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на программу для ЭВМ. Суд удовлетворил требования.

Выдержка из судебного акта

«Согласно условиям лицензионного соглашения, заключенного между обществами "К." и "С.", последнему запрещено распространение любым способом исходных кодов программного продукта.

Вместе с тем, исходя из содержания сублицензионного соглашения, суды пришли к выводу о том, что программный продукт, который был передан истцом ответчику по лицензионному соглашению от 27.10.2008, впоследствии был передан и по сублицензионному соглашению без внесения каких-либо изменений и в полном объеме, включая его исходные коды.

<…>При таких обстоятельствах суды признали, что общество "С." допустило нарушение исключительных прав общества "К." путем выхода за пределы прав, которые были предоставлены обществу "С." по лицензионному соглашению от 27.10.2008, выразившимся в передаче третьему лицу исходных кодов программы для ЭВМ (постановление СИП от 04.02.15 по делу № А56-75812/2013).

Ошибка № 33

Правоприобрететель при заключении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак не изучает историю использования товарного знака прежним правообладателем

Последствия

Пока правоприобретатель будет готовиться к выпуску товара, маркируемого приобретенным товарным знаком, к нему могут предъявить иск о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Основание

Пункт 1 статьи 1486 ГК РФ:*

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Как предотвратить

Приобретая права на товарный знак, компания должна провести его полную проверку. В частности, необходимо посмотреть, не ведутся ли в отношении этого знака судебные споры по поводу действительности его правовой охраны, прекращения правовой охраны в связи с неиспользованием.

Кроме того, нужно обратить внимание на факт использования знака первоначальным правообладателем. Важно выяснить, не предшествовало ли решению правообладателя продать товарный знак трехлетнее неиспользование обозначения. Если такой факт имел место, стоит предусмотреть в договоре условие об индемнити: обязательство отчуждателя прав на товарный знак возместить потери приобретателя, связанные с оспариванием третьим лицом правовой охраны товарного знака.

Судебная практика

ООО «И.» обратилось с исковым заявлением к ООО «Р.» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Noble Нобле» вследствие его неиспользования в течение трех лет — в период с 01.08.10 по 01.08.13 включительно.

В своих возражениях на исковые требования ответчик ссылался, в частности, на то, что в указанный период товарный знак не использовался им по независящим от него причинам, поскольку договор об отчуждении исключительных прав на спорный товарный знак был заключен 26.08.13 и зарегистрирован Роспатентом 12.11.13. Сам ответчик использовал спорный товарный знак после 01.08.13.

Суд по интеллектуальным правам оценил представленные ответчиком доводы и пришел к выводу, что они не подтверждают использование спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. Доказательства использования спорного товарного знака непосредственно самим ответчиком не отвечают признаку относимости, поскольку такое использование имело место за пределами спорного периода.

Требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Noble Нобле» вследствие его неиспользования суд удовлетворил в полном объеме. Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 04.07.14 согласился с правильностью этого решения.

Выдержка из судебного акта

«Доводы ответчика о том, что спорный товарный знак не использовался по уважительным причинам, мотивированные тем, что в спорный период ООО "Р." не являлось правообладателем этого знака, были рассмотрены и правомерно отклонены судом первой инстанции, поскольку исчисление предусмотренного статьей 1486 ГК РФ трехлетнего срока неиспользования товарного знака не связано законодателем со сменой правообладателя такого товарного знака и не свидетельствует о неиспользовании этого товарного знака последующим правообладателем по независящим от него причинам» (постановление Президиума СИП от 04.06.14 по делу № СИП-70/2013).

Ошибка № 34

Стороны, заключая договор об отчуждении исключительного права, не учитывают, что это может стать причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя

Последствия

Договор об отчуждении исключительного права будет недействительным.

Основание

Пункт 2 статьи 1488 ГК РФ:*

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Как предотвратить

При заключении договора об отчуждении исключительного права нужно оценить, не приведет ли подобное отчуждение к введению потребителей в заблуждение. Примерный перечень случаев, когда отчуждение исключительных прав рассматривается как вводящее в заблуждение, изложен в пункте 9.9.9 Административного регламента, утвержденногоприказом Минобрнауки России от 29.10.08 № 321.

Стороны должны избегать, прежде всего, следующих «схем» отчуждения исключительного права на товарный знак:

— у отчуждателя исключительного права на товарный знак сохраняются права на сходное с ним фирменное наименование, промышленный образец или другой товарный знак. При этом отчуждатель и приобретатель ведут сходную деятельность.

— в состав обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, включено указание на место производства или сбыта товара. При этом приобретатель исключительного права находится в другом географическом объекте;

— исключительное право отчуждается в отношении части товаров и услуг, однородных с товарами и услугами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак.

Эти обстоятельства, связанные с отчуждением исключительного права на товарный знак, должен также проверять лицензиат, приобретающий право использования на товарный знак от непервоначального правообладателя (который сам приобрел права от иного лица).

Судебная практика

ООО «Ж.» обратилось с иском заявлением к А. о признании недействительным (ничтожным) договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки.

А., являясь генеральным директором ООО «Ж.», заключил с ним договор об отчуждении исключительного права на три товарных знаках со словесными обозначениями «ЖАНЕТТ» и «janett». После этого он сложил с себя полномочия директора, продал Ш. стопроцентную долю в уставном капитале общества «Ж.». По договору исключительной лицензии права на вышеуказанные знаки он передал третьем лицу — обществу «Э.».

Суд по интеллектуальным правам вслед за судом апелляционной инстанции удовлетворил исковое требование, признав договор недействительным. Основанием для подобного решения послужил тот факт, что у истца сохранились права на фирменное наименование, сходное с товарным знаком. При этом ООО «Ж.» ведет деятельность по производству товаров, однородных с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. В таком случае отчуждение исключительного права по договору может стать причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Выдержка из судебного акта

«Уступленный товарный знак со словесным обозначением "ЖАНЕТТ" воспроизводит фирменное наименование "Жанетт", право на которое сохраняется за истцом, а уступленный товарный знак со словесным обозначением "janett" является транскрипцией словесного обозначения "Жанетт" латиницей.

<…> в качестве случаев, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, могут рассматриваться отчуждение товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование лица, сохранившего за собой право на него и возможность изготовления товара, аналогичного товару, производимого под переданным товарным знаком.

<…> Одновременное использование фирменного наименования "Жанетт" для индивидуализации продукции 25-го класса МКТУ истцом, как владельцем фирменного наименования, и ответчиком в качестве правообладателя товарных знаков, создает угрозу введения потенциальных потребителей в заблуждение <…>, поскольку судом установлено, что А., после приобретения спорных товарных знаков, произвел их передачу обществу "Э." по лицензионному договору, при этом деятельность третьего лица также связана с производством обуви» (постановление СИП от 06.08.15 по делу № А41-28961/2014).

Ошибка № 35

Лицензиат при покупке прав на объект интеллектуальной собственности по договору об отчуждении исключительного права не проверяет основание и порядок перехода права к лицензиару от первоначального правообладателя

Последствия

За приобретателем (лицензиатом) не признают права на соответствующий объект интеллектуальной собственности. Договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор будут недействительными.

Основание

Пункт 1 статьи 1229, пункт 1 статьи 1233 ГК РФ:*

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом (п. 1 ст. 1229). Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе посредством договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора (п. 1 ст. 1233).

Как предотвратить

Необходимо проанализировать всю цепочку переходов исключительного права от автора (для тех объектов, на которое возникает право авторства) или первоначального правообладателя к приобретателю (лицензиату).

Важно установить, какие правоотношения связывали авторов и последующего правообладателя. Допустимы несколько вариантов:

а) авторы — работники правообладателя. При этом объект интеллектуальной собственности был создан вследствие реализации ими трудовой функции;

б) авторы — исполнители по договору авторского заказа (для объектов авторского права) или НИОКР (для патентоохраняемых объектов), которым предусмотрен переход исключительного права к заказчику;

в) авторы передали исключительное право по договору об отчуждении исключительного права либо предоставили лицензию с правом сублицензии.

Если указанные правовые основания отсутствуют, потенциальный правоприобретатель (лицензиат) должен потребовать от правоотчуждателя (лицензиара) заключить с авторами договор об отчуждении исключительного права прежде, чем самому вступать с ним в правоотношение. Сделки по переходу прав на объекты интеллектуальной собственности от предшествующих правообладателей нужно проверять на их действительность.

В договоре об отчуждении исключительного права (лицензионном соглашении) стоит предусмотреть условие об индемнити: обязательство отчуждателя прав на товарный знак возместить потери приобретателя, связанные с оспариванием третьим лицом правовой охраны товарного знака.

Судебная практика

Общество «А.л.» обратилось с иском к ООО «А.1» о нарушении исключительных прав на составное произведение — контент сайта restoranonline.ru, а также взыскании компенсации.

Суды установили, что истец приобрел права на контент сайта по договору исключительной лицензии с обществом «В.». Между тем в материалах дела отсутствуют доказательства передачи исключительного права от авторов к обществу «В.». В связи с этим истцу не удалось доказать наличие у него исключительных прав на сам сайт и его контент. В удовлетворении иска отказано.

Выдержка из судебного акта

«Автором результата интеллектуальной деятельности может являться только гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. У такого лица первоначально возникают исключительные авторские права, которые затем могут быть переданы иному лицу.

Однако в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о передаче авторами спорного произведения исключительных авторских прав обществу "В.", в связи с чем не подтвержден факт обладания названным лицом исключительными правами на спорный контент сайта restoranonline.ru.

Учитывая данные обстоятельства, суды пришли к выводу о том, что факт возникновения исключительных прав у общества "А. л." не доказан» (постановление СИП от 09.09.14 по делу № А60-33580/2013).

Судебная практика

Общество «У.» (далее — завод) обратилось с исковым заявлением к ИП Л. и ООО «Р.» о признании недействительным заключенного между ответчиками лицензионного договора о предоставлении неисключительной лицензии в отношении товарного знака «Устьяночка».

Как было установлено судом, между заводом (правообладатель по договору) и ИП Л. заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак «Устьяночка». После этого ИП Л. предоставил лицензию на использование указанного товарного знака ООО «Р.».

Спустя определенное время договор об отчуждении исключительного права на товарный знак «Устьяночка», заключенный между ИП Л. и заводом, признали недействительным.

Ссылаясь на то, что лицензионный договор заключен ответчиками с нарушением требований закона, завод обратился в суд с указанным исковым заявлением. Суд удовлетворил его требования.

Выдержка из судебного акта

«В момент заключения оспариваемого лицензионного договора правообладателем являлся предприниматель, который получил исключительное право на товарный знак "Устьяночка" на основании договора об отчуждении исключительного права.

Однако, поскольку <…> договор об отчуждении исключительного права был признан недействительным, он не повлек никаких юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с его недействительностью. Предприниматель не является обладателем исключительного права на товарный знак "Устьяночка", в связи с чем не мог заключать лицензионный договор о предоставлении права на использование данного товарного знака. В связи с вышеизложенным, заключённый между ответчиками лицензионный договор, признается судом недействительным на основании статьи 168 ГК РФ, т.к. он не соответствует требованиям статьи 1299 ГК РФ» (решение АС Архангельской области от 27.06.14 по делу № А05-3356/2014)».

21.04.2016

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.