Лицензионные договоры на товарный знак

94

Вопрос

Может ли правообладатель торговой марки (товарного знака)сдать ее в аренду одновременно двум юр. лицам? Эти юр. лица являются аффелированными к правообладателю и друг другу, поэтому претензий не будет. Нужно ли регистрировать договор аренды ТМ и, если да, то где?

Ответ

 Да, правообладатель товарного знака может предоставить право использования его одновременно двум юридическим лицам. Для этого необходимо заключить лицензионные договоры, выдать простые (неисключительные) лицензии.

В соответствии с п. 1 ст. 1236 ГК РФ лицензионный договор может предусматривать:

1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация: Какой из двух видов лицензии выбрать: выгоды и риски для лицензиара

«При заключении лицензионного договора важно не только согласовать его существенные и иные условия, но и определить вид предоставляемой лицензии:

  • простая (неисключительная) лицензия;
  • исключительная лицензия.

Практическое значение состоит в том, сможет ли впоследствии лицензиар предоставить право использовать объект интеллектуальной собственности другим лицам. Иными словами, будет ли у лицензиара возможность заключить другие лицензионные договоры (с другими лицензиатами) в отношении тех способов использования объекта, которые предоставлены лицензиату. Важно и то, сможет ли лицензиар самостоятельно использовать объект такими способами.*

Интересам лицензиара наиболее соответствует простая лицензия. В то же время бывают ситуации, когда приходится заключать договор на условиях исключительной лицензии. Кроме того, закон не запрещает сочетать оба вида лицензии в одном договоре.

Описанные ниже правила помогут понять, какой из этих трех вариантов будет оптимальным в каждом конкретном случае. После того как лицензиар выбрал нужный вид лицензии, необходимо правильно сформулировать такое условие в договоре. О том, как это сделать, см. отдельную рекомендацию Как лицензиару согласовать условие о виде выдаваемой лицензии.

В проекте лицензионного договора не указано, какая именно лицензия выдана лицензиату – простая или исключительная. Нужно ли лицензиару настоять на том, чтобы такое условие все же включить в договор

Да, нужно. Это позволит предотвратить споры и недопонимания с контрагентом.

С одной стороны, условие о виде лицензии не относится к существенным. А значит, отсутствие этого условия не повлечет за собой риск того, что в случае спора суд признает договор незаключенным или недействительным.

С другой стороны, отсутствие условия о виде лицензии может стать причиной спора между сторонами.

Дело в том, что если лицензионный договор не будет конкретизировать его вид (т. е. стороны не согласуют условия ни о простой, ни об исключительной лицензии), то будет считаться, что лицензиар выдал простую (неисключительную) лицензию (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

В целом это будет соответствовать интересам лицензиара. Однако если стороны не конкретизируют вид лицензии, возникнет следующий риск: лицензиат может попытаться доказать, что на самом деле он получил исключительную лицензию, и поэтому лицензиар, впоследствии заключивший аналогичный лицензионный договор с другим лицом, должен понести ответственность. Впрочем, в такой ситуации лицензиату вряд ли удастся обосновать свое требование. Вместе с тем, уже сам по себе факт спора между сторонами можно расценить как негативное последствие.

Кроме того, иногда на практике встречаются случаи, когда лицензиару целесообразно предоставить исключительную лицензию. Чтобы сделать это, в договоре необходимо прямо указать на исключительный характер лицензии.

Преимущества простой (неисключительной) лицензии

Как правило, лицензиару имеет смысл выбрать простую (неисключительную) лицензию. Это объясняется тремя причинами.

Во-первых, лицензиар сохранит за собой возможность предоставлять другим лицам право использовать объект интеллектуальной собственности способами, которыми этот объект вправе использовать лицензиат (подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Иными словами, лицензиар, выдавший простую лицензию, вправе заключить с другими лицами лицензионные договоры, аналогичные договору с лицензиатом. При выборе исключительной лицензии лицензиар лишен этой возможности.

Во-вторых, лицензиар полностью обезопасит себя от риска того, что ему запретят самостоятельно использовать объект интеллектуальной собственности.

Если же лицензиар выдаст исключительную лицензию, то по умолчанию (т. е. если стороны не предусмотрят иное) он будет не вправе использовать объект в пределах, предоставленных лицензиату (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ). До 1 октября 2014 года негативные последствия того, что договор исключительной лицензии не регулирует отношения по использованию объекта лицензиаром, были менее значительными и ощутимыми.

Обоснование

Ранее (до 1 октября 2014 года) действовали следующие правила: если лицензионный договор прямо не запрещает лицензиару, выдавшему исключительную лицензию, самостоятельно использовать объект в предоставленных лицензиату пределах, считается, что лицензиар имеет право на такое использование (п. 14 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; далее – постановление № 5/29).

Сейчас же все наоборот: по умолчанию лицензиару, выдавшему исключительную лицензию, запрещено использовать объект в предоставленных пределах (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Вместе с тем, закон по-прежнему позволяет предусмотреть в лицензионном договоре условие о праве лицензиара на самостоятельное использование объекта любыми способами, включая те, которые предоставлены лицензиату. Но даже если стороны сформулируют такое условие, риск запрета на самостоятельное использование все же останется (пусть и в значительно меньшей степени). В частности, не исключено, что в случае спора суд истолкует договор в пользу лицензиата и придет, например, к следующему выводу: лицензиару запрещено использовать объект одним из предоставленных способов.

При выдаче простой лицензии риска того, что лицензиару запретят использовать объект, не возникнет. Даже если лицензиат, получающий неисключительную лицензию, включит в договор условие о запрете на использование объекта лицензиаром, в случае спора суд не примет такое условие во внимание.

В-третьих, при защите своих прав от нарушителей (третьих лиц) лицензиар получит больше шансов взыскать с нарушителя убытки (компенсацию). В частности, лицензиар избавит себя от следующего риска: суд откажет ему во взыскании с нарушителя суммы убытков (компенсации) по причине того, что такую сумму за это же правонарушение уже взыскал лицензиат.

Обоснование

Лицензиат, получивший простую лицензию, имеет мало возможностей для защиты своих прав по лицензионному договору от третьих лиц. В частности, он не может самостоятельно предъявить к нарушителю (третьему лицу) требование о возмещении убытков или взыскании компенсации. В лицензионном договоре можно предусмотреть лишь обязанность лицензиата уведомлять лицензиара о том, что его интеллектуальные права нарушены третьим лицом, после чего лицензиар (правообладатель) вправе сам предъявить к нарушителю соответствующее требование (например, о взыскании компенсации).

Иная ситуация складывается при выдаче исключительной лицензии. Лицензиат, получивший такую лицензию, может защитить свои права от нарушителей гораздо большим количеством способов(ст. 1254 ГК РФ).

С одной стороны, это отвечает интересам лицензиара, поскольку у него возникает больше шансов на то, что его права окажутся защищены. В частности, лицензиат может не только выявить факт правонарушения, но и самостоятельно защитить свои права, полученные по лицензионному договору. Например, предъявить к третьему лицу требование о пресечении действий, нарушающих право. В результате окажутся защищенными не только права лицензиата, но и права лицензиара (правообладателя).

С другой стороны, возможность лицензиата самостоятельно защищать свои права может ограничить лицензиара в праве взыскать с нарушителя убытки (компенсацию). В частности, может получиться так, что суд откажет лицензиару во взыскании с нарушителя компенсации по следующей причине: такую компенсацию уже взыскал лицензиат, а нарушитель не может дважды нести ответственность за одно и то же правонарушение. В такой ситуации лицензиару останется лишь попытаться добиться того, чтобы лицензиат выплатил ему сумму (часть суммы) взысканной компенсации (например, если лицензионный договор предусматривал обязанность лицензиата привлекать лицензиара к участию при рассмотрении спора с нарушителем и выплачивать лицензиару часть полученных от нарушителя сумм). Однако не факт, что лицензиару удастся выиграть такой спор с лицензиатом. Кроме того, само по себе наличие спора о разделе взысканных с нарушителя сумм может оказаться для лицензиара неприемлемым (предположим, лицензиар не собирается портить отношения с лицензиатом).

В результате может получиться так, что формально права лицензиара будут защищены (третье лицо перестанет незаконно использовать объект интеллектуальной собственности), однако взыскать какие-либо суммы с нарушителя не удастся.

Пример последствий выбора простой (неисключительной) лицензии

Лицензиар предоставляет лицензиату право использовать музыкальное произведение «Альфа» путем публичного исполнения на территории России. Стороны заключают договор на условиях простой лицензии. Это означает, что впоследствии лицензиар:

1) будет вправе заключить с другим лицом (лицами) аналогичный лицензионный договор, то есть предоставить право использовать произведение «Альфа» путем публичного исполнения в России. Причем согласия лицензиата для этого не потребуется;

2) сможет самостоятельно использовать произведение путем публичного исполнения;

3) получит больше шансов взыскать с нарушителя (третьего лица) убытки или компенсацию (по сравнению с ситуацией, когда выдается исключительная лицензия).

Ситуации, когда может понадобиться выдать исключительную лицензию

Несмотря на преимущества простой лицензии, бывают ситуации, когда лицензиару приходится соглашаться заключать лицензионные договоры на условиях исключительной лицензии.

Такие ситуации можно условно разделить на две группы в зависимости от того, какая из сторон договора наиболее заинтересована в предоставлении исключительной лицензии – лицензиар или лицензиат.

167.2662 (11,17)

Внимание! Если лицензиар, предоставивший исключительную лицензию, впоследствии заключит с другим лицом лицензионный договор в отношении этого же объекта и таких же способов его использования, могут возникнуть негативные последствия

Такие последствия бывают самыми разными, и заранее спрогнозировать их вряд ли удастся.

Во-первых, лицензиат может попытаться добиться того, чтобы суд признал недействительным договор, заключенный между лицензиаром и другим лицом (вторым лицензиатом). Если ему это удастся, лицензиар лишится вознаграждения со стороны второго лицензиата.

Во-вторых, лицензиат может предъявить требования к лицензиару. В частности, он может попытаться взыскать с лицензиара убытки на основании того, что тот нарушил правила подпункта 2 пункта 1 статьи 1236, пункта 2 статьи 1237 Гражданского кодекса РФ. Если договор предусматривал условие о неустойке за нарушение гарантии того, что лицензиар не выдаст лицензию другим лицам, с лицензиара могут взыскать неустойку.

В-третьих, лицензиат может предъявить требования ко второму лицензиату (например, потребовать возместить убытки или выплатить компенсацию за незаконное использование объекта интеллектуальной собственности).

Обоснование

Лицензиат, получивший право использовать объект на условиях исключительной лицензии, может предъявить требования к третьим лицам, которые это право нарушают. В частности, такому лицензиату разрешено воспользоваться способами защиты, предусмотренными в статьях 1250, 1252, 1253 Гражданского кодекса РФ (ст. 1254 ГК РФ, п. 27 постановления № 5/29).

Следовательно, лицензиат может предъявить к другому «лицензиату» (т. е. к лицу, которое на самом деле не вправе использовать объект в связи с выдачей в отношении него исключительной лицензии) следующие требования:

  • признать право – если второй лицензиат отрицает или иным образом не признает право использования объекта, нарушая тем самым интересы лицензиата (подп. 1 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);
  • пресечь действия, нарушающие право или создающие угрозу его нарушения, – если второй лицензиат совершает такие действия, осуществляет необходимые приготовления к ним либо может их пресечь (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);
  • возместить убытки – если второй лицензиат начал фактически использовать объект и причинил тем самым ущерб первому лицензиату (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). В некоторых случаях вместо убытков закон позволяет взыскать компенсацию (ст. 1301, 1311, п. 4 ст. 1515, п. 2 ст. 1537 ГК РФ). Лицензиату взыскать ее, как правило, гораздо проще, чем убытки, поскольку не надо доказывать размер убытков (п. 3 ст. 1252 ГК РФ);
  • изъять материальные носители объекта интеллектуальной собственности – если второй лицензиат изготавливал, хранил, перевозил, продавал, иным образом распространял такие носители (подп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);
  • опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, то есть лицензиата, получившего исключительную лицензию (подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).

Кроме того, лицензиат, получивший исключительную лицензию, вправе:

  • настаивать на принятии обеспечительных мер в порядке обеспечения иска по делу о нарушении исключительного права (п. 2 ст. 1252 ГК РФ);
  • требовать признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания или промышленному образцу. Это возможно, если такие объекты оказываются тождественными (либо сходными до степени смешения) и в результате такого тождества (сходства) могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты (п. 6 ст. 1252 ГК РФ).

Помимо этого закон не запрещает лицензиату обращаться к прокурору, чтобы тот подал в суд исковое заявление о ликвидации второго лицензиата – юридического лица или прекращении деятельности второго лицензиата – индивидуального предпринимателя (ст. 1253 ГК РФ).

Если лицензиату, получившему исключительную лицензию, удастся применить санкции ко второму лицензиату, тот в свою очередь может предъявить требования к лицензиару. Например, потребовать от лицензиара возместить убытки в связи с тем, что лицензиар был не вправе предоставлять лицензию в отношении объекта интеллектуальной собственности, поскольку уже представил исключительную лицензию другому лицу. Если договор со вторым лицензиатом предусматривал условие о неустойке за нарушение гарантии того, что лицензиар вправе заключить лицензионный договор, с лицензиара могут взыскать неустойку».

26.01.2016



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.