Продажа разработки

16

Вопрос

ООО произвело конструкторскую разработку изделия, есть конструкторская документация, но права не зарегистрированы, хотим продать эту разработку, какой вариант, из договорного оформления более подходит?

Ответ

Больше всего подходит договор об отчуждении исключительного права на произведение (документацию). По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (п. 1 ст. 1234 ГК РФ).

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (п. 4 ст. 1259 ГК РФ).

Суды указывают, что нормативно-технические документы являются результатом интеллектуальной деятельности. Они охраняются законом и могут быть переданы по лицензионному договору (см., например, Постановление 9 ААС от 07.09.2011 № А40-7067/2011).

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 28 Постановления Пленума ВС РФ, Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 следует, что при анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу ст. 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

Исключительные права передаются на основании договора и акта приема-передачи.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация: Как передать исключительное право на произведение

«Бывают ситуации, когда организация (индивидуальный предприниматель), обладающая исключительным правом на произведение науки, литературы, искусства, сталкивается с необходимостью распорядиться таким правом. Причины для этого могут быть самыми разными, начиная от намерения получить вознаграждение от контрагента (приобретателя) и заканчивая задачей распределить функции внутри группы лиц.

Договор об отчуждении исключительного права – один из двух основных способов, которыми можно распорядиться исключительным правом на произведение. В отличие от второго способа (заключение лицензионного договора) правообладатель передает контрагенту исключительное право в полном объеме.*

Обоснование

Так, организация передает не только право использовать произведение одним или несколькими определенными способами (например, путем публичного показа), но и право (п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1270 ГК РФ):

  • использовать произведение любыми другими не противоречащими закону способами;
  • разрешать или запрещать иным лицам использовать произведение;
  • распоряжаться исключительным правом на произведение.

Статус обладателя исключительного права на произведение переходит от организации к приобретателю.

При заключении договора об отчуждении исключительного права на произведение необходимо:

См. образцы договоров об отчуждении исключительного права:

Проверка наличия исключительного права

Перед тем как заключить договор об отчуждении исключительного права, стоит убедиться в том, что организация действительно обладает исключительным правом на произведение. Также целесообразно удостовериться, что отсутствуют иные лица, считающиеся обладателями исключительного права на этот же результат интеллектуальной деятельности (п. 2 ст. 1229 ГК РФ).

Если этого не сделать, впоследствии могут возникнуть споры как с правообладателями, так и с приобретателем.

Чтобы обезопасить себя от таких споров, нужно убедиться в том, что у организации есть все необходимые правоустанавливающие документы, то есть документы, на основании которых она стала обладателем исключительного права на произведение.

Как правило, в качестве правоустанавливающего документа выступает договор об отчуждении исключительного права, по которому организация приобрела исключительное право у первоначального правообладателя (автора). Впрочем, в роли правообладателя, передавшего организации исключительное право на произведение, может выступать и юридическое лицо (если до этого оно получило исключительное право на законных основаниях).

Совет

Если исключительное право несколько раз переходило от одного правообладателя к другому, имеет смысл проверить цепочку всех договоров, заключенных в отношении произведения.

Если цепочка правоустанавливающих документов свидетельствует о том, что изначально правообладателем было иностранное лицо, допустимо проверить наличие так называемого аффидевита. Под этим понятием суды, как правило, подразумевают официальное свидетельство, заверенное нотариусом иностранного государства или иным уполномоченным лицом (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 июня 2012 г. № 15АП-4726/2012 по делу № А32-34329/2011), либо «заключение профессионалов определенного государства в области иностранного правопорядка, в котором раскрывается содержание норм иностранного права» (постановление ФАС Северо-Западного округа от 13 мая 2013 г. по делу № А56-70903/2010).

В случае спора суд, скорее всего, посчитает такое свидетельство (заключение) правоустанавливающим документом, что будет отвечать интересам правообладателя (определение ВАС РФ от 1 октября 2010 г. № ВАС-12723/10, постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 13 ноября 2012 г. по делу № А53-4547/2011, Седьмого арбитражного апелляционного суда от 4 февраля 2013 г. по делу № А03-7115/2012).

При анализе договора об отчуждении исключительного права имеет смысл особое внимание обратить на положения о том, с какого момента такое право переходит к организации.

Обоснование

Во-первых, договор об отчуждении исключительного права может предусматривать, что это право переходит к приобретателю через определенный промежуток времени с момента заключения договора (например, через неделю, месяц и т. д.). Если такой срок еще не наступил, приобретатель не считается обладателем исключительного права на произведение (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

Во-вторых, договор может устанавливать, что исключительное право переходит к приобретателю на основании акта приема-передачи, который имеет правопорождающее (а не правоподтверждающее) значение.

Если стороны договора не составили и не подписали такой акт, формально приобретатель не считается обладателем исключительного права на произведение.

В качестве правоустанавливающего документа вместо договора об отчуждении исключительного права может выступать:

  • трудовой договор с работником организации;

Обоснование

Если произведение создал работник организации при выполнении своих трудовых обязанностей, произведение считается служебным (п. 1 ст. 1295 ГК РФ).

Исключительное право на служебное произведение принадлежит организации (работодателю), кроме ситуации, когда трудовой или гражданско-правовой договор между работодателем и работником (автором) предусматривает иное (п. 2 ст. 1295 ГК РФ). Другими словами, организация считается правообладателем, если договор с работником:

  • либо не содержит положений о переходе исключительного права на произведение, созданное работником при исполнении своих трудовых обязанностей;
  • либо прямо предусматривает, что обладателем исключительного права на такое произведение считается работодатель.

В то же время нужно учитывать, что исключительное право возвращается автору, если в течение трех лет со дня получения произведения в свое распоряжение работодатель (абз. 2 п. 2 ст. 1295 ГК РФ):

  • не начал использовать это произведение;
  • не передал исключительное право на произведение другому лицу;
  • не сообщил автору о сохранении произведения в тайне.

Если же трудовой или гражданско-правовой договор между работником и работодателем прямо предусматривает, что обладатель исключительного права – работник, то организации, намеренной передать это право другому лицу, нужно:

  • сначала заключить с работником (правообладателем) договор об отчуждении исключительного права, выступив в роли приобретателя, а уже затем
  • заключить договор об отчуждении исключительного права с лицом, которому планировалось передать это право (предполагаемым приобретателем).
  • договор авторского заказа между организацией (заказчиком) и физическим лицом (автором), предусматривающий отчуждение исключительного права;

Обоснование

В договоре авторского заказа можно установить, что заказчик получает (п. 2 ст. 1288 ГК РФ):

  • либо исключительное право на созданное произведение;
  • либо право использования этого произведения в установленных пределах.

В первом случае в качестве доказательства того, что заказчик считается обладателем исключительного права, выступает сам договор.

Если договор авторского заказа предусматривает лишь предоставление права использования, то заказчику, намеренному передать исключительное право другому лицу, нужно:

  • сначала заключить с автором (правообладателем) договор об отчуждении исключительного права, выступив в роли приобретателя, а уже затем
  • заключить договор об отчуждении исключительного права с лицом, которому планировалось передать это право (предполагаемым приобретателем).
  • договор на создание произведения, заключенный между организацией (заказчиком) и юридическим или физическим лицом (подрядчиком, исполнителем), которое не выступает в роли непосредственного автора;

Обоснование

Исключительное право на произведение, созданное по такому договору, принадлежит заказчику, кроме ситуации, когда этот договор прямо предусматривает иное (п. 1 ст. 1296 ГК РФ). Другими словами, заказчик считается правообладателем, если договор с подрядчиком:

  • либо не содержит положений о переходе исключительного права на произведение;
  • либо прямо предусматривает, что обладателем исключительного права на такое произведение считается заказчик.

Если же договор на создание произведения устанавливает, что обладатель исключительного права – подрядчик, то организации, намеренной передать это право другому лицу, нужно:

  • сначала заключить с подрядчиком договор об отчуждении исключительного права, выступив в роли приобретателя, а уже затем
  • заключить договор об отчуждении исключительного права с лицом, которому планировалось передать это право (предполагаемым приобретателем).
  • сделка, прямо не предусматривающая создание произведения, – договор подряда либо договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;

Обоснование

Исключительное право на произведение, созданное по такому договору, принадлежит подрядчику, кроме ситуации, когда этот договор прямо предусматривает иное (п. 1 ст. 1297 ГК РФ). Другими словами, подрядчик считается правообладателем, если договор с организацией (заказчиком):

  • либо не содержит положений о переходе исключительного права на произведение;
  • либо прямо предусматривает, что обладателем исключительного права на такое произведение считается подрядчик.

В каждой из этих двух ситуаций организации, намеренной передать исключительное право на произведение другому лицу, нужно:

  • сначала заключить с подрядчиком договор об отчуждении исключительного права, выступив в роли приобретателя, а уже затем
  • заключить договор об отчуждении исключительного права с лицом, которому планировалось передать это право (предполагаемым приобретателем).

Если же договор прямо устанавливает, что обладатель исключительного права – заказчик, организация может распорядиться этим правом по своему усмотрению, в том числе передать его другому лицу.

  • иной документ (например, свидетельство о праве на наследство – ст. 1241 ГК РФ).

Проверка приобретателя

Правообладателю важно минимизировать риски, которые могут возникнуть при заключении договора об отчуждении исключительного права.

Для этого нужно совершить ряд юридически значимых подготовительных действий.

Во-первых, имеет смысл проверить предполагаемого приобретателя при помощи внешних источников информации (в частности, для того чтобы уменьшить риск неплатежеспособности).

Во-вторых, надо запросить у приобретателя ряд документов, необходимых для минимизации юридических рисков. Особое внимание стоит уделить документам, подтверждающим полномочия лица, которое будет подписывать договор. Дело в том, что зачастую в творческой среде договоры подписывают лица, не являющиеся единоличным исполнительным органом организации: главные редакторы, исполнительные директоры, исполнительные продюсеры и т. д. В этих случаях правообладателю нужно проверить:

Если в роли приобретателя выступает индивидуальный предприниматель, перечень запрашиваемых документов будет иным.

Форма договора

Договор об отчуждении исключительного права на произведение необходимо заключить в простой письменной форме(п. 2 ст. 1234 ГК РФ).

Внимание! Если стороны оформят отношения по отчуждению исключительного права на произведение в устной форме, это повлечет недействительность договора

Такой вывод следует из пункта 2 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ.

Договор, письменная форма которого не соблюдена, скорее всего, будет считаться оспоримой сделкой. Это значит, что в ряде случаев приобретатель либо третье лицо будет вправе обратиться в суд с требованием о признании договора недействительным (п. 2 ст. 166 ГК РФ).

В то же время стороны вправе предусмотреть, что договор требует нотариального удостоверения (подп. 2 п. 2 ст. 163 ГК РФ). Такое условие может помочь правообладателю защитить свои интересы. Однако при включении этого условия в договор необходимо понимать, что несоблюдение нотариальной формы повлечет негативные последствия.

Обоснование

Последствия того, что нотариус не удостоверил договор об отчуждении исключительного права, могут быть разными. В частности, сложно заранее предугадать, какое именно решение в случае спора примет суд:

  • признает договор незаключенным (абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ);
  • укажет на ничтожность сделки (п. 3 ст. 163 ГК РФ);
  • посчитает договор заключенным и действительным в связи с тем, что одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, а другая сторона уклоняется от ее нотариального удостоверения (п. 1 ст. 165 ГК РФ). При этом «уклоняющаяся» сторона должна будет возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в оформлении договора (п. 3 ст. 165 ГК РФ).

Вместе с тем, каждое из перечисленных последствий можно избежать, если вовремя удостоверить договор у нотариуса.

Нужно ли правообладателю регистрировать договор об отчуждении исключительного права на произведение или переход этого права

Нет, не нужно.

С 1 октября 2014 года сами по себе договоры об отчуждении исключительного права не подлежат госрегистрации (подп. «а» п. 6 ст. 3, ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Зарегистрировать может потребоваться факт перехода (отчуждения) исключительного права (абз. 2 п. 2 ст. 1234 ГК РФ).

Случаи, когда необходима регистрация такого факта, совпадают со случаями, при которых до 1 октября 2014 года требовалось регистрировать договор об отчуждении исключительного права. А именно: регистрация нужна, если госрегистрации подлежит объект интеллектуальной собственности, в отношении которого заключают договор (п. 2 ст. 1232 ГК РФ).

Гражданский кодекс РФ не содержит положений о регистрации произведений литературы, науки и искусства. Следовательно, переход исключительного права на произведение регистрировать не нужно.

Предмет договора

В договоре необходимо указать конкретное произведение, исключительное право на которое правообладатель намерен передать приобретателю (п. 1 ст. 1234, ст. 1285 ГК РФ).

Если этого не сделать, договор будет считаться незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»).

При согласовании условия о предмете сторонам имеет смысл совершить следующие действия.

1. Максимально полно конкретизировать произведение в тексте договора, а именно перечислить его индивидуализирующие признаки. Например, в отношении литературного произведения целесообразно указать название, автора, жанр, объем (количество знаков) произведения и даже краткое описание его сюжета. Музыкальное произведение можно идентифицировать по названию, тексту слов и нотной партитуре, направлению (жанру, стилю), а также авторскому составу. Аудиовизуальное произведение стоит конкретизировать по названию, авторскому составу, номеру прокатного удостоверения.

2. Приложить к договору экземпляр произведения на материальном носителе (если это возможно). Например, при передаче исключительного права на музыкальное произведение к договору стоит приложить оптический диск с его записью. В отношении фотографического произведения или произведения изобразительного искусства (живописи, графики и т. д.) приложением к договору будет являться распечатанное (записанное на оптический диск) изображение этого произведения. Литературное произведение по возможности стоит индивидуализировать следующим образом: распечатать его текст, заверить распечатку подписями обеих сторон и приложить этот документ к договору.*

При соблюдении таких правил правообладатель полностью обезопасит себя от риска того, что в случае спора суд признает договор незаключенным в связи с несогласованностью предмета. Помимо этого, правообладателю удастся существенно уменьшить вероятность недопонимания и споров с приобретателем в отношении того, на какой именно объект приобретатель получил исключительное право.

Пример того, как индивидуализировать предмет договора об отчуждении исключительного права на литературное произведение

«Характеристики литературного произведения, исключительное право на которое передается по настоящему договору (далее – Литературное произведение):

  • название – "Произведение";
  • жанр – роман;
  • поджанр – фантастический боевик, постапокалиптическая антиутопия, киберпанк;
  • объем – 543 210 знаков;
  • краткое описание сюжета: 2100 год, планета Земля, мегаполис, борьба за власть между враждующими группировками.

Правообладатель прилагает к договору диск DVD-R 4.7 GB 1-4x с записью Литературного произведения в виде текстового документа в формате ".doc"».

Пример того, как индивидуализировать предмет договора об отчуждении исключительного права на музыкальное произведение

«Характеристики музыкального произведения, исключительное право на которое передается по настоящему договору (далее – Музыкальное произведение):

  • название – "Музыка";
  • автор – Глебова Алла Степановна (паспорт серии 46 02 № 545177, адрес: 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20);
  • произведение без текста;
  • направление – электронная танцевальная музыка;
  • жанр – транс (trance);
  • поджанр – пситранс (psytrance);
  • темп – 146–155 ударов в минуту (bpm);
  • продолжительность – 7 минут 48 секунд.

Правообладатель прилагает к договору диск CD-R 700 Mb 24x с записью Музыкального произведения в виде файла в формате ".mp3"».

Пример того, как индивидуализировать предмет договора об отчуждении исключительного права на произведение изобразительного искусства

«Характеристики произведения изобразительного искусства, исключительное право на которое передается по настоящему договору (далее – Произведение):

  • название – "Картина";
  • автор – Глебова Алла Степановна (паспорт серии 46 02 № 545177, адрес: 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20);
  • вид – произведение живописи;
  • жанр – архитектурная живопись;
  • техника живописи – масляная живопись;
  • объект изображения (то, что изображено на Произведении) – здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.

Правообладатель прилагает к договору диск CD-R 700 Mb 24x с записью Произведения в виде файла в формате ".jpeg"».

12.02.2016



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.