Договор об отчуждении исключительного права

124

Вопрос

Была создана программа для ЭВМ. Организации необходимо получить исключительные права на программу для ЭВМ задним числом. Возможно, ли заключить безвозмездный договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ между авторами и организацией?

Ответ

Да, между авторами и организацией возможно заключить безвозмездный договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ. Закон прямо запрещает заключать подобный договор только коммерческим организациям (п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация: Как согласовать условие о вознаграждении, выгодное приобретателю исключительного права

«Условие о вознаграждении как существенное условие договора об отчуждении исключительного права

По умолчанию любой договор об отчуждении исключительного права должен предусматривать размер вознаграждения или порядок его определения (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). Другими словами, условие о вознаграждении считается существенным условием наряду с условием о предмете.

Исключение составляет случай, когда стороны прямо указывают в договоре на безвозмездный характер отношений. Другими словами, стороны заключают безвозмездный договор об отчуждении исключительного права, и, следовательно, размер вознаграждения или порядок его определения предусматривать не требуется.

На практике такие договоры встречаются довольно редко.

Во-первых, правообладатель чаще всего передает исключительное право как раз для того, чтобы получить вознаграждение.

Во-вторых, закон содержит прямой запрет на безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями. Следовательно, безвозмездный договор об отчуждении исключительного права разрешено заключить в случае, если хотя бы одна из сторон коммерческой организацией не является.*

Внимание! Если коммерческие организации заключат между собой безвозмездный договор об отчуждении исключительного права, то в случае спора суд признает эту сделку недействительной.

С 1 октября 2014 года Гражданский кодекс РФ прямо запрещает коммерческим организациям заключать между собой безвозмездные договоры об отчуждении исключительного права (п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ; подп. «в» п. 6 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; далее – Закон № 35-ФЗ).*

До этого момента закон не конкретизировал, может ли коммерческая организация безвозмездно передать исключительное право другой коммерческой организации. В связи с этим нередко возникал вопрос, противоречит ли такая передача правилам о запрете дарения (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ). А следовательно, можно ли считать безвозмездный договор об отчуждении исключительного права недействительной сделкой.

Обоснование

До 1 октября 2014 года однозначного ответа на этот вопрос не было. Имели место две противоположные позиции.

Позиция 1.

К отношениям по договору об отчуждении исключительного права не применяются правила о запрете дарения между коммерческими организациями. Другими словами, коммерческие организации вправе заключить любой такой договор – как возмездный, так и безвозмездный.

Это объясняется следующими причинами:

  • закон предусматривает возможность безвозмездно передавать исключительное право (п. 3 ст. 1234 ГК РФ);
  • к договорам о распоряжении исключительным правом применяются общие положения об обязательствах и о договоре, причем только тогда, когда иное не установлено правилами раздела VII Гражданского кодекса РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ);
  • запрет дарения между коммерческими организациями (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ) – это специальная норма, регулирующая отношения по конкретному виду договора – договору дарения. Следовательно, к отношениям по договору об отчуждении исключительного права она не применяется.

Так, при рассмотрении одного из споров (касающегося, правда, лицензионного договора) Арбитражный суд Свердловской области пришел к следующему выводу: «...закон не предусматривает возможности применения к договорам, по которым происходит оборот результатов интеллектуальной деятельности, норм, регулирующих поименованные в части второй ГК РФ обязательства (в частности, договор дарения), а позволяет применять в субсидиарном порядке лишь общие положения об обязательствах и договорах. В связи с этим безвозмездность спорной сделки не может являться основанием для вывода о противоречии ее закону, так как фактически сторонами согласована безвозмездность сделки, допускаемая законодательством при обороте объектов авторского права» (решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 ноября 2011 г. по делу № А60-26562/2011). Вышестоящие суды оставили это решение без изменения. В частности, ФАС Уральского округа указал: «...нормы ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации допускают возможность безвозмездного оборота результатов интеллектуальной деятельности» (постановление ФАС Уральского округа от 25 мая 2012 г. № Ф09-3541/12 по делу № А60-26562/2011, определением ВАС РФ от 10 сентября 2012 г. № ВАС-9075/12отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора).

Позиция 2.

На отношения между коммерческими организациями, заключившими безвозмездный договор об отчуждении исключительного права, распространяются правила о запрете дарения.

Дело в том, что объектом договора дарения может быть имущественное право (п. 1 ст. 572 ГК РФ). В свою очередь, исключительное право считается имущественным правом (ст. 1226 ГК РФ). Значит, фактически между коммерческими организациями возникают отношения по дарению.

Такая позиция была распространена до вступления в силу части четвертойГражданского кодекса РФ. В частности, к выводу о запрете дарения суды приходили в случае, когда одна коммерческая организация безвозмездно уступала исключительное право другой коммерческой организации (постановления ФАС Московского округа от 9 июня 2004 г. № КГ-А40/3700-04, ФАС Северо-Западного округа от 17 августа 2006 г. по делу № А13-10364/2005-06).

Интересен также более поздний пример – решение Арбитражного суда г. Москвы от 3 августа 2009 г. по делу № А40-14715/09-27-97 (оставлено без изменения постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 ноября 2009 г. № 09АП-18661/2009-ГК, ФАС Московского округа от 15 февраля 2010 г. № КГ-А40/391-10; определением ВАС РФ от 26 мая 2010 г. № ВАС-6049/10 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора).

Спор сводился к тому, что лицо пыталось оспорить безвозмездный договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заключенный уже после вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса РФ. Истец настаивал на том, что такая сделка противоречит правилам о запрете дарения между коммерческими организациями (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ). Примечательно следующее: суд отказал в удовлетворении иска не потому, что при отчуждении исключительного права не применяются правила о запрете дарения, а потому, что спорная сделка, по мнению суда, была возмездной (приобретатель предоставил встречное исполнение). Можно предположить, что, если бы суд не установил возмездный характер сложившихся отношений, он мог бы применить к ним правила о дарении.

Сейчас из закона следует: коммерческие организации не вправе заключать между собой безвозмездные договоры об отчуждении исключительного права. Но не потому, что это противоречит положениям о запрете дарения, а в силу того, что это запрещает часть четвертая Гражданского кодекса РФ, посвященная интеллектуальным правам.

Если коммерческие организации все-таки заключат безвозмездный договор об отчуждении исключительного права, он будет считаться оспоримой сделкой (п. 1 ст. 168 ГК РФ). Это значит, что в ряде случаев правообладатель либо третье лицо будет вправе обратиться в суд с требованием о признании договора недействительным (п. 2 ст. 166 ГК РФ).

Внимание! Если договор об отчуждении исключительного права не будет прямо предусматривать его безвозмездность и при этом стороны не согласуют размер вознаграждения или порядок его определения, то договор будет считаться незаключенным.*

Такое правило установлено в абзаце 2 пункта 3 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ.

Причем «обойти» это правило нельзя.

В частности, в случае спора приобретатель не сможет сослаться на пункт 3 статьи 424 Гражданского кодекса РФ. Другими словами, приобретателю не получится доказать, что:

  • вознаграждение по договору – это сумма, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги, а значит,
  • размер вознаграждения согласован и договор заключен».

28.01.2016

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.