Лицензионный договор на изобретение

137

Вопрос

В 2015 году нашей фирмой получен ПАТЕНТ на изобретение "Узел соединения колонны и плиты перекрытия безригельного бескапительного здания". Если к нам обратятся с целью заключить лицензионный договор на использование данного патента, то каким это способом происходит и как назначить сумму?

Ответ

При заключении лицензионного договора стороны должны согласовать его существенные условия: предмет, способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, вознаграждение (о том, когда условие о награде является существенным и как его согласовать, см. отдельную рекомендацию Как сформулировать условие о вознаграждении, выгодное лицензиару).

Если стороны не сформулируют хотя бы одно из существенных условий, договор будет считаться незаключенным (п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165).

Предоставление по договору права использования изобретения подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1369 ГК РФ).

Назначить сумму Вы можете разными способами. В частности, стороны вправе установить, что вознаграждение – это (абз. 3 п. 5 ст. 1235 ГК РФ):

разовая твердая (фиксированная) сумма (паушальный платеж);

периодические платежи (роялти) в твердой сумме;

процентные отчисления (роялти) от дохода (выручки) лицензиата, полученного в процессе использования объекта интеллектуальной собственности.

Чтобы выбрать оптимальный вариант, Вы должны оценить все преимущества и риски применительно к конкретной ситуации.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация: Что необходимо проверить лицензиару при согласовании существенных условий лицензионного договора

«При заключении лицензионного договора стороны должны согласовать его существенные условия: предмет, способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, вознаграждение (о том, когда условие о награде является существенным и как его согласовать, см. отдельную рекомендацию Как сформулировать условие о вознаграждении, выгодное лицензиару).* Кроме того, существенными считаются:

  • условия, по которым, как указала одна из сторон договора, должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ);
  • условия, которые в силу закона необходимо согласовать при предоставлении права использования конкретных объектов интеллектуальной собственности. Например, с 1 октября 2014 года при заключении лицензионного договора в отношении товарного знака требуется предусматривать не только «стандартные» существенные условия (предмет, способы использования объекта, лицензионное вознаграждение), но и перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования (п. 1.1 ст. 1489 ГК РФ, подп. «б» п. 148 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Если стороны не сформулируют хотя бы одно из существенных условий, договор будет считаться незаключенным (п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»). Причем, если предоставление права использования будет требовать государственной регистрации, регистрирующий орган откажется ее проводить.

Внимание! Выводы, приведенные в настоящей рекомендации, не распространяются на лицензионные договоры, заключаемые в упрощенном порядке.

Гражданский кодекс РФ предусматривает ряд случаев, когда для заключения лицензионного договора не требуется согласовывать все существенные условия.

Такой особый (упрощенный) порядок предусмотрен для следующих договоров.

1. Лицензионный договор в отношении объекта авторского права или смежных прав, заключаемый путем выдачи открытой лицензии. В таком договоре можно не согласовывать условие о вознаграждении (п. 3 ст. 1286.1, п. 2 ст. 1308 ГК РФ).

2. Лицензионный договор в отношении программы для ЭВМ или базы данных, заключаемый по правилам пункта 5 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ. В таком договоре существенные условия разрешено вовсе не согласовывать (абз. 2 п. 38.2 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Если стороны не согласуют иные условия, то риска признания договора незаключенным не возникнет. Однако лицензиару все же имеет смысл детально урегулировать отношения с контрагентом и сформулировать ряд условий, не относящихся к существенным. Особенно важно правильно выбрать вид лицензионного договора и согласовать обязанности сторон. Это в максимальной степени защитит интересы лицензиара.

Условие о предмете

В договоре необходимо указать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (далее – объект интеллектуальной собственности), право использования которого лицензиар намерен предоставить лицензиату (подп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ).*

Внимание! В отношении некоторых объектов интеллектуальной собственности нельзя заключить лицензионный договор

Оптимальная формулировка условия о предмете зависит в первую очередь от того, регистрировался объект интеллектуальной собственности в государственных органах или не регистрировался. В частности, есть ли у лицензиара документ, удостоверяющий исключительное право на объект (патент, свидетельство).

Объект не регистрировался

В этом случае сторонам имеет смысл совершить следующие действия:

1) максимально полно конкретизировать объект в тексте договора, а именно перечислить его индивидуализирующие признаки. Например, в отношении литературного произведения целесообразно указать название, жанр, объем (количество знаков) произведения и даже краткое описание его сюжета;

2) приложить к договору экземпляр объекта на материальном носителе (если это возможно). Например, если лицензиар предоставляет право использования музыкального произведения, к договору можно приложить оптический диск с его записью.

При соблюдении таких правил лицензиар полностью обезопасит себя от риска того, что в случае спора суд признает договор незаключенным в связи с несогласованностью предмета. Кроме того, лицензиару удастся существенно уменьшить вероятность недопонимания и споров с лицензиатом в отношении того, какой именно объект лицензиат вправе использовать по заключенному договору.

Пример того, как индивидуализировать предмет лицензионного договора о предоставлении права использования литературного произведения

«Характеристики литературного произведения, право использования которого предоставляется по настоящему договору (далее – Литературное произведение):

  • название – "Произведение";
  • жанр – роман;
  • поджанр – фантастический боевик, постапокалиптическая антиутопия, киберпанк;
  • объем – 543 210 знаков;
  • краткое описание сюжета: 2100 год, планета Земля, мегаполис, борьба за власть между враждующими группировками.

Лицензиар прилагает к договору диск DVD-R 4.7 GB 1-4x с записью Литературного произведения в виде текстового документа в формате ".doc"».

В то же время зачастую сторонам бывает проблематично в точности описать предмет лицензионного договора и (или) идентифицировать объект интеллектуальной собственности, приложив к договору его материальный носитель. Такая проблема может возникнуть, например, тогда, когда предметом договора является секрет производства (ноу-хау). В данной ситуации сторонам достаточно установить общий характер сведений, предоставляемых лицензиату, и хотя бы примерный перечень материальных носителей (документов), которые лицензиар обязуется передать контрагенту.

Пример того, как индивидуализировать предмет лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау)

«Секрет производства (ноу-хау), право использования которого предоставляется по настоящему договору, представляет собой совокупность сведений в области технологии производства компьютерного оборудования на основе процессора «Альфа 717-1», которые содержатся в технологической и иной документации Лицензиара и в отношении которых Лицензиаром введен режим коммерческой тайны».

Наконец, если в роли лицензиара выступает общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество» (далее – РАО), предмет можно вовсе не конкретизировать, указав лишь на то, что договор заключен в отношении всех обнародованных произведений, входящих в репертуар лицензиара.

Обоснование

Ранее (до 28 февраля 2013 года) суды признавали незаключенными лицензионные договоры, в которых вместо конкретного произведения (списка произведений) была указана возможность использовать все обнародованные произведения, входящие в репертуар РАО. Суды считали, что в таких случаях условие о предмете не согласовано. Например, при рассмотрении одного из споров ФАС Московского округа указал: «...поскольку основанием возникновения авторского права является факт создания произведения – объекта авторского права, следовательно, в лицензионном договоре предмет неразрывно связан с объектом и не может существовать отдельно от него. Для индивидуализации предмета необходимо указать, какое право использования предоставляется пользователю и на какие конкретно произведения интеллектуальной деятельности. При отсутствии таких четких указаний в предмете договор считается незаключенным» (постановление ФАС Московского округа от 9 июня 2012 г. по делу № А40-61370/11-26-451). Аналогичный вывод содержится в постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 25 марта 2009 г. по делу № А53-15638/2008-С2-11.

Позиция судов поменялась после того, как Президиум ВАС РФ вынес постановление от 4 декабря 2012 г. № 11277/12 (опубликовано на официальном сайте ВАС РФ 28 февраля 2013 года). В постановлении приведен следующий вывод: «...определение в лицензионном договоре, заключаемом аккредитованной организацией в сфере коллективного управления исключительными правами, предмета договора как использование обнародованных произведений, входящих в ее репертуар, способом публичного исполнения как в живом исполнении, так и с использованием технических средств, соответствует действующему законодательству и правовой позиции Высшего арбитражного суда Российской Федерации и сформулированной в Обзоре судебной практики Верховного суда Российской Федерации за второй квартал 2012 года (утвержденном Президиумом Верховного суда Российской Федерации 10.10.2012) правовой позиции Верховного суда Российской Федерации, который ранее рассматривал споры с участием организации РАО».

Президиум ВАС РФ сделал такой вывод по следующим причинам.

РАО – это организация по управлению правами на коллективной основе, получившая государственную аккредитацию на ведение деятельности в следующих сферах коллективного управления:

Это означает, что РАО ведет деятельность в интересах неограниченного круга лиц, включающего в себя всех правообладателей из перечисленных выше сфер коллективного управления (п. 3 ст. 1244 ГК РФ).

В репертуар РАО входят все обнародованные музыкальные произведения (с текстом и без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений, кроме произведений, правообладатели которых исключили принадлежащие им права на публичное исполнение из управления РАО. При этом «пользователи могут использовать не только произведения, в отношении которых ими было получено разрешение по договору с правообладателями, а любые произведения соответствующей категории, количество которых постоянно увеличивается за счет новых произведений, включаемых в репертуар, кроме произведений специально исключенных из репертуара организации по коллективному управлению».

Таким образом, в настоящее время условие о предмете будет считаться согласованным даже в ситуации, если лицензиат и лицензиар (РАО) установят, что лицензионный договор заключается в отношении всех обнародованных произведений, входящих в репертуар РАО. В случае спора суд не признает такой договор незаключенным лишь на основании того, что стороны не определили его предмет.

Объект регистрировался

В такой ситуации сторонам необходимо указать номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на объект (подп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ). Копию такого документа (патента, свидетельства) имеет смысл приложить к договору.

Иные характеристики объекта можно не перечислять (в отличие от случая, когда объект не регистрировался). Это объясняется тем, что уже сам по себе факт государственной регистрации объекта позволяет индивидуализировать его среди других похожих объектов.

Пример того, как индивидуализировать предмет лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака

«Средство индивидуализации, право использования которого предоставляется по настоящему договору, представляет собой товарный знак "Альфа", зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11 ноября 2013 года, свидетельство № 1989899 (приложение № 1 к настоящему договору)».

Способы использования объекта интеллектуальной собственности

В договоре необходимо перечислить способы, которыми лицензиат будет вправе использовать объект интеллектуальной собственности (подп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

Конкретный перечень таких способов во многом зависит от самого объекта. Например, способы, которыми чаще всего используют товарный знак, приведены в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, способы использования произведения указаны в пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса РФ и т. д.

Пример указания в лицензионном договоре способов использования музыкального произведения

«Лицензиат вправе использовать Музыкальное произведение следующими способами:

  • воспроизводить Музыкальное произведение, в том числе осуществлять его запись на электронных носителях;
  • распространять Музыкальное произведение путем продажи или иного отчуждения его экземпляров;
  • публично исполнять Музыкальное произведение;
  • осуществлять сообщение Музыкального произведения в эфир, а также по кабелю (в т. ч. путем ретрансляции)».

Стороны вправе согласовывать условие о способах использования объекта следующим образом.

Во-первых, употреблять в отношении способов использования формулировки, которые отличаются от формулировок, содержащихся в нормах Гражданского кодекса РФ. Конкретный способ использования можно выразить абсолютно любыми языковыми приемами. Единственное требование к ним – это их определенность: у сторон должна быть ясность относительно того способа использования, права на который предоставляются. Иногда формулировки, отличные от тех, что содержатся в законе, позволяют более точно сформулировать пределы использования (это особенно актуально в свете развития технологий).

Пример того, как указать в лицензионном договоре способ использования музыкального произведения, отличающийся по своей формулировке от способов, предусмотренных в законе

«Лицензиат вправе использовать Музыкальное произведение путем его цифрового электронного распространения, под которым понимается распространение и сообщение неограниченному кругу лиц Музыкального произведения в цифровой форме (в форматах MP2, MP3, MP4, WMA, MMF, AAC, MIDI) посредством телефонной, спутниковой, телевизионной, кабельной связи или посредством ресурсов сети Интернет».

Во-вторых, использовать фрагментарную передачу права на конкретный способ использования. Другими словами, можно максимально подробно описывать пределы использования объекта в рамках того или иного способа, указанного в Гражданском кодексе РФ. Чем уже и точнее будет сформулирован способ использования, право на который предоставляется, тем менее широкий объем правомочий получит лицензиат.

Примеры того, как ограничить пределы использования произведения в рамках конкретного способа

Распространение, воспроизведение, прокат и импорт всегда можно ограничить тиражом, типом физических носителей, печатью на строго определенных заводах.

Передачу в эфир, сообщение по кабелю ограничивают конкретными каналами, радиостанциями.

Доведение до всеобщего сведения можно ограничить конкретными ресурсами, мобильными операторами, иными цифровыми сервисами и площадками.

В-третьих, указывать те способы использования, которые Гражданский кодекс РФ прямо не предусматривает. Главное, чтобы они не противоречили закону (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

В то же время в договоре не запрещено указать лишь один конкретный способ использования объекта (несмотря на то что в законе слово «способы» употреблено во множественном числе).

Пример указания в лицензионном договоре конкретного способа использования аудиовизуального произведения

«Лицензиат получает право на разовое публичное исполнение (показ с сопровождением звуком на экране с помощью пленки) Аудиовизуального произведения на фестивале "Новогодний фестиваль", проходящем 5 января 2014 года в концертном зале "Альфа" по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20».

Если стороны прямо не укажут тот или иной способ использования в тексте договора, будет считаться, что лицензиар не предоставил право использовать объект этим способом (абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Например, если договор будет содержать указание только на публичный показ произведения, лицензиат будет не вправе осуществлять его публичное исполнение».

26.01.2016



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль