Передача технологии производства

424

Вопрос

ООО1 является производителем оборудования, оборудование в чем-то уникально, но оформленных (зарегистрированных патентов, программ эвм) результатов интел.деятельности нет. ООО1 хочет провести реорганизацию путем выделения еще одного лица. Выделенному лицу ООО 2 будет передана технология производства с обязательством возврата (прекращения производства) по первому требованию ООО 1. Как оформить такие отношения? какой договор выбрать передачи технологии производства? Каковая правовая природа такого договора? Возможно ли (правомерность) туда включить обязательство ООО2 прекратить использовать технологию производства по требованию ООО 1 или допустим по истечении определенного периода - 3 года? Существует ли какая судебная практика по данному вопросу? Может ли налоговая предъявить какие либо претензии по поводу разукрупнения бизнеса?

Ответ

 Наиболее целесообразно оформить технологию производства в качестве секрета производства (ноу-хау). Исключительные права на секрет производства не подлежит государственной регистрации. Затем ООО1 может предоставить ООО2 право использования секрета производства (ноу-хау) по лицензионному договору. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (п. 1 ст. 1469 ГК РФ).

В условиях договора может быть указан срок его действия, порядок его расторжения. В договор можно включить обязательство прекратить использовать технологию производства по требованию ООО1. Лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. В случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

Закон позволяет сторонам, заключающим лицензионный договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности, самостоятельно предусмотреть основания для одностороннего отказа (п. 1, 2 ст. 310, п. 1 ст. 450.1, п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

Оптимальный вариант – включить в договор условие, по которому лицензиар вправе отказаться от исполнения договора в любой момент и независимо от каких бы то ни было обстоятельств, а лицензиат правом на односторонний отказ не обладает (кроме случая, когда отказ прямо предусмотрен в законе).

В соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения договора, когда такой отказ допускается соглашением сторон. В этом случае договор считается расторгнутым при осуществлении такого права. В связи с этим, удовлетворяя исковые требования о признании лицензионного договора от 16.09.2002 между истцом и ответчиком расторгнутым, суды исходили из того, что пунктом 10.2 договора каждая из сторон договора имеет право его расторгнуть, предупредив другую сторону за 6 месяцев до расторжения договора (Определение ВАС РФ от 11.07.2008 № 9085/08).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

1. Как предоставить право использования секрета производства (ноу-хау) по лицензионному договору

«Бывают ситуации, когда организация (индивидуальный предприниматель), обладающая исключительным правом на секрет производства (ноу-хау), сталкивается с необходимостью распорядиться таким правом (например, предоставить другому лицу конфиденциальную информацию о технологии производства продукции или методике оказания услуг). Причины для этого могут быть самыми разными, начиная от намерения получить вознаграждение от контрагента и заканчивая задачей распределить функции внутри группы лиц.

Лицензионный договор – один из двух основных способов, которыми можно распорядиться исключительным правом на секрет производства (ноу-хау). Особенность этого способа в том, что, в отличие от второго способа (заключение договора об отчуждении исключительного права), правообладатель сохраняет исключительное право за собой.

При заключении лицензионного договора в отношении ноу-хау необходимо:

Проверка наличия признаков ноу-хау

Перед тем как заключить лицензионный договор, стоит проанализировать, на самом ли деле объект, в отношении которого организация намерена заключить лицензионный договор, обладает всеми признаками ноу-хау.

В качестве секрета производства могут выступать производственные, технические, экономические, организационные и любые иные сведения о следующих объектах (п. 1 ст. 1465 ГК РФ):

  • о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (в частности, о патентоспособных объектах, т. е. об объектах, на которые можно было бы получить патент, но которые обладатель сведений решил не запатентовывать);
  • о способах ведения профессиональной деятельности.

Однако любые из таких сведений считаются секретом производства только тогда, когда одновременно выполняются следующие условия:

1) информация имеет коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам;

2) у третьих лиц нет свободного доступа к этой информации на законном основании;

3) обладатель информации принимает разумные меры для соблюдения ее конфиденциальности, в том числе вводит в отношении нее режим коммерческой тайны.

Совет

В настоящий момент обладателю информации имеет смысл исходить из того, что в роли ноу-хау могут выступать только те сведения, в отношении которых установлен режим коммерческой тайны. Такая позиция в максимальной степени обезопасит лицензиара от споров и недопонимания с лицензиатом.

Обоснование

Ранее (до 1 октября 2014 года) режим коммерческой тайны считался обязательным признаком секрета производства.

Новая редакция статьи 1465 Гражданского кодекса РФ смягчила требования к охране конфиденциальности ноу-хау (п. 142 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; далее – Закон № 35-ФЗ).

Теперь обладателю информации достаточно принимать разумные меры, направленные на сохранение сведений в секрете. В качестве одной из таких мер (но не в качестве обязательного признака ноу-хау) закон называет введение режима коммерческой тайны.

Вместе с тем, с практической точки зрения можно предположить, что суды при оценке разумности мер, принятых для сохранения конфиденциальности информации, продолжат ориентироваться на меры по охране коммерческой тайны. Поэтому до того момента, как сложится судебная практика в отношении новой редакции статьи 1465Гражданского кодекса РФ, лучше все же не пренебрегать введением режима коммерческой тайны.

Внимание! Если лицензиар не убедится в том, что предоставляемая лицензиату информация отвечает всем признакам секрета производства, могут возникнуть негативные последствия

После заключения лицензионного договора может выясниться, что лицензиар предоставил право использовать объект, не являющийся охраняемым результатом интеллектуальной деятельности. В итоге получится, что стороны были не вправе оформить отношения с помощью лицензионного договора.

В свою очередь, это может привести к тому, что лицензиат попытается добиться признания договора незаключенным и (или) потребует возвратить уплаченное лицензионное вознаграждение.

Может получиться и так, что лицензиат откажется вносить лицензионные платежи. В такой ситуации лицензиару вряд ли удастся взыскать с контрагента задолженность. Вероятнее всего, при рассмотрении спора суд укажет на незаключенность договора и откажет лицензиару в удовлетворении требования.

К примеру, до 1 октября 2014 года (т. е. до того, как режим коммерческой тайны перестал быть обязательным признаком ноу-хау) суды считали лицензионный договор незаключенным, если обладатель информации не устанавливал в отношении сведений режим коммерческой тайны.

Пример из практики: поскольку лицензиар не установил режим коммерческой тайны в отношении передаваемой информации, суд посчитал незаключенным лицензионный договор о предоставлении права использования ноу-хау

Индивидуальный предприниматель О. (лицензиар) заключил с ООО «Т.» (лицензиат) лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства – «совокупности конкретных юридических практик и собственных эффективных наработок, базирующихся на профессиональном знании работы органов исполнительной и судебной властей, психологии и логики, бизнес-коммуникаций». Лицензиат обязался вносить ежемесячные лицензионные платежи.

Поскольку лицензиат не внес несколько платежей, лицензиар обратился в суд с требованиями о взыскании долга и неустойки.

Суд отказал в удовлетворении требований, в частности, потому, что посчитал лицензионный договор незаключенным.

Одна из причин, по которым суд указал на незаключенность договора, сводится к следующему: предметом соглашения была информация, не отвечающая признакам ноу-хау. Так, лицензиар не установил режим коммерческой тайны в отношении предоставленных сведений и данных. Вместе с тем, именно наличие такого режима характеризует информацию как секрет производства (ст. 1465, 1467 ГК РФ). Следовательно, лицензионный договор о предоставлении ответчику права использования ноу-хау нельзя считать заключенным (постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2013 г. по делу № А40-7539/13).

Как суды будут решать такие споры в настоящий момент – вопрос времени. Впрочем, можно предположить, что суд, установивший, к примеру, наличие свободного доступа третьих лиц к информации, в любом случае признает незаключенным лицензионный договор в отношении ноу-хау (поскольку отсутствие свободного доступа – обязательный признак секрета производства).

Проверка наличия исключительного права

Если предоставляемая информация действительно обладает всеми признаками секрета производства, необходимо удостовериться в том, что организации принадлежит исключительное право на ноу-хау.

Зачастую организация становится обладателем сведений, составляющих секрет производства, в процессе деятельности ее сотрудников и (или) подрядчиков. В такой ситуации важно убедиться, что все права на ноу-хау получены надлежащим образом у лиц, участвующих в разработке соответствующей информации. Другими словами, нужно проверить, что отсутствуют иные лица, считающиеся обладателями:

  • исключительного права на секрет производства;
  • иных прав в отношении секрета производства, которые могут затруднить его использование лицензиатом (например, права использования на условиях исключительной лицензии или права залога).

Если этого не сделать, впоследствии могут возникнуть споры как с правообладателями, так и с лицензиатом.

Чтобы обезопасить себя от таких споров, необходимо проанализировать условия договоров, заключенных организацией с разработчиками секрета производства. В частности, важно обратить внимание на положения о переходе исключительного права на ноу-хау.

Обоснование

На практике отношения между организацией и непосредственным разработчиком секрета производства оформляют разными способами.

1. Секрет производства создал сотрудник организации при выполнении трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

В такой ситуации ноу-хау считается служебным секретом производства, а исключительное право на него принадлежит работодателю независимо от условий трудового договора (п. 1 ст. 1470 ГК РФ).

2. Секрет производства создал сотрудник организации, но это не связано с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Бывают случаи, когда при нахождении на рабочем месте сотрудник создает ноу-хау, не относящееся ни к трудовой функции, ни к заданиям руководства. Например, не исключена ситуация, когда авиаконструктор, работая на компьютере организации-работодателя, разрабатывает неизвестную ранее технологию производства домашней бытовой техники. В таком случае работодатель, не дававший соответствующего поручения сотруднику, никаких прав в отношении технологии не получает. Это следует из анализа статьи 1470 Гражданского кодекса РФ.

В сложившейся ситуации организации, намеренной выступить в роли лицензиара, нужно сначала заключить с сотрудником договор об отчуждении исключительного права, а уже затем подписать лицензионный договор с лицензиатом. Возможен иной вариант: заключить с сотрудником лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства, а затем предоставить это право другому лицу (сублицензиату) по сублицензионному договору.

3. Секрет производства создало лицо, не являющееся сотрудником организации, при исполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ.

В этом случае исключительное право на секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), кроме ситуации, когда договор предусматривает иное (ст. 1471 ГК РФ). Другими словами, правообладателем считается подрядчик, если договор с организацией (заказчиком):

  • либо не содержит положений о переходе исключительного права на ноу-хау;
  • либо прямо предусматривает, что обладателем исключительного права считается подрядчик.

В каждой из таких двух ситуаций организации, намеренной выступить в роли лицензиара, нужно сначала заключить с подрядчиком (правообладателем) договор об отчуждении исключительного права, а уже затем подписать лицензионный договор с лицензиатом. Возможен иной вариант: заключить с подрядчиком (лицензиаром) лицензионный договор о предоставлении права использования ноу-хау, а затем предоставить это право другому лицу (сублицензиату) по сублицензионному договору.

Если же договор прямо устанавливает, что обладатель исключительного права – заказчик, организация может распорядиться этим правом по своему усмотрению, в том числе предоставить право использования по лицензионному договору (см. подробнее Как заказчику защитить свои права на результат научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ).

Риски при заключении договора

Обладателю исключительного права на секрет производства стоит проанализировать негативные последствия, которые могут возникнуть в случае заключения договора с лицензиатом.

Основной риск – неправомерное раскрытие (разглашение) лицензиатом информации, составляющей секрет производства. В результате такого раскрытия информация окажется доступна для третьих лиц и, следовательно, потеряет свою коммерческую ценность, что нарушит интересы лицензиара. Например, если лицензиат, получивший доступ к сведениям в области производства автомобильных двигателей, разместит эти сведения в сети Интернет для всеобщего обозрения, бизнес лицензиара может серьезно пострадать (вплоть до отказа работать в сфере автомобилестроения).

Причем при таком раскрытии информации автоматически прекратится исключительное право на ноу-хау (ст. 1467 ГК РФ). Это приведет, в частности, к тому, что организация больше не сможет заключать лицензионные договоры в отношении секрета производства и, следовательно, получать лицензионное вознаграждение от других лиц. Кроме того, прекратят действие лицензионные договоры, которые были заключены до момента неправомерного раскрытия информации (абз. 3 п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

Таким образом, негативные последствия, возникшие в результате заключения лицензионного договора в отношении ноу-хау, могут оказаться весьма существенными.

Чтобы снизить риск наступления этих последствий, необходимо:

Еще один способ предотвратить негативные последствия (а при их наступлении – минимизировать убытки) – присогласовании условия об ответственности предусмотреть штрафную неустойку за неправомерное раскрытие ноу-хау. Причем целесообразно настоять на достаточно большом размере штрафа.

Обоснование

Если лицензиат раскроет информацию, составляющую секрет производства, у лицензиара возникнет право потребовать возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ). Однако взыскать сумму убытков окажется непросто. В частности, лицензиару потребуется доказать факт нарушения обязательства лицензиатом, факт возникновения убытков, причинно-следственную связь между нарушением и убытками, размер убытков. По спорам, связанным с ноу-хау, это удается сделать крайне редко.

Если же договор будет предусматривать неустойку, то лицензиару понадобится доказать лишь факт неправомерного раскрытия сведений лицензиатом (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Причем если лицензиат попытается добиться снижения неустойки, лицензиару имеет смысл сослаться на существенные негативные последствия нарушения.

Если неустойка будет штрафной, лицензиар сохранит за собой право взыскать с лицензиата убытки в полном объеме.

Пример формулировки условия о штрафной неустойке за раскрытие лицензиатом сведений, составляющих ноу-хау

«В случае если Лицензиат раскроет информацию, составляющую Секрет производства, путем доведения ее до третьих лиц в нарушение введенного режима коммерческой тайны, он уплачивает Лицензиару неустойку (штраф) в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. Неустойка имеет штрафной характер: убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки».

Обоснование эффективности ноу-хау

Заключая лицензионный договор в отношении секрета производства, лицензиат, как правило, рассчитывает получить конкретный материальный результат, созданный с применением ноу-хау (например, произвести продукцию, построить здание и т. д.). Поэтому лицензиару нужно быть готовым к тому, что, прежде чем подписать договор, лицензиату понадобится убедиться в реальной коммерческой ценности ноу-хау.

В частности, лицензиату может потребоваться совершить следующие действия.

1. Удостовериться в том, что сам лицензиар получает конкретный результат от использования ноу-хау.

В этом случае лицензиар может предоставить лицензиату экземпляр единицы продукции, произведенной с применением секрета производства.

Более того, с лицензиатом можно заключить отдельный договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау. По этому договору лицензиару потребуется продемонстрировать использование секрета производства на практике и подтвердить его коммерческую ценность. Однако сами сведения, составляющие ноу-хау, лицензиар сохранит в тайне (до тех пор пока стороны не заключат лицензионный договор).

В свою очередь, за лицензиатом не будет лишним закрепить обязанность по выплате вознаграждения за ознакомление с результатами секрета производства. Правда, лицензиат может отказаться предусматривать такую обязанность со ссылкой на следующее: в демонстрации использования ноу-хау заинтересованы обе стороны договора, поскольку в зависимости от того, заинтересуют ли предполагаемого лицензиата результаты применения секрета производства, будет решаться вопрос о заключении лицензионного договора. Следовательно, договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау не должен предусматривать условие о каком-либо вознаграждении.

Если лицензиат приведет эту аргументацию, лицензиару понадобится самостоятельно решать, заключать безвозмездный договор на демонстрацию использования ноу-хау или нет. Представляется, что, если исполнение такого договора не потребует от лицензиара много времени и усилий, все же стоит согласиться с аргументацией лицензиата и выполнить обязательство на безвозмездной основе (рассчитывая при этом получить в дальнейшем лицензионное вознаграждение). Главное – не раскрыть в процессе исполнения сведения, составляющие секрет производства.

2. Оценить и проверить применимость ноу-хау на предприятии лицензиата. Другими словами, лицензиату может понадобиться проанализировать, располагает ли он всеми необходимыми ресурсами для практического использования ноу-хау.

В этом лицензиату могут помочь специалисты организации-лицензиара. В частности, с лицензиатом можно заключить отдельный договор возмездного оказания услуг, по которому лицензиар будет должен:

  • сделать заключение о том, возможно ли использовать ноу-хау на предприятии лицензиата;
  • дать практические советы в отношении того, какое оборудование и (или) какие иные ресурсы понадобятся лицензиату, чтобы получить ожидаемый результат в процессе использования ноу-хау.

Форма договора

Лицензионный договор в отношении секрета производства необходимо заключить в письменной форме.

Обоснование

По закону лицензионный договор заключается в письменной форме, если Гражданский кодекс РФ не предусматривает иное (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Поскольку положения главы 75 Гражданского кодекса РФ не устанавливают специальных правил о форме лицензионного договора (в частности, не позволяют заключить этот договор в устной форме), отношения сторон необходимо урегулировать в письменном виде.

Если этого не сделать, договор будет считаться недействительным (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).*

Нужно ли лицензиару регистрировать предоставление права использования секрета производства или лицензионный договор в отношении ноу-хау

Нет, не нужно.

По закону предоставление права использования подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 Гражданского кодекса РФ (абз. 2 п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Этот пункт устанавливает обязанность зарегистрировать факт предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности, подлежащего государственной регистрации.

Гражданский кодекс РФ не содержит положений о регистрации ноу-хау. Не требуется регистрировать информацию, составляющую секрет производства, и по Федеральному закону от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Следовательно, предоставление права использования ноу-хау регистрировать не нужно.

Сам лицензионный договор сейчас в любом случае регистрации не подлежит.*

Обоснование

Ранее (до 1 октября 2014 года) вместо предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности требовалось регистрировать сам лицензионный договор. Делать это было необходимо в тех же случаях, в которых сейчас нужно регистрировать предоставление права использования. Следовательно, до 1 октября 2014 года лицензионный договор в отношении ноу-хау не подлежал регистрации по тем же причинам, по которым сейчас не надо регистрировать предоставление права использования секрета производства (см., например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2013 г. № С01-220/2013 по делу № А40-6912/2013).

В настоящее время регистрацию лицензионных договоров закон не предусматривает (ст. 1232 ГК РФ, п. 4 ст. 3 Закона № 35-ФЗ).

Выбор вида лицензии

Выдаваемая лицензия может быть либо исключительной, либо простой (п. 1 ст. 1236 ГК РФ).

Как правило, любому лицензиару выгоднее предоставить простую (неисключительную) лицензию, а лицензиат, напротив, заинтересован получить исключительную лицензию.

Однако при заключении договора в отношении ноу-хау ситуация иная: и лицензиату, и лицензиару будет выгодна исключительная лицензия.

С одной стороны, лицензиат может согласиться заключить договор только на условиях исключительной лицензии.

Обоснование

В противном случае (т. е. при выдаче простой лицензии) интересы лицензиата будут нарушены. Ведь если лицензиар заключит лицензионный договор с другим лицензиатом, то у первоначального лицензиата возникнут следующие негативные последствия:

  • снизится коммерческая ценность секрета производства;
  • существенно возрастет риск раскрытия ноу-хау.

С другой стороны, и самому лицензиару стоит задуматься о том, чтобы предоставить лицензиату именно исключительную лицензию. Попытки настоять на выдаче лишь простой лицензии могут оказаться для лицензиара бессмысленными.

Ведь, если предположить, что лицензиару все-таки удастся убедить лицензиата заключить договор на условиях неисключительной лицензии, впоследствии лицензиар может не воспользоваться правом выдать аналогичную лицензию другому лицензиату. Объясняется это следующим: чем больше лицензиатов (т. е. лиц, имеющих доступ к секрету производства), тем существеннее риск раскрытия ноу-хау.

Следовательно, если лицензиар стремится минимизировать риск разглашения конфиденциальной информации, ему имеет смысл оформить отношения только с одним лицензиатом. А значит, нет смысла настаивать на выдаче простой лицензии, которая позволила бы лицензиару заключать лицензионные договоры с другими лицензиатами.

Если стороны выбрали исключительную лицензию, на это необходимо прямо указать в договоре. Если этого не сделать (т. е. если договор не будет конкретизировать вид лицензии), лицензия будет считаться простой (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

При выборе исключительной лицензии лицензиару также важно сформулировать условие о том, что он сохраняет за собой право использовать ноу-хау всеми способами, включая те, которые перечислены в договоре. В противном случае (если договор не будет содержать такого условия) будет считаться, что лицензиару запрещено самостоятельно использовать секрет производства в пределах, предоставленных лицензиату (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

Пример формулировки условия об исключительной лицензии

«Право использования Секрета производства предоставляется Лицензиату без сохранения за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). При этом Лицензиар вправе использовать Секрет производства самостоятельно, в том числе способами использования, указанными в пункте 2.1 настоящего договора».

2. Проверка обычных и случайных условий лицензионного договора: выгоды и риски для лицензиара

«Условие об одностороннем отказе

При заключении лицензионного договора важно проверить, вправе ли стороны расторгнуть соглашение в одностороннем порядке (т. е. без обращения в суд).

Лицензиар заинтересован в том, чтобы он имел право отказаться от исполнения договора в любой момент, а лицензиат таким правом не обладал.*

По закону любой лицензиар (независимо от предмета лицензионного договора) вправе заявить об одностороннем отказе и потребовать возмещения убытков в случае, если лицензиат допустит существенное нарушение обязанности по выплате вознаграждения в установленный срок (п. 4 ст. 1237 ГК РФ). При таком нарушении договор прекратит действие, если будут выполняться следующие условия:

  • пройдет 30 дней после того, как лицензиат получит уведомление об одностороннем отказе;
  • в течение этих 30 дней лицензиат не исполнит обязанность по выплате вознаграждения.

Кроме этого, для договоров, заключенных в отношении некоторых объектов интеллектуальной собственности, закон предусматривает дополнительные основания для одностороннего отказа со стороны лицензиара.

Что нужно учесть лицензиару при предоставлении права использования объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых закон предусматривает особые правила одностороннего отказа

Ситуация 1

Стороны заключают в отношении произведения издательский лицензионный договор.

Лицензиар по такому договору получит право на односторонний отказ, если лицензиат не начнет использовать произведение в срок, установленный в договоре (п. 1 ст. 1287 ГК РФ).

При заключении договора лицензиару нужно предусмотреть срок, в течение которого лицензиат должен начать использовать произведение. Если такой срок не установить, лицензиар сможет расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, когда договор будет прямо предусматривать (п. 1, 2 ст. 310, п. 1 ст. 450.1, абз. 2 п. 1 ст. 1287 ГК РФ):

  • либо право на безусловный односторонний отказ (т. е. на отказ в любой момент и независимо от каких бы то ни было обстоятельств);
  • либо право на односторонний отказ по истечении срока, который обычно устанавливается для начала использования произведений с учетом их конкретного вида и способа использования.

Ситуация 2

Стороны заключают договор в отношении секрета производства (ноу-хау) и не указывают срок действия договора.

В такой ситуации каждая из сторон вправе отказаться от исполнения договора (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). Однако для этого необходимо предупредить об отказе другую сторону. Срок для предупреждения должен быть не менее шести месяцев (например, семь месяцев, один год и т. д.). Если стороны не укажут срок в договоре, он будет составлять шесть месяцев.

При заключении договора лицензиару имеет смысл предусмотреть:

  • минимальный срок для предупреждения (6 месяцев), если от договора отказывается лицензиар (ведь лицензиару может понадобиться прекратить договорные отношения в максимально короткий срок);
  • более продолжительный срок для предупреждения при отказе со стороны лицензиата (например, 10 месяцев, один год и т. д.). Это целесообразно, например, тогда, когда стороны согласовали вознаграждение в виде ежемесячных платежей. Ведь чем больше месяцев будет составлять срок для предупреждения об отказе, тем дольше будет действовать договор, а значит, лицензиар получит большее число платежей (к примеру, не 6, а 10).

Лицензиат же по умолчанию вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения лицензионного договора лишь в случае, если предмет договора – ноу-хау (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

В то же время закон позволяет сторонам, заключающим лицензионный договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности, самостоятельно предусмотреть основания для одностороннего отказа (п. 1, 2ст. 310, п. 1 ст. 450.1, п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

Оптимальный вариант – включить в договор условие, по которому лицензиар вправе отказаться от исполнения договора в любой момент и независимо от каких бы то ни было обстоятельств, а лицензиат правом на односторонний отказ не обладает (кроме случая, когда отказ прямо предусмотрен в законе).*

Вместе с тем, нужно понимать, что такое условие не будет соответствовать интересам лицензиата и тот, вероятнее всего, постарается настоять на другой формулировке. В этом случае лицензиару стоит попытаться сохранить за собой право на односторонний отказ, но при этом конкретизировать, при каких ситуациях такой отказ возможен (т. е. заменить безусловное право на отказ условным). Имеет смысл указать как можно больше оснований для одностороннего отказа по инициативе лицензиара (например, в связи с тем, что лицензиат не представил отчет). Если хотя бы одно из таких оснований возникнет в ходе исполнения договора, лицензиар получит возможность самостоятельно выбрать дальнейший алгоритм действий: либо продолжить исполнять договор (несмотря на наступившее негативное обстоятельство), либо отказаться от исполнения без обращения в суд. Причем, если лицензиар выберет второй вариант, лицензиат не сможет обжаловать односторонний отказ в суде.

Пример из практики: стороны лицензионного договора указали основание, по которому лицензиар вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Поскольку такое основание наступило, лицензиат не смог добиться того, чтобы суд признал одностороннее расторжение незаконным

ООО «К.» (лицензиар) заключило с ООО «С.» (лицензиат) лицензионный договор о предоставлении права использования компьютерной программы «M.». Лицензиат обязался сохранять конфиденциальность исходных кодов программы. Стороны установили, что в случае, если лицензиат нарушит требование о такой конфиденциальности, лицензиар получит право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Через несколько месяцев после заключения договора ООО «С.» предоставило третьему лицу право использовать программу «M.». Причем при подписании лицензионного соглашения с этим лицом ООО «С.» указало исходный код программы.

ООО «К.» решило, что лицензиат нарушил условие о конфиденциальности. По этой причине лицензиар направил в адрес лицензиата уведомление об одностороннем отказе.

Лицензиат посчитал отказ неправомерным и обратился в суд с требованием признать одностороннее расторжение незаконным.

Суд указал, что договор считается расторгнутым путем одностороннего отказа от его исполнения, если такой отказ предусмотрен в законе или соглашении сторон. Лицензиар и лицензиат предусмотрели в договоре конкретное обстоятельство, при наступлении которого ООО «К.» вправе заявить об одностороннем отказе. Суд установил, что такое обстоятельство наступило: ООО «С.» предоставило третьему лицу исходный код программы «M.». Следовательно, договор расторгнут правомерно. По этим причинам суд не удовлетворил требование истца (постановление ФАС Северо-Западного округа от 12 декабря 2012 г. по делу № А56-54588/2011, определением ВАС РФ от 13 марта 2013 г. № ВАС-2511/13 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора).

Пример формулировки условия об одностороннем отказе лицензиара от исполнения лицензионного договора

«Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в каждом из следующих случаев:

  • Лицензиат нарушил срок выплаты вознаграждения, установленный в пункте 3.1 настоящего договора;
  • Лицензиат не представил отчет в соответствии с правилами пункта 4.2 настоящего договора».

В то же время нужно проследить за тем, чтобы договор предусматривал как можно меньше оснований для отказа по инициативе лицензиата и тем более не содержал положения о безусловном отказе с его стороны. В противном случае могут возникнуть негативные последствия. Например, может получиться так, что лицензиар не только узнает о прекращении договора, но и должен будет возвратить лицензиату полученный от него аванс.

Пример из практики: суд посчитал, что односторонний отказ лицензиата от исполнения лицензионного договора был правомерным, и взыскал с лицензиара сумму полученного аванса

ООО «Б.» (лицензиар) заключило с ОАО «П.» (лицензиат) лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ. Лицензиат обязался перечислить лицензиару авансовый платеж. Стороны установили, что лицензиар должен передать лицензиату экземпляры компьютерных программ в течение 10 недель с момента получения аванса. Если он не сделает это в установленный срок, лицензиат получит право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и потребовать возвратить перечисленную сумму. Если лицензиар не возвратит аванс в течение 10 рабочих дней, он обязан выплатить неустойку в размере 0,1 процента от суммы аванса за каждый день просрочки.

Лицензиат перечислил аванс, однако лицензиар не передал экземпляры программ в установленный срок. По этой причине ОАО «П.» направило в адрес ООО «Б.» уведомление об одностороннем отказе и сообщило о необходимости возвратить сумму авансового платежа.

Поскольку лицензиар эту сумму не вернул, лицензиат обратился в суд с требованиями о взыскании авансового платежа и неустойки.

Суд посчитал, что лицензионный договор расторгнут правомерно. Так, договор считается расторгнутым путем одностороннего отказа от его исполнения, если такой отказ предусмотрен в законе или соглашении сторон. Лицензиар и лицензиат предусмотрели в договоре конкретные обстоятельства, при наступлении которых ОАО «П.» вправе заявить об одностороннем отказе. Суд установил, что такие обстоятельства наступили (лицензиар не передал компьютерные программы), а значит, требование о взыскании аванса обоснованно. В то же время истец не вправе взыскать договорную неустойку, поскольку ее нельзя начислить за период после расторжения договора (постановление Президиума ВАС РФ от 18 мая 2010 г. № 1059/10). В итоге суд взыскал с ответчика сумму авансового платежа (постановление ФАС Московского округа от 19 марта 2013 г. по делу № А40-52922/12-19-367).

Помимо этого, не будет лишним:

  • установить срок, за который лицензиат должен предупредить лицензиара об одностороннем отказе;
  • согласовать форму такого предупреждения.

Пример формулировки условия о сроке и форме уведомления об одностороннем отказе лицензиата от исполнения лицензионного договора

«Лицензиат, решивший воспользоваться правом на односторонний отказ от исполнения настоящего договора (п. 5.3 договора), должен уведомить Лицензиара о таком отказе не позднее чем за 30 дней до того момента, как договор прекратит действие, посредством направления по почте в адрес Лицензиара ценного письма с уведомлением о вручении и описью вложения».

Если стороны не установят срок для уведомления, возникнет риск того, что лицензиат сообщит о досрочном расторжении договора в самый неподходящий для лицензиара момент. Например, перестанет вносить лицензионные платежи за несколько дней до того, как истечет срок погашения кредита, взятого лицензиаром в банке.

Совет

В договоре имеет смысл предусмотреть плату за односторонний отказ лицензиата.

Закон позволяет это сделать, если стороны заключают договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 310 ГК РФ). В такой ситуации в договоре разрешено установить конкретную денежную сумму, которую лицензиат будет должен выплатить лицензиару при одностороннем отказе.

Пример формулировки условия о плате за односторонний отказ лицензиата от исполнения лицензионного договора

«В случае прекращения действия настоящего договора по причине одностороннего отказа от его исполнения со стороны Лицензиата последний обязуется перечислить Лицензиару плату за такой отказ в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. Указанная сумма выплачивается Лицензиатом не позднее 7 (семи) дней с момента расторжения договора».

При наличии такого условия лицензиату, намеренному заявить об одностороннем отказе, придется сначала проанализировать, что ему будет выгоднее:

  • выйти из договорных отношений, перечислив лицензиару установленную плату за односторонний отказ;
  • продолжить исполнять договор, сэкономив деньги на внесение такой платы.

Не исключено, что лицензиат выберет второй вариант. В итоге отношения сторон будут сохранены и лицензиар сможет получить ожидаемый результат по договору. А если лицензиат все-таки заявит об отказе, выплаченная им сумма станет своего рода компенсацией за прекращение договора.

Вместе с тем, при включении в договор условия о плате за отказ нужно проверить, чтобы такая плата была предусмотрена только для лицензиата. В противном случае (т. е. если условие будет распространяться на обе стороны) лицензиару стоит решить, насколько такое положение будет оправданным».

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.