Лицензия на использование запатентованного лицензиаром изобретения

55

Вопрос

Лицензиар (физ. лицо - гражданин РФ) предоставил лицензиату (российскому юр. лицу) исключительную лицензию на использование запатентованного лицензиаром изобретения. В лицензионном договоре указан способ использования: "Изготовление изделий запатентованным способом и их продажа." Лицензиат - владелец зарегистрированного товарного знака. Вопросы: 1. Вправе ли лицензиат нанести свой товарный знак на изделия, изготовленные им запатентованным способом, в отсутствие соответствующего разрешения со стороны Лицензиара или для этого в лицензионном договоре нужно дополнить способ использования следующей формулировкой: «Нанесение товарного знака Лицензиата на изделия». 2. В случае необходимости дополнения способа использования, правильна ли такая формулировка. Если нет, прошу дать текст такой формулировки. 3. Должен ли лицензиар (гражданин РФ) иметь статус индивидуального предпринимателя.

Ответ

1. Нет, не вправе. В соответствии со ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

Таким образом, патентообладатель имеет право разрешать или запрещать наносить чужой товарный знак на продукт, полученный запатентованным способом.

2. Наиболее целесообразно для Лицензиата взять формулировку из ст. 1484 ГК РФ. Т.е. указать способы использования: размещение товарного знака Лицензиата на изделиях, в том числе на этикетках, упаковках изделий, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

3. Если гражданин планирует заниматься предпринимательской деятельностью, систематически получать доход (прибыль), то необходимо зарегистрироваться в качестве ИП. Если у него разовые доходы, то регистрироваться не требуется.

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ч. 1 ст. 23 ГК РФ).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Комментарий к ст. 1358 ГК РФ

«Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования*1 изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;*2

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;*

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;*2

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;*2

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.*2

3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

4. Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

5. Если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.

_________________________

1. Исключительное право на объект патентных прав представляет собой субъективное гражданское имущественное право, т.е. меру возможного поведения управомоченного лица – патентообладателя. Сущность указанного исключительного права заключается в преимущественной перед третьими лицами возможности использования объекта промышленной собственности любым не запрещенным законом способом. Соответственно, всякий и каждый, т.е. неопределенный круг третьих лиц обязан воздерживаться от совершения действий, влекущих нарушение прав патентообладателя, т.е. воздержаться от использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности – изобретения, полезной модели, промышленного образца. К исключительным правам на объекты патентных прав применяются общие правила об исключительных правах, указанные в ст. 1229 ГК. Комплекс исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности традиционно обозначают понятием «интеллектуальная собственность», что нашло отражение в п. 1 ст. 1225 ГК РФ.*

2. Приведенные в п. 2 и 3 ст. 1358 ГК способы использования объектов промышленной собственности не образуют закрытый перечень. Патентообладатель вправе использовать соответствующий объект патентных прав любым способом, как прямо указанным в законе, так в законе и не указанным, но ему не противоречащим.

Одним из правомочий патентообладателя, составляющим его исключительное право на использование объекта промышленной собственности, является право распорядиться исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец посредством заключения договора об отчуждении патента (ст. 1365 ГК) или путем заключения лицензионного договора (ст. 1367 ГК).»

22.09.2015

 

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.