Право использования секрета производства по лицензионному договору

153

Вопрос

Можно ли в случае не патентоспособности опытного образца заключить лицензионный договор на него как на ноу-хау?

Ответ

При соблюдении ряда условий, заключение лицензионного договора в отношении образца как на ноу-хау возможно.

Лицензионный договор – один из двух основных способов, которыми можно распорядиться исключительным правом на секрет производства (ноу-хау). Особенность этого способа в том, что, в отличие от второго способа (заключение договора об отчуждении исключительного права), правообладатель сохраняет исключительное право за собой.

Перед тем как заключить лицензионный договор, стоит проанализировать, на самом ли деле объект, в отношении которого организация намерена заключить лицензионный договор, обладает всеми признаками ноу-хау.

В качестве секрета производства могут выступать производственные, технические, экономические, организационные и любые иные сведения о следующих объектах (п. 1 ст. 1465 ГК РФ):

  • о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (в частности, о патентоспособных объектах, т. е. об объектах, на которые можно было бы получить патент, но которые обладатель сведений решил не запатентовывать);
  • о способах ведения профессиональной деятельности.

Однако любые из таких сведений считаются секретом производства только тогда, когда одновременно выполняются следующие условия:

1) информация имеет коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам;

2) у третьих лиц нет свободного доступа к этой информации на законном основании;

3) обладатель информации принимает разумные меры для соблюдения ее конфиденциальности, в том числе вводит в отношении нее режим коммерческой тайны.

Таким образом, в настоящий момент обладателю информации имеет смысл исходить из того, что в роли ноу-хау могут выступать только те сведения, в отношении которых установлен режим коммерческой тайны. Такая позиция в максимальной степени обезопасит лицензиара от споров и недопонимания с лицензиатом.

Если лицензиар не убедится в том, что предоставляемая лицензиату информация отвечает всем признакам секрета производства, могут возникнуть негативные последствия

После заключения лицензионного договора может выясниться, что лицензиар предоставил право использовать объект, не являющийся охраняемым результатом интеллектуальной деятельности. В итоге получится, что стороны были не вправе оформить отношения с помощью лицензионного договора.

В свою очередь, это может привести к тому, что лицензиат попытается добиться признания договора незаключенным и (или) потребует возвратить уплаченное лицензионное вознаграждение.

Может получиться и так, что лицензиат откажется вносить лицензионные платежи. В такой ситуации лицензиару вряд ли удастся взыскать с контрагента задолженность. Вероятнее всего, при рассмотрении спора суд укажет на незаключенность договора и откажет лицензиару в удовлетворении требования (см. также «Как предоставить право использования секрета производства (ноу-хау) по лицензионному договору», «Как передать исключительное право на секрет производства (ноу-хау)»).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист»

<…>

1.Как предоставить право использования секрета производства (ноу-хау) по лицензионному договору

«Бывают ситуации, когда организация (индивидуальный предприниматель), обладающая исключительным правом на секрет производства (ноу-хау), сталкивается с необходимостью распорядиться таким правом (например, предоставить другому лицу конфиденциальную информацию о технологии производства продукции или методике оказания услуг). Причины для этого могут быть самыми разными, начиная от намерения получить вознаграждение от контрагента и заканчивая задачей распределить функции внутри группы лиц.

Лицензионный договор – один из двух основных способов, которыми можно распорядиться исключительным правом на секрет производства (ноу-хау). Особенность этого способа в том, что, в отличие от второго способа (заключение договора об отчуждении исключительного права), правообладатель сохраняет исключительное право за собой.

При заключении лицензионного договора в отношении ноу-хау необходимо:

Проверка наличия признаков ноу-хау

Перед тем как заключить лицензионный договор, стоит проанализировать, на самом ли деле объект, в отношении которого организация намерена заключить лицензионный договор, обладает всеми признаками ноу-хау.

В качестве секрета производства могут выступать производственные, технические, экономические, организационные и любые иные сведения о следующих объектах (п. 1 ст. 1465 ГК РФ):

  • о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (в частности, о патентоспособных объектах, т. е. об объектах, на которые можно было бы получить патент, но которые обладатель сведений решил не запатентовывать);
  • о способах ведения профессиональной деятельности.

Однако любые из таких сведений считаются секретом производства только тогда, когда одновременно выполняются следующие условия:

1) информация имеет коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам;

2) у третьих лиц нет свободного доступа к этой информации на законном основании;

3) обладатель информации принимает разумные меры для соблюдения ее конфиденциальности, в том числе вводит в отношении нее режим коммерческой тайны.

166.1858 (11,17)

Совет

В настоящий момент обладателю информации имеет смысл исходить из того, что в роли ноу-хау могут выступать только те сведения, в отношении которых установлен режим коммерческой тайны. Такая позиция в максимальной степени обезопасит лицензиара от споров и недопонимания с лицензиатом.

Обоснование

Ранее (до 1 октября 2014 года) режим коммерческой тайны считался обязательным признаком секрета производства.

Новая редакция статьи 1465 Гражданского кодекса РФ смягчила требования к охране конфиденциальности ноу-хау (п. 142 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; далее – Закон № 35-ФЗ).

Теперь обладателю информации достаточно принимать разумные меры, направленные на сохранение сведений в секрете. В качестве одной из таких мер (но не в качестве обязательного признака ноу-хау) закон называет введение режима коммерческой тайны.

Вместе с тем, с практической точки зрения можно предположить, что суды при оценке разумности мер, принятых для сохранения конфиденциальности информации, продолжат ориентироваться на меры по охране коммерческой тайны. Поэтому до того момента, как сложится судебная практика в отношении новой редакции статьи 1465 Гражданского кодекса РФ, лучше все же не пренебрегать введением режима коммерческой тайны.

167.2669 (11,17)

Внимание! Если лицензиар не убедится в том, что предоставляемая лицензиату информация отвечает всем признакам секрета производства, могут возникнуть негативные последствия

После заключения лицензионного договора может выясниться, что лицензиар предоставил право использовать объект, не являющийся охраняемым результатом интеллектуальной деятельности. В итоге получится, что стороны были не вправе оформить отношения с помощью лицензионного договора.

В свою очередь, это может привести к тому, что лицензиат попытается добиться признания договора незаключенным и (или) потребует возвратить уплаченное лицензионное вознаграждение.

Может получиться и так, что лицензиат откажется вносить лицензионные платежи. В такой ситуации лицензиару вряд ли удастся взыскать с контрагента задолженность. Вероятнее всего, при рассмотрении спора суд укажет на незаключенность договора и откажет лицензиару в удовлетворении требования.

К примеру, до 1 октября 2014 года (т. е. до того, как режим коммерческой тайны перестал быть обязательным признаком ноу-хау) суды считали лицензионный договор незаключенным, если обладатель информации не устанавливал в отношении сведений режим коммерческой тайны.

Пример из практики: поскольку лицензиар не установил режим коммерческой тайны в отношении передаваемой информации, суд посчитал незаключенным лицензионный договор о предоставлении права использования ноу-хау

Индивидуальный предприниматель О. (лицензиар) заключил с ООО «Т.» (лицензиат) лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства – «совокупности конкретных юридических практик и собственных эффективных наработок, базирующихся на профессиональном знании работы органов исполнительной и судебной властей, психологии и логики, бизнес-коммуникаций». Лицензиат обязался вносить ежемесячные лицензионные платежи.

Поскольку лицензиат не внес несколько платежей, лицензиар обратился в суд с требованиями о взыскании долга и неустойки.

Суд отказал в удовлетворении требований, в частности, потому, что посчитал лицензионный договор незаключенным.

Одна из причин, по которым суд указал на незаключенность договора, сводится к следующему: предметом соглашения была информация, не отвечающая признакам ноу-хау. Так, лицензиар не установил режим коммерческой тайны в отношении предоставленных сведений и данных. Вместе с тем, именно наличие такого режима характеризует информацию как секрет производства (ст. 14651467 ГК РФ). Следовательно, лицензионный договор о предоставлении ответчику права использования ноу-хау нельзя считать заключенным (постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2013 г. по делу № А40-7539/13).

Как суды будут решать такие споры в настоящий момент – вопрос времени. Впрочем, можно предположить, что суд, установивший, к примеру, наличие свободного доступа третьих лиц к информации, в любом случае признает незаключенным лицензионный договор в отношении ноу-хау (поскольку отсутствие свободного доступа – обязательный признак секрета производства).

Проверка наличия исключительного права

Если предоставляемая информация действительно обладает всеми признаками секрета производства, необходимо удостовериться в том, что организации принадлежит исключительное право на ноу-хау.

Зачастую организация становится обладателем сведений, составляющих секрет производства, в процессе деятельности ее сотрудников и (или) подрядчиков. В такой ситуации важно убедиться, что все права на ноу-хау получены надлежащим образом у лиц, участвующих в разработке соответствующей информации. Другими словами, нужно проверить, что отсутствуют иные лица, считающиеся обладателями:

  • исключительного права на секрет производства;
  • иных прав в отношении секрета производства, которые могут затруднить его использование лицензиатом (например, права использования на условиях исключительной лицензии или права залога).

Если этого не сделать, впоследствии могут возникнуть споры как с правообладателями, так и с лицензиатом.

Чтобы обезопасить себя от таких споров, необходимо проанализировать условия договоров, заключенных организацией с разработчиками секрета производства. В частности, важно обратить внимание на положения о переходе исключительного права на ноу-хау.

Обоснование

На практике отношения между организацией и непосредственным разработчиком секрета производства оформляют разными способами.

1. Секрет производства создал сотрудник организации при выполнении трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

В такой ситуации ноу-хау считается служебным секретом производства, а исключительное право на него принадлежит работодателю независимо от условий трудового договора (п. 1 ст. 1470 ГК РФ).

2. Секрет производства создал сотрудник организации, но это не связано с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Бывают случаи, когда при нахождении на рабочем месте сотрудник создает ноу-хау, не относящееся ни к трудовой функции, ни к заданиям руководства. Например, не исключена ситуация, когда авиаконструктор, работая на компьютере организации-работодателя, разрабатывает неизвестную ранее технологию производства домашней бытовой техники. В таком случае работодатель, не дававший соответствующего поручения сотруднику, никаких прав в отношении технологии не получает. Это следует из анализа статьи 1470 Гражданского кодекса РФ.

В сложившейся ситуации организации, намеренной выступить в роли лицензиара, нужно сначала заключить с сотрудником договор об отчуждении исключительного права, а уже затем подписать лицензионный договор с лицензиатом. Возможен иной вариант: заключить с сотрудником лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства, а затем предоставить это право другому лицу (сублицензиату) по сублицензионному договору.

3. Секрет производства создало лицо, не являющееся сотрудником организации, при исполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ.

В этом случае исключительное право на секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), кроме ситуации, когда договор предусматривает иное (ст. 1471 ГК РФ). Другими словами, правообладателем считается подрядчик, если договор с организацией (заказчиком):

  • либо не содержит положений о переходе исключительного права на ноу-хау;
  • либо прямо предусматривает, что обладателем исключительного права считается подрядчик.

В каждой из таких двух ситуаций организации, намеренной выступить в роли лицензиара, нужно сначала заключить с подрядчиком (правообладателем) договор об отчуждении исключительного права, а уже затем подписать лицензионный договор с лицензиатом. Возможен иной вариант: заключить с подрядчиком (лицензиаром) лицензионный договор о предоставлении права использования ноу-хау, а затем предоставить это право другому лицу (сублицензиату) по сублицензионному договору.

Если же договор прямо устанавливает, что обладатель исключительного права – заказчик, организация может распорядиться этим правом по своему усмотрению, в том числе предоставить право использования по лицензионному договору (см. подробнее Как заказчику защитить свои права на результат научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ).

Риски при заключении договора

Обладателю исключительного права на секрет производства стоит проанализировать негативные последствия, которые могут возникнуть в случае заключения договора с лицензиатом.

Основной риск – неправомерное раскрытие (разглашение) лицензиатом информации, составляющей секрет производства. В результате такого раскрытия информация окажется доступна для третьих лиц и, следовательно, потеряет свою коммерческую ценность, что нарушит интересы лицензиара. Например, если лицензиат, получивший доступ к сведениям в области производства автомобильных двигателей, разместит эти сведения в сети Интернет для всеобщего обозрения, бизнес лицензиара может серьезно пострадать (вплоть до отказа работать в сфере автомобилестроения).

Причем при таком раскрытии информации автоматически прекратится исключительное право на ноу-хау (ст. 1467 ГК РФ). Это приведет, в частности, к тому, что организация больше не сможет заключать лицензионные договоры в отношении секрета производства и, следовательно, получать лицензионное вознаграждение от других лиц. Кроме того, прекратят действие лицензионные договоры, которые были заключены до момента неправомерного раскрытия информации (абз. 3 п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

Таким образом, негативные последствия, возникшие в результате заключения лицензионного договора в отношении ноу-хау, могут оказаться весьма существенными.

Чтобы снизить риск наступления этих последствий, необходимо:

Еще один способ предотвратить негативные последствия (а при их наступлении – минимизировать убытки) – присогласовании условия об ответственности предусмотреть штрафную неустойку за неправомерное раскрытие ноу-хау. Причем целесообразно настоять на достаточно большом размере штрафа.

Обоснование

Если лицензиат раскроет информацию, составляющую секрет производства, у лицензиара возникнет правопотребовать возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ). Однако взыскать сумму убытков окажется непросто. В частности, лицензиару потребуется доказать факт нарушения обязательства лицензиатом, факт возникновения убытков, причинно-следственную связь между нарушением и убытками, размер убытков. По спорам, связанным с ноу-хау, это удается сделать крайне редко.

Если же договор будет предусматривать неустойку, то лицензиару понадобится доказать лишь факт неправомерного раскрытия сведений лицензиатом (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Причем если лицензиат попытается добиться снижения неустойки, лицензиару имеет смысл сослаться на существенные негативные последствия нарушения.

Если неустойка будет штрафной, лицензиар сохранит за собой право взыскать с лицензиата убытки в полном объеме.

Пример формулировки условия о штрафной неустойке за раскрытие лицензиатом сведений, составляющих ноу-хау

«В случае если Лицензиат раскроет информацию, составляющую Секрет производства, путем доведения ее до третьих лиц в нарушение введенного режима коммерческой тайны, он уплачивает Лицензиару неустойку (штраф) в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. Неустойка имеет штрафной характер: убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки».

Обоснование эффективности ноу-хау

Заключая лицензионный договор в отношении секрета производства, лицензиат, как правило, рассчитывает получить конкретный материальный результат, созданный с применением ноу-хау (например, произвести продукцию, построить здание и т. д.). Поэтому лицензиару нужно быть готовым к тому, что, прежде чем подписать договор, лицензиату понадобится убедиться в реальной коммерческой ценности ноу-хау.

В частности, лицензиату может потребоваться совершить следующие действия.

1. Удостовериться в том, что сам лицензиар получает конкретный результат от использования ноу-хау.

В этом случае лицензиар может предоставить лицензиату экземпляр единицы продукции, произведенной с применением секрета производства.

Более того, с лицензиатом можно заключить отдельный договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау. По этому договору лицензиару потребуется продемонстрировать использование секрета производства на практике и подтвердить его коммерческую ценность. Однако сами сведения, составляющие ноу-хау, лицензиар сохранит в тайне (до тех пор пока стороны не заключат лицензионный договор).

В свою очередь, за лицензиатом не будет лишним закрепить обязанность по выплате вознаграждения за ознакомление с результатами секрета производства. Правда, лицензиат может отказаться предусматривать такую обязанность со ссылкой на следующее: в демонстрации использования ноу-хау заинтересованы обе стороны договора, поскольку в зависимости от того, заинтересуют ли предполагаемого лицензиата результаты применения секрета производства, будет решаться вопрос о заключении лицензионного договора. Следовательно, договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау не должен предусматривать условие о каком-либо вознаграждении.

Если лицензиат приведет эту аргументацию, лицензиару понадобится самостоятельно решать, заключать безвозмездный договор на демонстрацию использования ноу-хау или нет. Представляется, что, если исполнение такого договора не потребует от лицензиара много времени и усилий, все же стоит согласиться с аргументацией лицензиата и выполнить обязательство на безвозмездной основе (рассчитывая при этом получить в дальнейшем лицензионное вознаграждение). Главное – не раскрыть в процессе исполнения сведения, составляющие секрет производства.

2. Оценить и проверить применимость ноу-хау на предприятии лицензиата. Другими словами, лицензиату может понадобиться проанализировать, располагает ли он всеми необходимыми ресурсами для практического использования ноу-хау.

В этом лицензиату могут помочь специалисты организации-лицензиара. В частности, с лицензиатом можно заключить отдельный договор возмездного оказания услуг, по которому лицензиар будет должен:

  • сделать заключение о том, возможно ли использовать ноу-хау на предприятии лицензиата;
  • дать практические советы в отношении того, какое оборудование и (или) какие иные ресурсы понадобятся лицензиату, чтобы получить ожидаемый результат в процессе использования ноу-хау.

Форма договора

Лицензионный договор в отношении секрета производства необходимо заключить в письменной форме.

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.