Безвозмездный лицензионный договор

77

Вопрос

В рамках сублицензионного договора Компания А приобрела неисключительное право. Договором определена сумма вознаграждения за переданное неисключительное право. В праве ли, компания А передать безвозмездно права по сублицензионному договору (включая неисключительное право) третьему лицу (компании Б)? Передача прав согласована с правообладателем, возражений нет. Но не будет ли в данном случае Договора дарения, ведь первая сделка была не безвозмездной?

Ответ

Да, компания А вправе безвозмездно передать неисключительное право по лицензионному договору компании Б. При этом необходимо прямо указать в договоре на его безвозмездный характер (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Лицензиар и лицензиат – коммерческие организации. Лицензиат убедил лицензиара безвозмездно предоставить право использования произведения. Будет ли лицензионный договор противоречить правилам о запрете дарения (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ) и считаться недействительной сделкой

«Скорее всего, не будет, за исключением случая, когда стороны заключили такой договор на монопольных условиях (на территории всего мира на весь срок действия исключительного права).

В настоящее время закон не содержит прямого указания на то, что заключение безвозмездного лицензионного договора между коммерческими организациями подпадает под случаи запрещения дарения. Следовательно, коммерческие организации вправе заключать любые лицензионные договоры – как возмездные, так и безвозмездные.*

Это объясняется следующими причинами:

  • закон прямо предусматривает возможность безвозмездно распоряжаться исключительным правом (п. 3 ст. 1234, п. 5 ст. 1235 ГК РФ);
  • к договорам о распоряжении исключительным правом, в том числе к лицензионным договорам, применяются общие положения об обязательствах и о договоре, причем только тогда, когда иное не установлено правилами раздела VIIГражданского кодекса РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ);
  • запрет дарения между коммерческими организациями (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ) – это специальная норма, регулирующая отношения по конкретному виду договора – договору дарения. Следовательно, к отношениям по лицензионному договору она не применяется.

Так, при рассмотрении одного из споров Арбитражный суд Свердловской области пришел к следующему выводу: «...закон не предусматривает возможности применения к договорам, по которым происходит оборот результатов интеллектуальной деятельности, норм, регулирующих поименованные в части второй ГК РФ обязательства (в частности, договор дарения), а позволяет применять в субсидиарном порядке лишь общие положения об обязательствах и договорах. В связи с этим безвозмездность спорной сделки не может являться основанием для вывода о противоречии ее закону, так как фактически сторонами согласована безвозмездность сделки, допускаемая законодательством при обороте объектов авторского права» (решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 ноября 2011 г. по делу № А60-26562/2011). Вышестоящие суды оставили это решение без изменения. В частности, ФАС Уральского округа указал: «...нормы ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации допускают возможность безвозмездного оборота результатов интеллектуальной деятельности» (постановление ФАС Уральского округа от 25 мая 2012 г. № Ф09-3541/12 по делу № А60-26562/2011, определением ВАС РФ от 10 сентября 2012 г. № ВАС-9075/12отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора).

Однако до вступления в силу части 4 Гражданского кодекса РФ преобладала противоположная позиция: на отношения между коммерческими организациями, заключившими безвозмездный лицензионный договор, распространяются правила о запрете дарения. По этой причине суды признавали лицензионный договор недействительным (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21 ноября 2002 г. № Ф08-4340/2002). К выводу о запрете дарения суды приходили и в случае, когда одна коммерческая организация безвозмездно уступала исключительное право другой коммерческой организации (постановления ФАС Московского округа от 9 июня 2004 г. № КГ-А40/3700-04, ФАС Северо-Западного округа от 17 августа 2006 г. по делу № А13-10364/2005-06).

В настоящий момент такой позиции придерживается ряд специалистов в области права. Не исключено, что в случае спора эту позицию займет и суд. В частности, возможно, что суд будет следовать следующей логике: объектом договора дарения может быть имущественное право (п. 1 ст. 572 ГК РФ). В свою очередь, исключительное право считается имущественным правом (ст. 1226 ГК РФ). Значит, фактически между коммерческими организациями возникли отношения по дарению.

Но даже если суд укажет на возможность того, что к отношениям сторон безвозмездного лицензионного договора могут применяться правила о дарении, это не означает, что лицензионный договор автоматически будет считаться недействительным. Вероятнее всего, суд проанализирует, получил ли лицензиар, безвозмездно предоставивший право использования программы (базы данных), какую-либо имущественную выгоду (например, по иной сделке с лицом, выступившим в роли лицензиата). Если выяснится, что у лицензиара не было намерения предоставить право использования в качестве дара, суд не применит правила о запрете дарения (п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения обязательств»).

Вывод: если коммерческие организации заключат безвозмездный лицензионный договор, то в случае спора суд, скорее всего, не признает такой договор недействительным со ссылкой на подпункт 4 пункта 1 статьи 575 Гражданского кодекса РФ. В то же время, если заключение договора связано с наличием каких-либо встречных обязательств лицензиата (в т. ч. по другим сделкам), не помешает прямо указать на такие обязательства в тексте лицензионного договора. Это в максимальной степени обезопасит стороны от того, что суд применит к сложившимся отношениям правила о дарении и признает договор недействительным.»

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.