Оформление права на ноу-хау

927

Вопрос

Как оформить ноу-хау ФГБНУ для дальнейшего его использования в мало инновационном предприятии (МИП) и как он вводится в МИП?

Ответ

У ФГБНУ должны быть все необходимые правоустанавливающие документы, то есть документы, на основании которых организация стала обладателем исключительного права на ноу-хау. Также сведения считаются секретом производства только тогда, когда одновременно выполняются следующие условия:

1) информация имеет коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам;

2) у третьих лиц нет свободного доступа к этой информации на законном основании;

3) обладатель информации принимает разумные меры для соблюдения ее конфиденциальности, в том числе вводит в отношении нее режим коммерческой тайны.

Таким образом, в учреждении необходимо ввести режим коммерческой тайны, чтобы обеспечить конфиденциальность ноу-хау. После этого можно передать секрет производства МИП путем заключения лицензионного договора либо договора об отчуждении исключительного права. В малом инновационном предприятии также необходимо ввести режим коммерческой тайны.

Как правило, в качестве правоустанавливающего документа на секрет производства выступает договор об отчуждении исключительного права, по которому организация приобрела исключительное право у первоначального правообладателя — физического лица, создавшего секрет производства. Впрочем, в роли правообладателя, передавшего организации исключительное право на ноу-хау, может выступать и юридическое лицо (если до этого оно получило исключительное право на законных основаниях).

Бывает и так, что организация становится обладателем сведений, составляющих секрет производства, в процессе деятельности ее сотрудников и (или) подрядчиков. В такой ситуации в качестве правоустанавливающего документа вместо договора об отчуждении исключительного права может выступать иной гражданско-правовой договор либо трудовой договор. Задача организации — убедиться, действительно ли по такому договору к ней перешло исключительное право на ноу-хау.

Исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), принадлежит работодателю (п. 1 ст. 1470 ГК РФ).

Для того чтобы организация могла учесть секрет производства в составе НМА, должны единовременно выполняться условия, перечисленные в п. 3 ПБУ 14/2007:

— объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, причем это условие признается выполненным, если объект предназначен для использования в деятельности организации или для управленческих нужд;

— организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (для выполнения этого условия необходимо наличие охранных или иных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительных прав организации на него);

— возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;

— объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

— организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

— фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;

— отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

При одновременном выполнении всех перечисленных условий, а также при наличии документов, подтверждающих установление в отношении секрета производства режима коммерческой тайны, секрет производства на основании п. 4 ПБУ 14/2007 может быть учтен организацией в составе НМА.

Единицей бухгалтерского учета НМА в силу п. 5 ПБУ 14/2007 является инвентарный объект, под которым в общем случае признается совокупность прав, возникающих из одного охранного или иного документа, предназначенных для определенных самостоятельных функций.

НМА принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к учету (п. 6 ПБУ 14/2007). Перечень расходов, связанных с приобретением НМА за плату, определен в п. 8 данного ПБУ.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».


Как передать исключительное право на секрет производства (ноу-хау)

«Бывают ситуации, когда организация (индивидуальный предприниматель), обладающая исключительным правом на секрет производства (ноу-хау), сталкивается с необходимостью распорядиться таким правом. Причины для этого могут быть самыми разными, начиная от намерения получить вознаграждение от контрагента (приобретателя) и заканчивая задачей распределить функции внутри группы лиц.

Договор об отчуждении исключительного права — один из двух основных способов, которыми можно распорядиться исключительным правом на ноу-хау. В отличие от второго способа (заключение лицензионного договора) правообладатель передает контрагенту исключительное право в полном объеме.

Обоснование

Так, организация передает не только право использовать секрет производства одним или несколькими определенными способами (например, для изготовления компьютерной техники), но и право (п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1466 ГК РФ):

  • использовать ноу-хау любыми другими не противоречащими закону способами;

  • разрешать или запрещать иным лицам использовать ноу-хау;

  • распоряжаться исключительным правом на ноу-хау.

Статус обладателя исключительного права на секрет производства переходит от организации к приобретателю.

При заключении договора об отчуждении исключительного права на секрет производства необходимо:

Проверка наличия признаков ноу-хау

Перед тем как заключить договор об отчуждении исключительного права, стоит проанализировать, на самом ли деле объект, исключительное право на который намерена передать организация, обладает всеми признаками ноу-хау.

В качестве секрета производства могут выступать производственные, технические, экономические, организационные и любые иные сведения о следующих объектах (п. 1 ст. 1465 ГК РФ):

  • о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (в частности, о патентоспособных объектах, т. е. об объектах, на которые можно было бы получить патент, но которые обладатель сведений решил не запатентовывать);

  • о способах ведения профессиональной деятельности.

Однако любые из таких сведений считаются секретом производства только тогда, когда одновременно выполняются следующие условия:

1) информация имеет коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам;

2) у третьих лиц нет свободного доступа к этой информации на законном основании;

3) обладатель информации принимает разумные меры для соблюдения ее конфиденциальности, в том числе вводит в отношении нее режим коммерческой тайны.*

Совет

В настоящий момент обладателю информации имеет смысл исходить из того, что в роли ноу-хау могут выступать только те сведения, в отношении которых установлен режим коммерческой тайны. Такая позиция в максимальной степени обезопасит правообладателя от споров и недопонимания с приобретателем.

Обоснование

Ранее (до 1 октября 2014 года) режим коммерческой тайны считался обязательным признаком секрета производства.

Новая редакция статьи 1465 Гражданского кодекса РФ смягчила требования к охране конфиденциальности ноу-хау (п. 142 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; далее — Закон № 35-ФЗ).

Теперь обладателю информации достаточно принимать разумные меры, направленные на сохранение сведений в секрете. В качестве одной из таких мер (но не в качестве обязательного признака ноу-хау) закон называет введение режима коммерческой тайны.

Вместе с тем, с практической точки зрения можно предположить, что суды при оценке разумности мер, принятых для сохранения конфиденциальности информации, продолжат ориентироваться на меры по охране коммерческой тайны. Поэтому до того момента, как сложится судебная практика в отношении новой редакции статьи 1465Гражданского кодекса РФ, лучше все же не пренебрегать введением режима коммерческой тайны.

Если правообладатель не убедится в том, что предоставляемая приобретателю информация отвечает всем признакам секрета производства, могут возникнуть негативные последствия

После заключения договора об отчуждении исключительного права может выясниться, что правообладатель передал право на объект, не являющийся охраняемым результатом интеллектуальной деятельности. В итоге получится, что закон не позволял сторонам оформить отношения с помощью договора об отчуждении исключительного права.

В свою очередь, это может привести к тому, что приобретатель попытается добиться признания договора незаключенным и (или) потребует возвратить уплаченное вознаграждение.

А если вознаграждение еще не перечислено, может получиться так, что приобретатель откажется его выплачивать. В такой ситуации правообладателю вряд ли удастся взыскать с контрагента задолженность. Вероятнее всего, при рассмотрении спора суд укажет на незаключенность договора и откажет приобретателю в удовлетворении требования.

Проверка наличия исключительного права

Если предоставляемая информация действительно обладает всеми признаками секрета производства, необходимо удостовериться в том, что организации принадлежит исключительное право на ноу-хау. Также целесообразно удостовериться, что отсутствуют иные лица, считающиеся обладателями исключительного права на этот же секрет производства (п. 2 ст. 1229 ГК РФ).

Если этого не сделать, впоследствии могут возникнуть споры как с правообладателями, так и с приобретателем.

Чтобы обезопасить себя от таких споров, нужно убедиться в том, что у организации есть все необходимые правоустанавливающие документы, то есть документы, на основании которых она стала обладателем исключительного права на ноу-хау.

Как правило, в качестве правоустанавливающего документа выступает договор об отчуждении исключительного права, по которому организация приобрела исключительное право у первоначального правообладателя — физического лица, создавшего секрет производства (см., например, постановление ФАС Центрального округа от 16 апреля 2013 г. по делу № А62−5550/2012). Впрочем, в роли правообладателя, передавшего организации исключительное право на ноу-хау, может выступать и юридическое лицо (если до этого оно получило исключительное право на законных основаниях).*

При анализе договора об отчуждении исключительного права особое внимание имеет смысл обратить на положения о том, с какого момента такое право переходит к организации.

Обоснование

Во-первых, договор об отчуждении исключительного права может предусматривать, что это право переходит к приобретателю через определенный промежуток времени с момента заключения договора (например, через неделю, месяц и т. д.). Если такой срок еще не наступил, приобретатель не считается обладателем исключительного права на произведение (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

Во-вторых, договор может устанавливать, что исключительное право переходит к приобретателю на основании акта приема-передачи, который имеет правопорождающее (а не правоподтверждающее) значение.

Если стороны договора не составили и не подписали такой акт, формально приобретатель не считается обладателем исключительного права на произведение.

Бывает и так, что организация становится обладателем сведений, составляющих секрет производства, в процессе деятельности ее сотрудников и (или) подрядчиков. В такой ситуации в качестве правоустанавливающего документа вместо договора об отчуждении исключительного права может выступать иной гражданско-правовой договор либо трудовой договор. Задача организации — убедиться, действительно ли по такому договору к ней перешло исключительное право на ноу-хау.

Обоснование

На практике отношения между организацией и непосредственным разработчиком секрета производства оформляют разными способами.

1. Секрет производства создал сотрудник организации при выполнении трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

В такой ситуации ноу-хау считается служебным секретом производства, а исключительное право на него принадлежит работодателю независимо от условий трудового договора (п. 1 ст. 1470 ГК РФ).

2. Секрет производства создал сотрудник организации, но это не связано с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Бывают случаи, когда при нахождении на рабочем месте сотрудник создает ноу-хау, не относящееся ни к трудовой функции, ни к заданиям руководства. Например, не исключена ситуация, когда авиаконструктор, работая на компьютере организации-работодателя, разрабатывает неизвестную ранее технологию производства домашней бытовой техники. В таком случае работодатель, не дававший соответствующего поручения сотруднику, никаких прав в отношении технологии не получает. Это следует из анализа статьи 1470 Гражданского кодекса РФ.

В сложившейся ситуации организации, намеренной передать исключительное право другому лицу, нужно:

  • сначала заключить с сотрудником (правообладателем) договор об отчуждении исключительного права, выступив в роли приобретателя, а уже затем

  • заключить договор об отчуждении исключительного права с лицом, которому планировалось передать это право (предполагаемым приобретателем).

3. Секрет производства создало лицо, не являющееся сотрудником организации, при исполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ.

В этом случае исключительное право на секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), кроме ситуации, когда договор предусматривает иное (ст. 1471 ГК РФ). Другими словами, правообладателем считается подрядчик, если договор с организацией (заказчиком):

  • либо не содержит положений о переходе исключительного права на ноу-хау;

  • либо прямо предусматривает, что обладателем исключительного права считается подрядчик.

В каждой из таких двух ситуаций организации, намеренной передать исключительное право другому лицу, нужно:

  • сначала заключить с подрядчиком (правообладателем) договор об отчуждении исключительного права, выступив в роли приобретателя, а уже затем

  • заключить договор об отчуждении исключительного права с лицом, которому планировалось передать это право (предполагаемым приобретателем).

  • Если же договор прямо устанавливает, что обладатель исключительного права — заказчик, организация может распорядиться этим правом по своему усмотрению, в том числе передать его другому лицу.*

Обоснование эффективности ноу-хау

Приобретая исключительное право на секрет производства, контрагент, как правило, рассчитывает получить конкретный материальный результат, созданный с применением ноу-хау (например, произвести продукцию, построить здание и т. д.). Поэтому правообладателю нужно быть готовым к тому, что, прежде чем заключить договор, приобретатель захочет убедиться в реальной коммерческой ценности ноу-хау.

В частности, приобретателю может потребоваться совершить следующие действия.

1. Удостовериться в том, что сам правообладатель получает конкретный результат от использования ноу-хау.

В этом случае правообладатель может предоставить приобретателю экземпляр единицы продукции, произведенной с применением секрета производства.

Более того, с приобретателем можно заключить отдельный договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау. По этому договору правообладателю потребуется продемонстрировать использование секрета производства на практике и подтвердить его коммерческую ценность. Однако сами сведения, составляющие ноу-хау, правообладатель сохранит в тайне (до тех пор пока стороны не заключат договор об отчуждении исключительного права).

В свою очередь, за приобретателем не будет лишним закрепить обязанность по выплате вознаграждения за ознакомление с результатами секрета производства. Правда, приобретатель может отказаться предусматривать такую обязанность со ссылкой на то, что в демонстрации использования ноу-хау заинтересованы обе стороны договора. Ведь в зависимости от того, заинтересуют ли предполагаемого приобретателя результаты применения секрета производства, будет решаться вопрос о приобретении исключительного права. Следовательно, договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау не должен предусматривать условие о каком-либо вознаграждении.

Если приобретатель приведет эту аргументацию, правообладателю нужно будет самостоятельно решать, заключать безвозмездный договор на демонстрацию использования ноу-хау или нет. Представляется, что, если исполнение такого договора не потребует от правообладателя много времени и усилий, все же стоит согласиться с аргументацией приобретателя и выполнить обязательство на безвозмездной основе (рассчитывая при этом получить в дальнейшем вознаграждение за отчуждение исключительного права). Главное — не раскрыть в процессе исполнения сведения, составляющие секрет производства.

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.