Ответственность по сублицензионному договору

833

Вопрос

Имеется ПО

, разработчиком и правообладателем которого является организация А. Между организацией, А и организацией Б заключен лицензионный договор (полное содержание его неизвестно), согласно которому организация Б имеет право передавать сублицензиатам неисключительные права использования П. О. Техническая поддержка так же осуществляется организацией Б. Вопрос. В случае возникновения несоответствия ПО заявленным функциональным требованиям кто будет нести ответственность — организация, А согласно п. 4 ст. 1238 ГК РФ или организация Б, как сторона по договору с сублицензиатом (хотя она и не является разработчиком и не имеет возможности внести изменения в код ПО)?

Ответ

К сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре (п. 5 ст. 1238 ГК РФ). Таким образом, ответственность несет компания Б, если иное не предусмотрено договором. Также в сублицензионном договоре может быть предусмотрен срок, в течение которого компания-сублицензиат может предъявить претензии по качеству программы.

Имеется противоречивая судебная практика по вопросу ответственности лицензиара за качество программы для ЭВМ.

1. Предоставление по лицензионному договору права использования программы для ЭВМ, которая не выполняет функции, предусмотренные документацией, не признается существенным нарушением такого договора (Постановление ФАС МО от 02.07.2013А40−111104/2012, Постановление ФАС УО от 13.01.2011А60−40149/2008).

2. Если программа для ЭВМ не соответствует обязательным требованиям, перечисленным в лицензионном договоре, то при рассмотрении вопроса о его нарушении могут применяться положения закона о передаче товара ненадлежащего качества (Постановление ФАС ВСО от 25.07.2013А33−14511/2011).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».


На какие обычные и случайные условия лицензионного договора лицензиату нужно обратить внимание

«При заключении лицензионного договора лицензиату прежде всего необходимо проверить, содержит ли договор все существенные его условия. Если окажется, что стороны не сформулировали хотя бы одно из них, договор будет считаться незаключенным.

Если стороны не согласуют обычные или случайные условия, то риска признания договора незаключенным не возникнет. Однако, чтобы защитить свои интересы наилучшим образом, лицензиату стоит детально урегулировать отношения с контрагентом (лицензиаром). Для этого в договоре надо сформулировать условия:

Кроме того, лицензиату важно конкретизировать обязанности сторон. Подробнее об этом см. отдельную рекомендацию Как лицензиату согласовать выгодные для себя условия об обязанностях сторон лицензионного договора.

Условие о территории

Если лицензиат намерен использовать объект интеллектуальной собственности только на конкретной территории (в пределах конкретного государства или нескольких государств, на территории субъекта РФ, города, муниципального образования и т. д.), такую территорию необходимо указать в тексте договора.

Примеры формулировок условия о территории, на которой допускается использовать объект интеллектуальной собственности

Если этого не сделать, будет считаться, что лицензиат вправе использовать объект интеллектуальной собственности на всей территории России (п. 3 ст. 1235 ГК РФ). Такое же право возникнет у лицензиата, если стороны прямо предусмотрят, что использование объекта допускается на территории Российской Федерации.

Условие о сроке действия договора

Срок, на который стороны заключают лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на объект интеллектуальной собственности (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

Если стороны укажут временной промежуток, превышающий срок действия исключительного права, будет считаться, что договор заключен на срок, равный сроку действия исключительного права (п. 13.5 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее — постановление № 5/29).

Если стороны не согласуют условие о сроке, будет считаться, что договор заключен на пять лет (абз. 2 п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Особые правила будут применяться, если стороны не укажут срок в договоре, заключенном в отношении секрета производства (ноу-хау) (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). Такой договор будет действовать до тех пор, пока будет сохраняться конфиденциальность сведений, составляющих содержание секрета производства. Причем во время действия договора каждая из сторон сможет в одностороннем порядке отказаться от его исполнения.

Оптимальный вариант при согласовании условия о сроке — указать конкретную дату, при наступлении которой договор прекратит действие.

Пример формулировки условия о сроке действия лицензионного договора. Стороны указали конкретную дату

Можно воспользоваться и другим вариантом — указать промежуток времени начиная с момента заключения (подписания) договора. Однако при этом нужно учитывать, что иногда между сторонами может возникнуть неопределенность в отношении того, с какого дня договор начинает действовать (например, если сторонызаключают договор путем обмена письмами). Если между сторонами будут такие разногласия, то возникнет и спор о том, в какой момент договор прекращает действие.

Пример формулировки условия о сроке действия лицензионного договора. Срок исчисляется с момента заключения договора

Условие о возможности заключить сублицензионный договор

По закону лицензиат может заключить сублицензионный договор (т. е. предоставить третьему лицу право использования, полученное по лицензионному договору) только с письменного согласия лицензиара (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).

Такое согласие необязательно закреплять в договоре. Его можно получить у лицензиара уже после того, как будет заключен лицензионный договор.

В то же время допускается предусмотреть такое согласие непосредственно в тексте лицензионного договора (абз. 2 п. 17 постановления № 5/29). Это имеет смысл сделать тогда, когда лицензиат изначально подразумевает, что будет заключать сублицензионные договоры (например, в случае реализации компьютерных программ лицензиара).

Согласие можно получить:


  • как в отношении любых сублицензионных договоров (т. е. без указания конкретного сублицензиата), так и относительно конкретного сублицензионного договора;

Пример формулировки согласия лицензиара на заключение лицензиатом любых лицензионных договоров

«Лицензиат вправе заключать сублицензионные договоры с третьими лицами без получения дополнительного письменного согласия со стороны Лицензиара».

Пример формулировки согласия лицензиара на заключение лицензиатом конкретного сублицензионного договора

«Лицензиат вправе без дополнительного письменного согласия Лицензиара заключить сублицензионный договор с ООО «Альфа» (ОГРН 1234567890123, зарегистрировано по адресу: 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20)».


  • как в отношении всех способов использования, изначально предусмотренных для лицензиата, так и относительно только некоторых из них. Те способы, которыми лицензиат не вправе использовать объект по лицензионному договору, предоставить использовать сублицензиату нельзя (п. 2 ст. 1238 ГК РФ).

Пример формулировки согласия лицензиара предоставить сублицензиату право использовать объект интеллектуальной собственности всеми способами, указанными в лицензионном договоре

«Лицензиат вправе предоставить сублицензиату право использования Произведения любым из способов или всеми способами, перечисленными в пункте 1.2 настоящего договора».

Пример формулировки согласия лицензиара предоставить сублицензиату право использовать объект интеллектуальной собственности конкретным способом

«1.2. Лицензиат вправе использовать Фонограмму следующими способами:


  • воспроизводить Фонограмму, в том числе осуществлять ее запись на электронных носителях;

  • распространять Фонограмму путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляров, представляющих собой копию Фонограммы на любом материальном носителе;

  • публично исполнять Фонограмму.

5.2. Лицензиат вправе предоставить по сублицензионному договору право использовать Фонограмму путем ее публичного исполнения».

Допускается указать срок действия сублицензионных договоров. Такой срок не должен превышать срок действия лицензионного договора. Даже если лицензиат получит согласие заключать сублицензионные договоры на более длительный срок, будет считаться, что они заключаются на срок действия лицензионного договора (п. 3 ст. 1238 ГК РФ).

Если стороны не установят срок, на который лицензиат вправе предоставить полученное право использования сублицензиату, будет считаться, что лицензиат может заключать сублицензионные договоры на любой срок, не превышающий срок действия лицензионного договора. Зачастую именно это правило отвечает интересам лицензиата. Поэтому лицензиату обычно стоит проследить за тем, чтобы лицензионный договор не предусматривал требований к сроку действия сублицензионного договора (например, не ограничивал лицензиата возможностью предоставить сублицензиату полученное право использования лишь на один месяц или на один год). А еще лучше прямо прописать, что срок действия сублицензионных договоров может быть любым, но не должен превышать срок действия лицензионного договора.

Пример формулировки условия о сроке действия сублицензионных договоров, которые вправе заключать лицензиат

«Лицензиат вправе заключать сублицензионные договоры на любой срок, не превышающий срок действия настоящего договора».

Совет

Если стороны решили предусмотреть в договоре возможность заключать сублицензионные договоры, лицензиату стоит попытаться включить в договор следующее условие: «Ответственность перед Лицензиаром за действия сублицензиата несет сублицензиат. Лицензиат не отвечает перед Лицензиаром за нарушения со стороны сублицензиата».

Закон позволяет предусмотреть это условие в договоре (п. 4 ст. 1238 ГК РФ). Если стороны его сформулируют, лицензиат обезопасит себя от риска того, что в случае нарушений со стороны сублицензиата ответственность перед лицензиаром понесет лицензиат.

Если же такое условие не согласовать, будет применяться общее правило закона: ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат.

Условие об ответственности сторон

Основания ответственности сторон по лицензионному договору, а также соответствующие санкции установлены законом, поэтому стороны могут не конкретизировать их в договоре либо воспользоваться общей формулировкой условия об ответственности.

Пример общей формулировки условия об ответственности сторон по лицензионному договору

«За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

Вместе с тем, стороны могут конкретизировать условие об ответственности (например, установить неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение того или иного обязательства). В этом случае, если произойдет нарушение, указанное в договоре, отношения сторон будут регулироваться не только законом, но и конкретным пунктом соглашения.

Лицензиат заинтересован в том, чтобы договор предусматривал неустойку за нарушения со стороны лицензиара, но в то же время не устанавливал ее в отношении лицензиата.*

Пример формулировки условия о неустойке за нарушение срока, в течение которого лицензиар должен передать лицензиату экземпляр произведения на материальном носителе

«В случае нарушения срока передачи Лицензиату оптического диска, содержащего экземпляр Произведения, Лицензиар по требованию Лицензиата выплачивает неустойку в размере 0,1 процента от суммы лицензионного вознаграждения, предусмотренного в пункте 5.2 настоящего договора».

Стоит ли лицензиату предусматривать дополнительные обязанности и санкции лицензиара на случай, если третье лицо обвинит лицензиата в незаконном использовании объекта интеллектуальной собственности

Да, желательно это сделать. В то же время нужно понимать, что одни только условия лицензионного договора вряд ли помогут полностью избежать негативных последствий в случае спора с третьим лицом.

Чтобы минимизировать такие последствия (т. е. чтобы договор в максимальной степени защищал интересы лицензиата в случае предъявления к нему требований третьим лицом), имеет смысл:


  • предусмотреть штрафную неустойку для лицензиара, который был не вправе предоставить право использования объекта интеллектуальной собственности;

  • проверить, чтобы договор не освобождал лицензиара от ответственности перед лицензиатом, который понес затраты на удовлетворение требования третьего лица;

  • по возможности установить обязанность лицензиара принимать участие в урегулировании спора с третьим лицом и (или) нести перед ним ответственность наряду с лицензиатом.

На практике лицензиаты довольно часто пытаются включить в лицензионный договор условия, возлагающие на лицензиара дополнительные обязанности в ситуации, если третье лицо предъявит требование к лицензиату. В частности, нередко предусматривают обязанность лицензиара отвечать на претензии, которые третье лицо направило лицензиату, и выступать в роли ответчика в суде по спорам с таким лицом. Кроме того, в договор включают условие о неустойке за нарушение лицензиаром гарантии предоставить право использования, не затрагивающее права и интересы третьих лиц.

Пример формулировки условия об ответственности лицензиара, которую на практике пытаются включить в лицензионный договор

«В случае предъявления лицензиату или сублицензиату, которому будет предоставлено право использования Произведения, претензий и исков относительно нарушения интеллектуальных прав третьих лиц на Произведение, лицензиар принимает на себя обязательство по их урегулированию и несет ответственность по таким претензиям и искам. Если выяснится, что предоставление права использования Произведения по настоящему договору нарушило права третьих лиц, лицензиар обязан выплатить лицензиату штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. (штрафную неустойку) и возместить лицензиату все убытки (включая упущенную выгоду), которые тот понес в связи с таким нарушением».

Вместе с тем, надо понимать, что наиболее эффективным окажется положение о штрафной неустойке. Так, если выяснится, что лицензиар действительно был не вправе заключать лицензионный договор в установленных пределах, он будет вынужден не только возместить лицензиату убытки, которые тот понес при рассмотрении спора с третьим лицом, но и выплатить штраф.

Гораздо меньше шансов будет сослаться на условие, освобождающее лицензиата от ответственности перед третьим лицом. Другими словами, лицензиат вряд ли сможет добиться того, чтобы в роли ответчика по спору с третьим лицом выступал только недобросовестный лицензиар. В такой ситуации суд, вероятнее всего, придет к одному из следующих выводов:


  • надлежащий ответчик — только лицензиат;

  • лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Обоснование

С 1 октября 2014 года статью 1252 Гражданского кодекса РФ дополнилипунктом 6.1, регулирующим правила возникновения ответственности за совместные действия нескольких нарушителей исключительного права (подп. «д» п. 19 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Теперь считается, что лица, которые совместно нарушили одно и то же исключительное право, отвечают перед правообладателем солидарно. Это означает, что правообладатель может предъявить требования как ко всем нарушителям совместно, так и к любому из них в отдельности (п. 1 ст. 323 ГК РФ).

Как будет решаться вопрос о том, считается ли лицензиар, незаконно предоставивший право использования объекта, солидарным ответчиком наряду с лицензиатом, покажет судебная практика.

В любом случае суд не примет во внимание условие лицензионного договора о том, что единственным ответчиком перед лицом, предъявившим требование к лицензиату, является лицензиар.

Поэтому вместо условия об ответственности лицензиара по претензиям и искам, адресованным к лицензиату, стоит сформулировать следующее положение: «В случае предъявления к лицензиату законных и обоснованных претензий, связанных с нарушением законных прав и интересов третьих лиц при использовании Объекта интеллектуальной собственности лицензиатом, лицензиат обязуется немедленно известить об этом лицензиара и привлечь его к участию в урегулировании претензии. Лицензиар обязуется приложить максимум усилий для урегулирования претензии самостоятельно и за свой счет и при необходимости выступить в суде на стороне лицензиата. Лицензиар обязуется возместить в полном объеме судебные расходы лицензиата, возникшие в связи с участием в судебном разбирательстве и исполнением судебного решения, а также полностью возместить лицензиату убытки, понесенные лицензиатом в связи с претензией».

11.02.2015



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль