Про незаконное использование ТЗ

200

Вопрос

Компания владеет товарным знаком «ромашка», в другом регионе РФ обнаружено использование словесного обозначения в словосочетании «Полевая ромашка», при этом товары однородные 30 класс МКТУ. Выявлено что нарушитель подал в Роспатент заявку на регистрацию словесного обозначения «Полевая ромашка». Компания правообладатель готовит Возражение на регистрацию заявки «Полевая ромашка» и планирует подать в Арбитражный суд иск о взыскании с нарушителя компенсации за незаконное использование ТЗ «Ромашка». В Вашей системе я не нашла судебную практику — приостанавливают ли производство по судебному делу о взыскании компенсации до принятия решения Роспатентом о регистрации / нерегистрации в качестве ТЗ спорного обозначения «Полевая Ромашка». Прошу оказать помощь в следующих вопросах: 1. Судебная практика по судебному делу о взыскании компенсации до принятия решения Роспатентом о регистрации / нерегистрации в качестве ТЗ спорного обозначения. 2. Процессуальные права нарушителя по приостановлению рассмотрения судебного производства.

Ответ

Судебная практика приостановления дел о взыскании компенсации до принятия решения Роспатента существует (см., например, Постановление 9 ААС от 17.03.2014А40−3785/2011). Ответчик, в случае не согласия с истцом, представляет доказательства в соответствии со ст. 65 АПК Р. Ф. Основания для приостановления производства указаны в ст. 143, ст. 144 АПК Р. Ф. Определение арбитражного суда о приостановлении производства по делу, об отказе в возобновлении производства по делу может быть обжаловано.

Без согласия правообладателя в качестве товарных знаков для однородных товаров нельзя регистрировать обозначения, элементами которых являются (п. 10 ст. 1483 ГК РФ):

охраняемые средства индивидуализации других лиц;

обозначения, сходные с такими средствами до степени смешения;

объекты, указанные в п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

По итогам регистрации владельцу товарного знака выдается охранный документ (свидетельство), подтверждающий его исключительное право на товарный знак.

В силу п. 1 ст. 1225 ГК РФ товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Статьей 1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Можно взыскать компенсацию с ответчика, как продавца товара с размещенным на нем товарным знаком без согласия истца как правообладателя. Предложение к продаже и продажа товара с размещенным на нем товарным знаком является формой использования товарного знака и, следовательно, нарушением исключительных прав истца именно ответчиком.

Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров ответчика.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Допущенное ответчиком нарушение исключительного права истца на товарный знак является основанием для взыскания компенсации, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 26.06.2012498/12, в соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В случае несогласия со стоимостью контрафактного товара, используемой истцом для определения размера компенсации в соответствии статьей 65 АПК РФ обязан предоставить в суд доказательства необоснованности определения стоимости контрафактного товара. Согласно ст. 44 АПК РФ стороны пользуются равными процессуальными правами.

Определение арбитражного суда о приостановлении производства по делу, об отказе в возобновлении производства по делу может быть обжаловано.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».


Недобросовестная регистрация товарного знака. Как добиться признания ее недействительной

«На законодательном уровне нет запрета на регистрацию тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении формально неоднородных товаров. Этим иногда могут пользоваться недобросовестные компании, которые регистрируют схожие товарные знаки и осуществляют свою деятельность фактически от чужого имени. Например, товарный знак может быть зарегистрирован в отношении одного класса товаров, а недобросовестный правообладатель будет выпускать другую продукцию под тем же товарным знаком. Подобная ситуация может негативно отразиться на репутации правообладателя. В таком случае добросовестный правообладатель может оспорить государственную регистрацию товарного знака (ст. 1512 ГК РФ) и лишить нарушителя права на товарный знак. В практике Высшего арбитражного суда РФ в 2012 году было два прецедентных дела, которые подробно иллюстрируют позицию высшей судебной инстанции. В одном из дел суд самостоятельно признал действия по регистрации товарного знака злоупотреблением правом и обязал Роспатент аннулировать запись. Чтобы для правообладателя дело разрешилось положительно, необходимо знать, какие факты придется доказать суду.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА ЛИШАЕТ ЛИЦО ПРАВА НА ЗАЩИТУ

Судебная практика прошедшего года в сфере регулирования интеллектуальной собственности была богата интересными судебными постановлениями, многие из которых можно назвать прецедентными. Они продемонстрировали новые подходы судов по тем или иным вопросам правоприменения — подходы, которые, скорее всего, будут учитываться судами в дальнейшем, могут оказать влияние на практику разрешения судами споров в области регулирования интеллектуальной собственности.

Одно из первых дел такого рода, рассмотренное Президиумом Высшего арбитражного суда РФ в самом начале прошедшего года, — спор между ЗАО „Телекомпания „Останкино““ и ООО „Журнал „Человек и Закон““ о нарушении прав на товарный знак „Человек и Закон“.

ЗАО „Телекомпания „Останкино““ является правообладателем двух товарных знаков „Человек и Закон“, зарегистрированных, в том числе, и в отношении печатной продукции, периодики, с приоритетом более раннего знака от 28.08.2002.

Телекомпания обратилась в арбитражный суд с иском к редакции журнала „Человек и Закон“ о запрете использования обозначения „Человек и Закон“ в фирменном наименовании ответчика, издания и распространения журнала с использованием этого обозначения. При этом следует отметить, что и истец, и ответчик одновременно издавали журналы с одним и тем же наименованием.

Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил требования истца. Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, в удовлетворении иска отказал. Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил постановление суда апелляционной инстанции как принятое при неполно выясненных обстоятельствах, дело направил на новое рассмотрение. Постановлением апелляционного суда ответчику запрещено использовать в своем фирменном наименовании обозначение „Человек и Закон“, в удовлетворении остальной части иска (о запрете издавать и распространять журнал) отказано. После этого суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда в части отказа в удовлетворении требований истца, запретив ответчику издавать и распространять журнал „Человек и Закон“.

Президиум ВАС РФ отменил постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, указав, в частности, что ответчик в настоящее время является учредителем и издателем журнала, который начал выпускаться с 01.09.1971 как орган Министерства юстиции СССР. Ответчик предоставил документы, свидетельствующие об использовании им наименования „Человек и Закон“ до предоставления приоритета товарным знакам истца. При этом суд сослался на п. 62 постановления Пленума В. С. РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 „О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации“ (далее —Постановление № 5/29), в соответствии с которым суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 Гражданского кодекса РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. Несмотря на то, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд предоставляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном нормами ГК РФ.

В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ РОСПАТЕНТ АННУЛИРУЕТ РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Нормы Гражданского кодекса РФ предусматривают исчерпывающий перечень оснований как для прекращения правовой охраны товарного знака, так и для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной. В частности, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке недобросовестной конкуренцией либо злоупотреблением правом, то есть действием, осуществляемым исключительно с намерением причинить вред другому лицу или злоупотреблением правом в иных формах (ст.ст. 10 и 1512 ГК РФ).*

Для целей признания связанных с государственной регистрацией товарного знака действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции предусмотрен правовой механизм обращения заинтересованного лица. При этом заинтересованным лицом является такое лицо, права и законные интересы которого нарушены актом недобросовестной конкуренции. Заинтересованное лицо может обратиться в федеральный антимонопольный орган на основании норм ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ „О защите конкуренции“ (далее — Закон № 135-ФЗ), с последующим обращением в Роспатент, который признает предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным в случае положительного решения ФАС. Этот правовой механизм с 2003 года достаточно широко применяется в практике ФАС и Роспатента. Правовые последствия его применения понятны — предоставление правовой охраны товарному знаку признается недействительным полностью или частично (в отношении части товаров или услуг). Это происходит после признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией этого знака, актом недобросовестной конкуренции.

С признанием действий правообладателя злоупотреблением правом и с правовыми последствиями такого признания дело обстоит несколько сложнее. Основное последствие злоупотребления правом — возможность судебного отказа лицу, злоупотребляющему правом, в защите принадлежащего ему права (ч. 2 ст. 10 ГК РФ). Кроме того, из содержания норм ст.ст. 1512 и 1513 Гражданского кодекса РФ следует, что если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом, то предоставление правовой охраны такому товарному знаку может быть оспорено, и соответствующее возражение подается заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, то есть в Роспатент. Однако практика применения такого правового механизма, насколько нам известно, отсутствует. Видимо, одно из последствий отсутствия разработанности этого механизма — тот факт, что товарные знаки „Человек и закон“, правообладателем которых является ЗАО „Телекомпания „Останкино““, — по-прежнему действуют, и исключительные права на них принадлежат правообладателю, несмотря на то, что эффективность правовой защиты этих прав в определенной степени находится под вопросом после фактического судебного признания действий, связанных с государственной регистрацией этих товарных знаков, злоупотреблением правом.

Понимаем, что такая правовая конструкция не вполне совершенна. В частности, Высший арбитражный суд РФ недостаточно четко обосновал, почему именно факт регистрации товарного знака суд счел злоупотреблением правом, а, например, не факт предъявления требований правообладателя именно к этому ответчику, который издавал соответствующий журнал с 1971 года или является правопреемником лица, издававшего журнал с 1971 года. При этом возникает ряд практических вопросов. Например, каковы перспективы возможного предъявления претензий правообладателя к другим потенциальным ответчикам, которые не издавали журнал с 1971 года, в свете действия регистрации товарного знака? Теоретически, требования правообладателя, в случае нарушения товарного знака, должны быть удовлетворены. Однако, практически, неизвестно, как отреагирует тот или иной российский судья на тот факт, что регистрация товарного знака, на которой основывается требование, была произведена при злоупотреблении правом, и это установлено судом по другому делу. Есть также общее понимание того, что частое применение нормы о злоупотреблении правом снижает общую предсказуемость судебных решений.

Однако представляется отрадным тот факт, что ВАС РФ, как и во многих других делах, связанных с интеллектуальной собственностью, в том числе в делах 2012 года, предпринимает смелое толкование правовых норм, выходя за рамки узких традиционных подходов, в целях принятия справедливого решения. Полагаем, что достижение этой цели — то есть принятие справедливого судебного решения — задача более важная, чем повышение предсказуемости судебных решений путем следования традиционным подходам при толковании правовых норм. Понятно, что детальное усовершенствование правовых механизмов — вопрос времени и дальнейшей практики.

С правовой точки зрения по итогам рассмотрения этого дела, возможно, имеет смысл подумать над внесением изменений в п. 62 Постановления № 5/29, указав на возможность отказа в иске также в случаях, когда, исходя из фактических обстоятельств дела, предъявление требований к ответчику квалифицировано судом как злоупотребление правом со стороны истца. Кроме того, целесообразно было бы разработать эффективный механизм признания недействительной регистрации такого товарного знака, полностью или частично.

ЗАКОНОПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГК РФ ДОПУСКАЕТ ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ В СЛУЧАЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ

Следует отметить, что законопроект № 47538−6/1 „О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации“ (принят Госдумой в третьем чтении 18.12.2012) предусматривает внесение ряда изменений в ныне действующие правовые нормы, которые регулируют вопросы, возникающие при злоупотреблении правом. Во-первых, в ст. 10 ГК РФ появляется само определение понятия „злоупотребление правом“. Из прямого толкования нормы следует, что это заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. В качестве основных последствий злоупотребления правом, в отличие от указанной ранее возможности судебного отказа в защите права, закреплена обязанность суда не только отказать в защите права, но и применить иные меры, предусмотренные законом. Наконец, прямо устанавливается право требования возмещения убытков, причиненных в результате нарушения прав лица вследствие злоупотребления правом.

В статью 1512 Гражданского кодекса предполагается внести изменения, позволяющие признавать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны не только оспариваемому товарному знаку, но и сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

При анализе как последней судебной практики, по крайней мере, в области регулирования интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, так и изменений законодательства по вопросу о злоупотреблении правом, можно прийти к в выводу, что эти практика и изменения нацелены, кроме прочего, на расширение возможностей применения оговорки о злоупотреблении правом в правоприменительной практике для целей достижения справедливых судебных решений. Полагаем, что эта тенденция призвана, в том числе, в какой-то степени восполнить относительно слабую развитость правовых подходов и механизмов противодействия недобросовестным действиям субъектов правоотношений при реализации ими своих гражданских прав. Одновременно надеемся, что эта оговорка, фактически расширяющая возможности судейского усмотрения, будет применяться судами с известной долей осторожности и, как говорится, без перегибов.

05.02.2015

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.